Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2020 г. N 08АП-16945/19

город Омск

04 февраля 2020 г.

Дело N А75-15069/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 февраля 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.,

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-16945/2019) акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2019 по делу N А75-15069/2018 (судья Никонова Е.А.), принятое по исковому заявлению акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110) к обществу с ограниченной ответственностью "Ритейл" (ОГРН 1148622000581, ИНН 8622025485) о взыскании 3 000 000 руб. и обязании прекратить незаконное использование товарного знака, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - индивидуального предпринимателя Масалаба Олега Александровича,

при участии в судебном заседании представителей:

от акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" - Седулина О.И. по доверенности от 24.09.2019 N 77АГ 2431321 сроком действия по 03.07.2022;

в отсутствие представителей общества с ограниченной ответственностью "Ритейл", индивидуального предпринимателя Масалаба Олега Александровича, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы,

установил:

акционерное общество "Торговый дом "Перекресток" (далее - истец, АО "ТД "Перекресток") обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ритейл" (далее - ответчик, ООО "Ритейл") об обязании прекратить незаконное использование товарного знака N 553596, принадлежащего акционерному обществу "Торговый дом "Перекресток", на любых носителях, в том числе - демонтировать вывески "Перекресток" с фасада магазина, а также всю внутреннюю навигацию магазина с использованием элементов фирменного стиля универсама "Перекресток" (указатели отделов, информационный стенд и т.д.) из помещения магазина. Истец просил также взыскать с ответчика денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 по делу N А75-15069/2018 исковые требования удовлетворены частично. С ООО "Ритейл" в пользу АО "ТД "Перекресток" взыскано 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права и 733 руб. судебных расходов.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 решение от 20.12.2018 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и постановление от 28.03.2019 Восьмого арбитражного апелляционного суда отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2019 по делу N А75-15069/2018 требования истца удовлетворены частично. С ООО "Ритейл" в пользу АО "ТД "Перекресток" взыскана денежная компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 61 056 руб. 75 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 895 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Возражая против принятого по делу решения, истец в апелляционной жалобе просит его отменить и вынести по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ее податель указывает, что в настоящем деле основания для снижения размера компенсации отсутствуют; а также что между товарным знаком "Перекресток", правообладателем в отношении которого является истец, и обозначением "Перекресток" ответчика существует сходство до степени смешения в отношении однородных услуг. С учетом длительности незаконного использования ООО "Ритейл" обозначения, сходного с товарным знаком АО "ТД "Перекресток", в экономической деятельности в целях извлечения прибыли, характера нарушения, вины в форме прямого умысла и в соответствии с положениями гражданского законодательства истцом рассчитана и предъявлена к взысканию компенсация на основании стоимости среднего вознаграждения, обычно взимаемого за использование комплекса исключительных прав пользователями по договорам концессии. Сумма паушального платежа по договору с ООО "ФУД-КОРТ" за использование товарного знака истца при осуществлении коммерческой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составляет 1 500 000 руб., в связи с чем сумма компенсации составляет 3 000 000 руб. Податель апелляционной жалобы отмечает, что незаконное использование ответчиком товарных знаков является не случайностью, а результатом недобросовестного поведения руководителя аффилированных юридических лиц.

Письменный отзыв на жалобу в суд не поступил.

ООО "Ритейл" и ИП Масалаб О.А., надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Представителем истца в судебном заседании поддержаны доводы жалобы.

Рассмотрев апелляционную жалобу, заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что АО "ТД "Перекресток" является обладателем исключительного права на товарный знак, представляющий собой комбинацию изобразительного элемента (стилизованное изображение листка клевера) и словесного обозначения (надпись "Перекресток") в цветовом сочетании (зеленый, салатовый, белый, темно-зеленый, светло-зеленый). Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 553596 (приоритет товарного знака 05.06.2014, срок действия регистрации истекает 05.06.2024) в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждается свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания).

Основанием обращения в суд с настоящим иском послужили обстоятельства нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 553596 путем использования при осуществлении предпринимательской деятельности, а именно - на вывеске, расположенной на фасаде магазина, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский р-н, пос. Светлый, ул. Набережная, д. 110, а также для внутренней навигации магазина.

В подтверждение изложенного в дело представлены фотоматериалы от 02.06.2018 с изображением наружных рекламных вывесок, содержащих наименование "Перекресток" с дополнительными надписями "магазин" и "супермаркет", а также вывесок, включающих комбинацию изобразительного элемента (стилизованное изображение листка клевера) и словесного обозначения (надпись "Перекресток"), кассовый чек от 09.06.2018, подтверждающий приобретение товара в магазине по адресу: п. Светлый, ул. Набережная, д. 110, магазин "Перекресток", ИНН 8622025485. В магазине по данному адресу предпринимательскую деятельность по продаже товаров осуществляет ООО "Ритейл", при этом использование помещения производится ответчиком на основании договора аренды нежилого помещения от 14.02.2018 N 5, заключенного между ООО "Ритейл" и ИП Масалабом О.А.

28.06.2018 АО "ТД "Перекресток" направило в адрес ООО "Ритейл" претензию о прекращении незаконного использования указанных выше объектов правовой охраны.

С ответом от 23.07.2018 на претензию ООО "Ритейл" направило в адрес истца фото с изображением вывесок на объекте по указанному адресу, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Перекресток магазин" и изобразительный элемент (стилизованное изображение трех вытянутых листков в круге с надписями "высокое качество, низкая цена").

Заявив о нарушении ответчиком исключительного права истца, АО "ТД "Перекресток" обратилось в суд с настоящими требованиями.

Иск удовлетворен судом первой инстанции частично, что явилось поводом для обращения АО "ТД "Перекресток" в суд апелляционной инстанции с жалобой.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Лицо, права которого нарушены, вправе применять способы защиты нарушенных прав, предусмотренные законом, в том числе, указанные в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Задачи судопроизводства выполняются при рассмотрении и разрешении арбитражным судом в порядке, установленном законом, отнесенных к его ведению споров. Наличие между сторонами спора является одним из условий для его разрешения в судебном порядке. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта нарушения последних именно ответчиком.

Статьей 1225 ГК РФ предусмотрено, что товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной СССР 01.07.1965, правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "3.... подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является преимущественное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Право АО "ТД "Перекресток" на товарный знак N 553596 подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

При этом из материалов дела следует с определенностью факт нарушения права на товарный знак истца, поскольку вывеска, изображенная на фото, датированном 02.06.2018, сходна до степени смешения с товарным знаком истца: идентичное графическое изображение как самого слова (шрифт, стилизованное изображение буквы "е"), так и графического изображения из четырех элементов в форме лепестков. На фотографиях зафиксирован адрес; факт выезда представителя истца на место нахождения магазина ответчика подтверждается кассовым чеком, выданным в подтверждение совершенной покупки.

Ответчиком представлено фото вывесок на том же магазине в качестве опровержения факта нарушения прав АО "ТД "Перекресток", датированное 23.07.2018. Доказательств более раннего устранения данного нарушения ответчиком не представлено.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции признает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что право АО "ТД "Перекресток" на товарный знак нарушено, и нарушение устранено после обращения правообладателя за таковым.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), предусматривается, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 устанавливается, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Применительно к новой вывеске апелляционный суд наличие сходства до степени смешения не усматривает, поскольку таковая представляет собой комбинацию словесных и изобразительного элементов. При этом графическое (визуальное) сходство отсутствует, поскольку изобразительные элементы полностью не соответствуют друг другу, в том числе по причине включения в такой элемент обозначения ответчика надписи "высокое качество низкая цена"; словесный элемент, несмотря на исполнение в кириллице, также имеет расхождения: использованы различные шрифты и оттенки цвета, заглавные и строчные буквы в обозначении ответчика, стилизованы разные буквы слова.

Следовательно, является обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что сравниваемые объекты являются визуально различными, тогда как семантическое и фонетическое сходство объектов подтверждается.

Вместе с тем апелляционный суд принимает во внимание отсутствие вероятности того, что у жителей сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа возникнет смешение лиц, осуществляющих торговую деятельность под спорным обозначением, и они отдадут предпочтение магазину ООО "Ритейл".

Как указано выше, магазин с названием "Перекресток", в котором деятельность осуществляется ответчиком, расположен в поселке Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При этом доказательства наличия в указанном поселении торговых объектов, принадлежащих АО "ТД "Перекресток" или его партнерам по концессионным соглашениям, отсутствуют. Не следует из материалов дела и обстоятельство использования ООО "Ритейл" программ лояльности для привлечения покупателей, аналогичных применяемым в деятельности АО "ТД "Перекресток".

Следовательно, нарушение исключительных прав истца прекратилось с размещением на магазине ответчика новой вывески. Основания для иного вывода коллегией апелляционного суда не усматриваются.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъясняется в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В рамках настоящего дела для целей защиты нарушенных прав истцом избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ: АО "ТД "Перекресток" к взысканию с ООО "Ритейл" предъявлена сумма компенсации в размере 3 000 000 руб. исходя из размера паушального платежа по договору коммерческой концессии от 19.08.2016 N 8-3.

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 указанного выше договора право использования товарного знака предоставлено истцом на 7 лет. В свою очередь, период нарушения ООО "Ритейл" исключительных прав АО "ТД "Перекресток" указанной длительностью не характеризуется. Материалы дела свидетельствуют о том, что вывески с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком АО "ТД "Перекресток", использовались на протяжении сравнительно непродолжительного периода времени (02.06.2018 по 23.07.2018, то есть 52 дня).

Руководствуясь принципом соразмерности гражданско-правовой ответственности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем случае предъявленная к взысканию компенсация подлежит индивидуализации с учетом обстоятельств допущения ответчиком нарушения исключительных прав, в результате чего двукратная стоимость платежа за период, в течение которого ООО "Ритейл" нарушались исключительные права истца, составит 61 056 руб. 75 коп. из расчета 3 000 000 руб./ 7 лет х 52 дня.

Судом апелляционной инстанции во внимание также принимается и отсутствие аналогии обстоятельств и условий использования товарного знака ООО "Ритейл" и лицом в рамках договора коммерческой концессии от 19.08.2016. Договором коммерческой концессии от 19.08.2016 предусматривается достаточно обширный объем взаимных прав и обязанностей сторон вплоть до оказания истцом услуг по консультированию и обучению, с учетом которых определен паушальный платеж, и которые с учетом специфики деятельности неприменимы к ООО "Ритейл". Договор коммерческой концессии от 19.08.2016 заключен в целях открытия супермаркета "Перекресток" общей площадью 1 745 кв. м в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, который является более крупным населенным пунктом в сравнении с поселком Светлым Березовского района настоящего субъекта Российской Федерации. Из материалов дела не усматривается сопоставимость торговой площади указанных объектов. Следовательно, паушальный платеж не может быть принят в качестве полного аналога стоимости правомерного использования товарного знака в обстоятельствах ответчика, в связи с чем размер компенсации судом первой инстанции обоснованно скорректирован в соответствии с условиями использования товарного знака ответчиком.

Ходатайство о снижении заявленного размера компенсации ниже минимального предела, а также доказательства, свидетельствующие о возможности такой меры, от ответчика не поступили.

Удовлетворив исковые требования путем взыскания с ответчика компенсации в размере 61 056 руб. 75 коп., суд первой инстанции принял по делу законное и обоснованное решение. Основания для удовлетворения требований истца в остальной части не усматриваются судом апелляционной инстанции.

Нормы материального и процессуального права судом первой инстанции при разрешении спора применены правильно. Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ и с учетом результата рассмотрения апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2019 по делу N А75-15069/2018 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

Н.Е. Иванова Н.А. Шиндлер