Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2019 г. N С01-646/2019 по делу N А75-15069/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения, которыми частично удовлетворены требования о взыскании денежных средств и обязании прекратить незаконное использование товарного знака, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора в части определения размера компенсации, в то время как исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2019 г. N С01-646/2019 по делу N А75-15069/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 6 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 по делу N А75-15069/2018 (судья Никонова Е.А.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 (судьи Тетерина Н.В., Семёнова Т.П., Солодкевич Ю.М.) по тому же делу

по иску акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" (ул. Калитниковская Ср., д. 28, стр. 4, Москва, 109029, ОГРН 1027700034493)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ритейл" (ул. Октябрьская, д. 2, пом. 3-18, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628260, ОГРН 1148622000581)

третье лицо: индивидуальный предприниматель Масалаб Олег Александрович (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ОГРНИП 3128611195000112),

о взыскании 3 000 000 руб. и обязании прекратить незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" - Седулина О.И. (по доверенности от 30.10.2018), установил:

акционерное общество "Торговый дом "Перекресток" (далее - общество "ТД "Перекресток", истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ритейл" (далее - общество "Ритейл", ответчик) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 553596 на любых носителях, в том числе демонтировать вывески "Перекресток" с фасада магазина, а также всю внутреннюю навигацию магазина с использованием элементов фирменного стиля универсама "Перекресток" (указатели отделов, информационный стенд и т.д.) из помещения магазина, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3 000 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Масалаб Олег Александрович.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018, оставленным без изменений постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Ритейл" в пользу общества "ТД "Перекресток" взыскана денежная компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Кроме того, с общества "Ритейл" в пользу общества "ТД "Перекресток" взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 733 руб.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствами дела, просил их отменить в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Как следует из кассационной жалобы, общество "ТД "Перекресток" не согласно с выводами судов о том, что "словесное обозначение, используемое ответчиком, и товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом и не порождают у потенциального потребителя иллюзию взаимосвязи истца и ответчика". Кроме того, заявитель кассационной жалобы возражает против снижения судом первой инстанции по своей инициативе, без мотивированного заявления ответчика размера компенсации, ссылаясь на неверное применение норм материального права - подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Помимо этого, общество "ТД "Перекресток" обращает внимание на то, что суды не рассмотрели часть заявленных требований - о защите фирменного наименования и коммерческого обозначения.

До судебного заседания суда кассационной инстанции в Суд по интеллектуальным правам поступило ходатайство Трутнева Романа Сергеевича о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебном заседании 06.08.2019 суд кассационной инстанции рассмотрел данное ходатайство и отказал в его удовлетворении, о чем вынесено определение.

Представитель общества "ТД "Перекресток" поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, уточнив просительную часть и требуя отменить судебные акты судов нижестоящих инстанций и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

От ответчика поступил отзыв на кассационную жалобу, согласно которому он возражал против ее удовлетворения, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными. Отзыв на кассационную жалобу при отсутствии возражений истца приобщен судом к материалам дела.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, что не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителя истца, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "ТД "Перекресток" является обладателем исключительного права на товарный знак, представляющий собой комбинацию изобразительного элемента (стилизованное изображение листка клевера) и словесного обозначения (надпись "Перекресток") в цветовом сочетании (зеленый, салатовый, белый, темно-зеленый, светло-зеленый). Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.10.2015 под N 553596 (приоритет товарного знака 05.06.2014, срок действия регистрации истекает 05.06.2024) в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания).

Обращаясь в суд, общество "ТД "Перекресток" утверждало, что общество "Ритейл" нарушает его исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 553596 путем его использования при осуществлении предпринимательской деятельности, а именно на вывеске, расположенной на фасаде магазина, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский р-н, пос. Светлый, ул. Набережная, д. 110, а также для внутренней навигации магазина.

В подтверждение указанных обстоятельств истец представил фотографии от 02.06.2018 наружных рекламных вывесок, содержащих наименование "Перекресток" с дополнительными надписями "магазин" и "супермаркет", а также вывесок, включающих комбинацию изобразительного элемента (стилизованное изображение листка клевера) и словесного обозначения (надпись "Перекресток"), кассовый чек от 09.06.2018, подтверждающий приобретение товара в магазине по адресу: п. Светлый, ул. Набережная, д. 110, магазин "Перекресток", ИНН 8622025485.

Как указывал истец, в магазине по данному адресу предпринимательскую деятельность путем продажи товаров осуществляет ответчик, что подтверждается договором аренды нежилого помещения от 14.02.2018 N 5, заключенным между обществом "Ритейл" и индивидуальным предпринимателем Масалаб О.А.

Истец направил ответчику 28.06.2018 претензию о прекращении незаконного использования спорного товарного знака. С ответом от 23.07.2018 на указанную претензию ответчиком представлено фото с изображением вывесок на объекте по указанному адресу, на которых размещено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Перекресток магазин" и изобразительный элемент (стилизованное изображение трех вытянутых листков в круге с надписями: высокое качество, низкая цена).

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ТД "Перекресток" в арбитражный суд с вышеназванными требованиями.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что нарушение права истца на товарный знак подтверждено в период с 02.06.2018 (фотофиксация истца) по 23.07.2018 (фотофиксация ответчика).

При этом суд первой инстанции отметил, что каких-либо доказательств того, что ответчик использовал изображения, сходные с товарным знаком, во внутренней навигации магазина, истец не представил, в то время как из материалов дела усматривается, что рекламные вывески на магазине были заменены ответчиком. Так, в новых вывесках, размещенных на магазине, ответчик устранил признаки графического сходства с товарным знаком в части слова "Перекресток" (словесное обозначение выполнено в ином цвете, другим шрифтом, не имеет идентичное начертание).

Как установил суд первой инстанции, в новых вывесках действительно осталось звуковое сходство обозначений (в части слова "Перекресток"), что, однако, в совокупности с разницей в графическом исполнении не приводит к реальному смешению обозначений в глазах потребителя. Словесное обозначение, используемое ответчиком, и спорный товарный знак, по мнению суда первой инстанции, не ассоциируются друг с другом и не порождают у потенциального потребителя иллюзию взаимосвязи истца и ответчика.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак подтвержден лишь в краткосрочный период, устранен ответчиком незамедлительно после предъявления ему претензии. Само по себе использование ответчиком в качестве наименования магазина обозначения, обладающего признаками звукового сходства с товарным знаком истца, как указал суд первой инстанции, не образует состав правонарушения, состоящего в незаконном использовании товарного знака, без предоставления доказательств фактического использования этого обозначения при продаже товаров, однородных товарам, перечисленным в свидетельстве Российской Федерации N 553596. Доказательств того, что ответчик продолжает в магазине продажу товаров, однородных товарным позициям по МКТУ, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак, истец не представил.

Учитывая невысокую стоимость реализованного товара, отсутствие негативных последствий для правообладателя в связи с совершенными ответчиком нарушениями его исключительных прав, кратковременность правонарушения, его добровольное устранение, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что справедливый и соразмерный последствиям допущенного ответчиком нарушения размер компенсации составляет 50 000 руб.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал и, в свою очередь, не согласился с доводом апелляционной жалобы истца о том, что " "новая" вывеска ответчика также нарушает его права на товарный знак". Данный вывод суд апелляционной инстанции сделал исходя из того, что не усмотрел их сходства до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения представляют собой комбинацию словесных и изобразительного элементов, графическое (визуальное) сходство отсутствует ввиду полного несовпадения изобразительных элементов, включения в обозначение ответчика надписи "высокое качество низкая цена", "сравниваемые объекты являются визуально различными", "при этом семантическое и фонетическое сходство объектов имеет место".

Вместе с тем суд апелляционной инстанции принял во внимание тот факт, что магазин ответчика с названием "Перекресток" расположен в поселке Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, население которого на 1 января 2008 года составляло 1627 человек (https://ru.wikipedia.org/wiki/...). При этом, как отметил суд апелляционной инстанции, истец не указывал, что в данном населенном пункте имеются супермаркеты или магазины, принадлежащие ему или его партнерам по концессионным соглашениям. Использование навигации на спорном объекте, как в сети магазинов "Перекресток", материалами дела не подтверждается, а ответчик это отрицает. Также из материалов дела не следует, что ответчик использует какие-либо программы лояльности для привлечения покупателей, аналогичные сети магазинов истца. Изложенное привело суд апелляционной инстанции к выводу об отсутствии вероятности того, что у жителей сельского поселения Светлый возникнет смешение лиц, осуществляющих торговую деятельность под спорным обозначением, и они отдадут предпочтение магазину ответчика из-за его названия.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что нарушение права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 553596, принадлежащий истцу, прекратилось с размещением на магазине ответчика новой вывески.

В отношении взысканного судом первой инстанции размера компенсации суд апелляционной инстанции отметил следующее.

Истцом при обращении в суд с исковым заявлением избран способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с чем сумма компенсации заявлена в размере 3 000 000 руб. исходя из размера паушального платежа по договору коммерческой концессии от 19.08.2016 N 8-3.

Однако, суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что по указанному договору право использования товарного знака предоставлено на 7 лет (пункты 3.1, 3.2), в то время как материалами настоящего дела подтверждается пользование ответчиком вывески с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, непродолжительное время (52 дня - с 02.06.2018 по 23.07.2018), соответственно двукратная стоимость платежа за обозначенный период составит 61 056 руб. 75 коп. (3 000 000 руб./7 лет х 52 дня).

Более того, суд апелляционной инстанции отметил, что обстоятельства и условия использования товарного знака ответчиком и лицом в рамках договора коммерческой концессии от 19.08.2016 не аналогичны, поскольку указанный договор предполагает достаточно обширный объем взаимных прав и обязанностей его сторон вплоть до оказания истцом услуг по консультированию и обучению, с учетом которых определен паушальный платеж, и которые по существу неприменимы к ответчику. Кроме того, суд апелляционной инстанции посчитал необходимым отметить и то, что договор коммерческой концессии от 19.08.2016 заключен в целях открытия супермаркета "Перекресток" общей площадью 1 745 кв. м. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск (город, расположенный в 380 км от Ханты-Мансийска, в 687 км от Тюмени населением - 37 150 чел. (по состоянию на 2017) (https://ru.wikipedia.org/wiki/...)), в то время как магазин ответчика имеет площадь многократно меньше и расположен в ином населенном пункте с меньшей численностью населения (примерно в 22 раза). Изложенное, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что паушальный платеж не может быть принят в качестве полного аналога стоимости правомерного использования товарного знака с учетом обстоятельств настоящего дела, а потому его размер следует привести в соответствие с условиями использования товарного знака ответчиком, учитывая, что иных данных о стоимости правомерного использования товарного знака истцом не представлено.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции об обоснованности взыскания компенсации в размере 50 000 руб.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из пунктов 59, 61, 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права и правовых подходов, выработанных судебной практикой, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

При этом, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования произведения, императивно определена законом, доводы ответчика, если таковые имеются, о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

При рассмотрении настоящего дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак судами установлен и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Установив факт нарушения исключительных прав на товарный знак, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания компенсации, предусмотренной статьями 1252, 1515 ГК РФ. Вместе с тем при определении размера взыскиваемой компенсации суд первой инстанции в нарушение вышеизложенных норм права и без учета правовых позиций высшего суда без соответствующего ходатайства истца по своей инициативе изменил порядок расчета размера компенсации, применив, таким образом, норму подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и без мотивированного заявления ответчика снизил по своему усмотрению размер взыскиваемой компенсации, что привело к нарушению принципов диспозитивности и состязательности арбитражного процесса.

Суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы, правильно установив, что в данном случае истец выбрал способ расчета компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а в материалах дела отсутствует соответствующее ходатайство ответчика о снижении заявленного размера компенсации и доказательства, свидетельствующие о возможности снижения размера компенсации ниже предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, вместе с тем пришел к выводу, что решение суда первой инстанции об удовлетворении требования о компенсации в размере 50 000 руб. является обоснованным (стр. 13 постановления от 28.03.2019). При этом на странице 11 постановления суда апелляционной инстанции от 28.03.2019 содержится расчет суда, согласно которому двукратная стоимость компенсации за установленный период нарушения исключительного права на товарный знак составляет 61 056 руб. 75 коп.

Таким образом, в постановлении суда апелляционной инстанции по данному делу мотивировочная часть судебного акта не соответствует выводам суда в части размера подлежащей взысканию компенсации.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признает соответствующие доводы кассационной жалобы обоснованными.

Вместе с тем довод кассационной жалобы о нерассмотрении судами части заявленных исковых требований - о защите фирменного наименования и коммерческого обозначения - отклоняется судом кассационной инстанции. Соответствующий довод был заявлен в апелляционной жалобе, был исследован судом апелляционной инстанции и правомерно признан несостоятельным, так как в иске общество "Торговый дом "Перекресток" о нарушении своих прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование не заявляло, а в дальнейшем при рассмотрении дела каких-либо ходатайств в установленном законом порядке (статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не заявляло.

По той же причине суд кассационной инстанции не принимает и доводы кассационной жалобы о нарушении исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 456316 - соответствующие доводы при рассмотрении дела в суде первой инстанции в установленном законом порядке не были заявлены.

Суд кассационной инстанции отклоняет также и доводы кассационной жалобы общества "ТД "Перекресток" о том, что суды нижестоящих инстанций сделали неверные выводы при сравнении спорного обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца. Следует отметить, что судами первой и апелляционной инстанции с учетом всех доказательств и доводов сторон период спорных правоотношений правомерно был разделен на два этапа - до получения ответчиком претензии истца и после получения таковой. Установив, что до получения претензии на стороне ответчика имело место незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 553956, и период такого использования - с 02.06.2018 по 23.07.2018 - суды пришли к выводу о нарушении прав истца на указанный товарный знак в установленный период, что и послужило основанием для частичного удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации.

Вместе с тем, проведя сравнительный анализ используемых ответчиком обозначений после 23.07.2018, суд апелляционной инстанции, правомерно руководствуясь нормами статьи 1484 ГК РФ, Правил ТЗ, разъяснениями высшей судебной инстанции, пришел к выводу об отсутствии вероятности того, что у жителей сельского поселения Светлый возникнет смешение лиц, осуществляющих торговую деятельность под спорным обозначением, и они отдадут предпочтение магазину ответчика из-за его названия.

При таких обстоятельствах апелляционный суд исходил из того, что в отсутствие иных доказательств неправомерного использование товарного знака (навигация на спорном объекте как в сети магазинов "Перекресток", программы лояльности для привлечения покупателей) нарушение права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 553596 прекратилось с размещением на магазине ответчика новой вывески.

Суд кассационной инстанции отмечает, что выводы суда апелляционной инстанции о вероятности введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров или услуг при использовании ответчиком спорного обозначения в данном случае основаны на полном, всестороннем и объективном исследовании и оценке всех доказательств и доводов сторон в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Переоценка этих доказательств и выводов судом кассационной инстанции не производится в силу пределов его полномочий, установленных статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что определение размера компенсации относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, а также то, что судами первой инстанции и апелляционной инстанции не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора в части определения размера компенсации, в то время как исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать всестороннюю оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, при необходимости определить размер компенсации с учетом правовых позиций высших судов, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 по делу N А75-15069/2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2019 по тому же делу отменить.

Дело N А75-15069/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

И.В. Лапшина

С.П. Рогожин