Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2020 г. N 20АП-8006/19

г. Тула

7 февраля 2020 г.

Дело N А09-16352/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 31.01.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 07.02.2020.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тучковой О.Г., судей Большакова Д.В., Волковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониной О.М., при участии от компании Dker GmBH - представителя Долина С.Н. (доверенность от 26.02.2018), от общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" - представителей Павлова С.В. (доверенность от 27.01.2020), в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании иск компании Dker GmBH (Германия) к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД", с. Супонево Брянского района Брянской области, третьи лица: Компания Dker GmBH, компания Normbud, Смоленская таможня, общество с ограниченной ответственностью "Смартекс", акционерное общество "Ренейссанс Констракшн", общество с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС" о защите исключительных прав на товарный знак Dker по свидетельству 906849 в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав по делу N А09-16352/2017,

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Dker GmBH (Wrzburger Strasse 10, 97753, Karlstadt, Deutschland) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" (ОГРН 1143256007707) о запрете обществу "Феникс ЛТД" осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в декларациях на товары N 10113110/271117/0161980, N 10113094/211217/0022694 и на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849; о запрете обществу "Феникс ЛТД" использовать данный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью данных товаров; о взыскании с общества "Феникс ЛТД" компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в размере 4 613 932 руб. 46 коп. (с учетом уточнения).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительного предмета спора, привлечены: иностранное лицо Normbud (Wal Miedzeszynski 177K, 04-987 Warsaw, Poland), Смоленская таможня (ОГРН 1026701425849), общество с ограниченной ответственностью "Смартекс" (ОГРН 1127746166910), акционерное общество "Ренейссанс Констракшн" (ОГРН 1037832005463) и общество с ограниченной ответственностью "ГК ИКТС" (ОГРН 1167746191018).

Решением Арбитражного суда Брянской области от 04.06.2018 (с учетом определения от 14.06.2018 об исправлении арифметической ошибки) и дополнительным решением от 27.06.2018 исковые требования удовлетворены частично: обществу "Феникс ЛТД" запрещено без разрешения компании Dker осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в декларациях на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак Dker по международной регистрации 906849; с общества Феникс ЛТД в пользу компании Dker взыскана компенсация в размере 300 000 руб. за нарушение исключительного права на данный товарный знак и расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 8 996 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 решение Арбитражного суда Брянской области от 04.06.2018 и дополнительное решение Арбитражного суда Брянской области от 27.06.2018 отменены, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2019 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2019 решение и дополнительное решение суда первой инстанции от 04.06.2018 отменены; апелляционным судом принят отказ компании Dker от требований в части запрета обществу "Феникс Лтд" без разрешения компании Dker использовать товарный знак Dker по свидетельству Российской Федерации N 906849, в отношении товаров для которых данный товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с указанной целью этих товаров; производство по делу в указанной части прекращено; в остальной части исковые требования компании Dker удовлетворены: обществу "Феникс ЛТД" запрещено без разрешения компании Dker осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранение с этой целью товаров, указанных в декларациях на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694, на которых размещен товарный знак по международной регистрации N 906849; с общества "Феникс Лтд в пользу компании Dker также взыскана компенсация за нарушение исключительного права на указанный товарный знак в размере 5 000 000 руб., из них: 2 500 000 руб. компенсация за нарушение права на товарный знак при ввозе товара по декларации N 10113110/271117/0161980, 2 500 000 руб. - по декларации N 10113094/211217/0022694.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2019 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2019 по делу N А09-16352/2017 отменено в части удовлетворения требований о взыскании 5 000 000 руб. компенсации и распределения расходов по уплате государственной пошлины за подачу (рассмотрение) указанного требования и апелляционной жалобы. В указанной части дело передано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение в ином судебном составе. В остальной части постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2019 по делу N А09-16352/2017 оставлено без изменения.

Определением от 18.11.2019 иск компании Dker GmBH (Германия) к обществу с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в части взыскания компенсации принят к производству Двадцатого арбитражного апелляционного суда.

Изучив материалы дела, доводы заявления, отзыва на него, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, Двадцатый арбитражный суд считает, что исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав подлежит удовлетворению в части.

Как следует из материалов дела, компания Dker GmBH является правообладателем товарного знака Dker по свидетельству 906849, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 6, 7, 11, 19-го и услуг 40-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В дело представлена выписка ВОИС, подтверждающая регистрацию и предоставление правовой защиты товарному знаку Dker по свидетельству N 906849, в том числе на территории Российской Федерации.

На сайте WIPO Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/) в разделе "Глобальная база данных по брендам при поиске данных по товарному знаку 906849 Dker в качестве правообладателя данного товарного знака указана Компания Dker GmBH (Германия) (строка 732: Name and address of the holder of the registration - Наименование и адрес зарегистрированного владельца - Duker GmBH, Wurzburger Strasse 10, 97753 Karlstadt (DE), Компания Dker GmBH Карлштадт, Германия), что соответствует наименованию и местонахождению, указанному в правоустанавливающих документах истца.

Письмом от 30.11.2017 N 16-11/3564 Смоленская таможня сообщила компании Duker GmBH, что таможенным органом принято решение о приостановлении выпуска товаров, содержащих товарный знак "Duker" - чугунных литых канализационных труб и фитингов для их соединения на срок семь рабочих дней. Указанный товар был помещен декларантом ООО "Феникс ЛТД" под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980.

Компания Dker GmBH 06.12.2017 обратилась в арбитражный суд с иском к ООО Феникс ЛТД о защите исключительных прав на товарный знак Dker по свидетельству N 906849, определив размер компенсации в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 1515 ГК РФ равным 4 613 932 руб. 46 коп., исходя из стоимости товара, указанной в таможенных декларациях N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 (с учетом уточнения).

Определением арбитражного суда от 07.12.2017 исковое заявление принято судом, возбуждено производство по делу.

Письмом от 22.12.2017 N 16-11/38679 Смоленская таможня сообщила компании Dker GmBH, что по таможенной декларации 10113094/211217/0022694 под видом товаров, произведенных Normud Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytova (Warsaw 04-987 wal Miedzeszynski 177K), товарный знак отсутствует, ввез на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком Dker. Указанные товары находятся на территории Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, 2.

В обоснование требования о взыскании компенсации на нарушение исключительного права на товарный знак Dker компания Dker GmBH указала, что она не давала разрешения ООО "Феникс ЛТД" на ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных принадлежащим ей товарным знаком, и, ссылаясь на нарушение указанным обществом ее исключительного права на вышеуказанный товарный знак, обратилась в Арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В материалы дела Смоленской таможни ФТС России представлены копии деклараций на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694, согласно которым на таможенную территорию поступили трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком "Duker".

Ответчик факт ввоза товара, маркированного товарным знаком "Duker" по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 не отрицал, настаивал на том, что разрешение от правообладателя он получил.

Однако доказательства такого разрешения - дистрибьютерского договора либо письменного одобрения Компанией Dker GmBH выпуска товара в ответ на уведомление таможни о приостановке выпуска товара суду не представлено.

Ответчик настаивал, что спорные товары приобретены компании Normbud и компанией Тимар (Польша) у истца. В инвойсах и их нотариальных переводах (инвойс от 08.12.2017 N 7739089; инвойс от 10.11.2017 N 7735656; инвойс от 07.11.2017 N 7735168; инвойс от 02.11.2017 N 7734707; инвойс от 23.11.2017 NFE/2017/11/MG/004), составленных истцом, в качестве покупателей спорных товаров указаны: компании Normbud и компания Тимар (Польша).

ООО "Феникс ЛТД" представило в материалы дела экспертное заключение, составленное по результатом исследования, кроме прочего, таможенных документов на спорный товар, из которого следуют, что представленные на исследование товары являются оригинальными изделиями компании Dker GmBH.

Компания Dker GmBH, обращаясь за защитой нарушенного права, от нарушителя вместо возмещения убытков требует выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей), в размере, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Обосновывая размер заявленной ко взысканию компенсации за нарушение права на товарный знак, компания Duker GmBH исходила из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товара, определив размер требования о компенсации в окончательном варианте в сумме 5 000 000 руб.

Обществом "Феникс ЛТД" не оспаривается факт ввоза на территорию Российской Федерации по таможенным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, маркированных товарным знаком по международной регистрации N 906849 (абзац 4 на странице 19 постановления СИП от 13.02.2019).

Вместе с тем, суд кассационной инстанции обратил внимание апелляционного суда, что доводы ответчика, заявленные им как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции, а также содержащиеся в кассационной жалобе, сводятся к тому, что ввезенный им на территорию Российской Федерации товар является оригинальным, поскольку произведен и маркирован спорным товарным знаком самим правообладателем, в связи с этим взыскание с него компенсации в полном размере не соответствует правовым позициям, изложенным Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении N 8-П.

Оценив представленные доказательства, учитывая доводы лиц, участвующих в деле, и обязательные указания кассационной инстанции, апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При проведении таможенного досмотра таможней установлено, что ответчиком ввезены на территорию Российской Федерации трубы чугунные канализационные SML и MLK, фитинги чугунные SML и MLK, маркированные товарным знаком Dker. Между тем истец указал, что ответчик не является лицом, уполномоченным ввозить товары, маркированные товарным знаком Dker, на территорию Российской Федерации и не давал своего согласия ответчику на использование этого товарного знака каким-либо способом, в том числе путем ввоза товаров на территорию Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что содержащиеся на ввезенном ответчиком товаре обозначения являются принадлежащими истцу товарными знаками, при этом компания Dker GmBH не давала разрешения ООО Феникс ЛТД на ввоз маркированных товарным знаком Dker товаров, истец обратился в арбитражный суд с иском.

С учетом положений статей 1484 и 1487 ГК РФ суд полагает, что ответчик, осуществивший ввоз на территорию Российской Федерации спорного товара без согласия правообладателя, является нарушителем исключительных прав истца на товарный знак "Duker" по свидетельству N 906849.

Разъяснения по вопросам применения законодательства при разрешении судами споров об охране и защите интеллектуальных прав даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

Согласно пункту 59 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Факт нарушения исключительного права Компания Dker GmBH подтверждается материалами дела. Довод ответчика о том, что запрета на ввоз маркированных товарным знаком Dker товаров не установлено, не может служить основанием для освобождения его от гражданско-правовой ответственности, установленной ГК РФ, поскольку согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1229 ГК РФ отсутствие запрета на использование исключительных прав не считается согласием (разрешением).

Размер компенсации определен Компания Duker GmBH в пределах, установленных пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ, при расчете истец исходил из рублевого эквивалента стоимости перевозимого по товарным декларациям N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694 товаров, подтвержденной товарными накладными, в размере 5 000 000 руб. за оба правонарушения (уточнения в томе 26 на стр. 91).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Оценив обстоятельства поставки товара, порядок формирования иска о защите исключительных прав, апелляционный суд пришел к выводу, что предметом разбирательства в настоящем случае являются два правонарушения: незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

Товары, перечисленные в указанных декларациях, ввезены ответчиком в разное время и на территории разных таможенных постов:

- по декларации N 10113110/271117/0161980 товар ввезен по адресу: Смоленская область, Смоленский район, д.Стабна, ул.Заозёрная, 33 (территория СВХ ООО "Альфа Транс Терминал");

- по декларации N 10113094/211217/0022694 товар ввезен на территорию Краснинского таможенного поста Смоленской таможни по адресу: 216125, Смоленская область, Краснинский район, с.п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, 2.

Указанные партии товара оформлены различными товаротранспортными документами, и поступили на таможенные посты в разное время. Две хозяйственные операции не связаны между собой, и не являются последовательными по отношению друг к другу действиями.

Кроме того, истец обратился за защитой исключительных прав первоначально в связи с возом ответчиком товаров по декларации N 10113110/271117/0161980, и только спустя некоторое время дополнил основания исковых требований доказательствами нарушения ответчиком исключительного права истца на тот же товарный знак ввозом товара по декларации N 10113094/211217/0022694.

На основании изложенного апелляционный суд пришел к выводу, что в данном случае незаконное (без разрешения правообладателя) использование товарного знака при введении в оборот товаров, представляет из себя два правонарушения.

Таким образом, за каждое установленное правонарушение должна быть определена компенсация в порядке, избранном истцом.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 4 пункта 60 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, в случае если истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, суд исходит из того, что в заявленном размере компенсации учтены суммы компенсации за каждое нарушение в равных долях.

Поскольку в настоящем иске согласно последним уточнениям размера компенсации истцом определен общий требуемый размер компенсации без разделения по количеству нарушений, следовательно, за каждое правонарушение истребуется компенсация в сумме 2 500 000 руб.

Из разъяснений пункта 61 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Согласно пункту 62 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Общими обстоятельствами, имеющими место при совершении ООО "Феникс ЛТД" обоих правонарушений, является то, что представленный к таможенному оформлению товар является достаточно известным. В материалы дела представлены документы, свидетельствующие о том, что данная продукция многократно использовалась при возведении общественных зданий на территории Российской Федерации. Этот факт не оспаривается сторонами.

В связи с отсутствием доказательств контрафактности товара, при условии, что в данном случае ответчик привел доказательства продвижения соответствующей оригинальной продукции Dker, для увеличения размера компенсации в связи с использованием контрафактного товара у суда нет оснований.

Оценивая разумность, справедливость, а также соразмерность размера истребуемой истцом компенсации, апелляционный суд учитывает разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П, согласно которым суду прямо предписано определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, в связи с чем предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

По смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов).

Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак с учетом содержащегося в настоящем Постановлении конституционно-правового истолкования положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П указано, что, суды, управомочены не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности (взыскание компенсации) без учета характера совершенного правонарушения.

Оценивая с приведенной позиции Конституционного Суда РФ размер компенсации, подлежащий взысканию апелляционный суд приходит к выводу о том, что в данном случае 150 000 руб. за одно правонарушение представляет из себя адекватный характеру правонарушения размер компенсации по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В постановлении N 8-П Конституционный Суд Российской Федерации дал разъяснение, согласно которому статья 1487 ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права, которое означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства. Региональное же исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких государств, и региональный принцип исчерпания исключительного права предусмотрен только для стран - членов ЕАЭС. Тогда как при международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства.

В свою очередь, статьей 1487 ГК РФ установлено, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, импорт на территорию Российской Федерации товаров из других иностранных государств, не являющихся членами ЕАЭС, возможен только с согласия правообладателя.

С учетом приведенных положений статей 1484 и 1487 ГК РФ, а также правовой позиции, изложенной в пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", ввоз ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком истца, без согласия последнего, является незаконным. При этом ввоз на территорию Российской Федерации товара с размещенным на нем товарным знаком является формой использования товарного знака. Следовательно, ввоз такого товара без согласия правообладателя является нарушением исключительных прав истца.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

Соответственно, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Таким образом, очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

При таких обстоятельствах судам при рассмотрении дел, связанных с взысканием по искам правообладателей предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, необходимо принимать во внимание характер совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Иск в первоначальной редакции и с учетом уточнения, принятого апелляционным судом в судебном заседании 17.05.2019, заявлен в связи с ввозом ответчиком на территорию Российской Федерации спорных товаров по декларациям на товары N 10113110/271117/0161980 и N 10113094/211217/0022694. То обстоятельство, что размер компенсации конкретизирован истцом применительно к каждой из названных деклараций, не свидетельствует об изменении оснований требований, то есть и в первоначальной редакции, и с учетом уточнений исковое требование о взыскании компенсации было обусловлено одними и теми же фактами правонарушения.

Вместе с тем, в постановлении от 13.02.2019 суд кассационной инстанции указывал апелляционному суду на необходимость с учетом вышеприведенной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации определить размер компенсации, исходя из того, являются ли спорные товары оригинальными или поддельными.

При таких обстоятельствах, определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на товарный знак, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, длительность срока незаконного использования средства индивидуализации, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств наличия у истца убытков от действия ответчика, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая легальность происхождения спорного товара - его оригинальность, апелляционная коллегия приходит к выводу о необходимости применения гражданско-правовых мер ответственности ответчика в виде компенсации в размере 150 000 руб. за нарушение прав на товарный знак Dker при ввозе товара по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980 и 150 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак Dker при ввозе товара по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учетом частичного удовлетворения иска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, с общества с ограниченной ответственностью Феникс ЛТД в пользу Компании Dker GmBH подлежат взысканию 2 880 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску и 3 000 руб. по апелляционной жалобе, всего 5 880 руб.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

исковое требование Компании Dker GmBH о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 000 руб., из которых:

150 000 руб. компенсация за нарушение прав на товарный знак Dker при ввозе товара по таможенной декларации N 10113110/271117/0161980;

150 000 руб. компенсация за нарушение прав на товарный знак Dker при ввозе товара по таможенной декларации N 10113094/211217/0022694.

В остальной части исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Феникс ЛТД" в пользу Компании Dker GmBH в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 5 880 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.Г. Тучкова

Судьи

Д.В. Большаков Ю.А. Волкова