Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 марта 2020 г. N 20АП-729/20

г. Тула

01 марта 2020 г.

Дело N А09-10234/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 01 марта 2020 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Григорьевой М.А., судей Волковой Ю.А. и Тучковой О.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Беляткиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат "Тамошь" на решение Арбитражного суда Брянской области от 19 декабря 2019 года по делу N А09-10234/2019,

принятое по иску Федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский"

к обществу с ограниченной ответственностью "Мясокомбинат "Тамошь"

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя Грязнова А.К. (доверенность N 62-Д от 20.05.2019, диплом),

в отсутствии ответчика, участвующего в деле, извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к ООО "Мясокомбинат "Тамошь" о взыскании 960 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 283007.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 19 декабря 2019 года исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взыскано 960 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 283007, а также 22 200 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Мясокомбинат "Тамошь" обратилась в апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 19 декабря 2019 года отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требование о снижении размера компенсации до 333 000 руб.

В обосновании доводов апелляционной жалобы заявитель указывает, что период компенсации за незаконное использование неисключительных прав на товарный знак не может исчисляться с даты получения декларации о соответствии, т.е. с 07.06.2018.

Полагает, что размер компенсации, требуемой ко взысканию истцом, противоречит основополагающим началам законодательства РФ, не соответствует фактическому характеру нарушения, не соответствует требованиям разумности и справедливости, является чрезмерно завышенным.

Истец представил в материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, в котором он возражал против доводов жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Ответчик, участвующий в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещен надлежащим образом, представителей в судебное заседание не направил, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, апелляционный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" является правообладателем словесного товарного знака "Кремлевский" по свидетельству Российской Федерации N 283007. Товарный знак зарегистрирован 28.02.2005 с датой приоритета 18.12.2002, в отношении части товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" указало, что на территории Российской Федерации ООО "Мясокомбинат "Тамошь" производит, предлагает к продаже и продает варено-копченое колбасное изделие - сервелат "Кремлевский", маркированный обозначением "Кремлевский", тождественным товарному знаку "Кремлевский".

В подтверждение данного факта истцом в материалы дела представлены копия товарного чека от 07.05.2019, копия кассового чека от 07.05.2019, фотоматериалы закупленного образца продукции.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 14.05.2019 с предложением произвести оплату компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Претензия оставлена ответчиком без ответа.

Полагая, что ООО "Мясокомбинат "Тамошь" своими действиями по введению в гражданский оборот без разрешения предприятия изображений в реализованном товаре (сервелат "Кремлевский"), воспроизводящими вышеуказанный товарный знак, нарушило исключительные права предприятия, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришёл к выводу о доказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара, следовательно, о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на рассматриваемый товарный знак.

Рассмотрев повторно дело по апелляционной жалобе в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, изучив и оценив в совокупности материалы дела, апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ.

Вместе с тем, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункту 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. При этом при определении сходства до степени смешения между товарным знаком и вещью применяются общие подходы, используемые для сравнения обозначений (как двухмерных, так и трехмерных).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и степени однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" является правообладателем словесного товарного знака "Кремлевский" по свидетельству Российской Федерации N 283007. Товарный знак зарегистрирован 28.02.2005 с датой приоритета 18.12.2002, в отношении части товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг.

ООО "Мясокомбинат "Тамошь" производит и реализует колбасные изделия, что сторонами не оспаривается.

Товары "колбасные изделия" и сервелат "Кремлевский" варено-копченый относятся к одному классу МКТУ (29-му классу) и являются идентичными товарами, соотносящимися как род/вид.

Обозначение "Кремлевский", "Кремлевская", и товарный знак "Кремлевский" по свидетельству N 283007 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, имеют полное фонетическое и семантическое совпадение по признакам внешней формы, звукового и смыслового значения.

При этом истец не передавал ответчику права на использование товарного знака, доказательств обратного суду не представлено. Доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака ответчик не представил.

Ответчик использовал без согласования товарный знак истца на реализуемом товаре - сервелат "Кремлевский" варено-копченый (29 МКТУ), чем создавал у потребителей данной продукции ложное представление о наличии договорных отношений с правообладателем.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае предприятием был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При этом размер компенсации был оценен в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, что составляет 1 920 000 руб. С учетом принципов разумности и справедливости истец снизил размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 283007 до 960 000 руб. (однократном размере стоимости права использования товарного знака).

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, закреплено в пункте 59 Постановления Пленума N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Как было установлено судом первой инстанции, что на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) www.rsa.gov.ru. находятся сведения о выданных декларациях о соответствии:

TC N RU Д-RU.AB66.B.06271 от 17.12.2015, сроком действия до 16.12.2018;

ТС N RU Д- RU.АВ66.В.05743 от 24.09.2015, сроком действия до 23.09.2018;

ЕАЭС N RU Д- RU.АИ77.В.32123 от 07.06.2018, сроком действия до 06.06.2021;

ЕАЭС N RU Д- RU.ТР05.В.36339 от 31.08.2018, сроком действия до 30.08.2021.

Заявителем и изготовителем в данных декларациях указано ООО "Мясокомбинат "Тамошь".

Согласно информации, содержащейся в декларациях, они выданы, в том числе, для следующих изделий: колбасы категории Б "Кремлевская"; мясной продукт категории В колбасы: "сервелат Кремлевский люкс"; продукт мясной: колбаса "Кремлевская Особая"; колбаса "Салями Кремлевская"; категория Б: колбаса "Сервелат Кремлевский"; категория В: колбаса "Кремлевская"; колбаса варено-копченая "Сервелат Кремлевский"; колбаса варено копченая "Кремлевская".

Данные декларации выданы в целях серийного выпуска указанных колбасных изделий. В сведениях о заявителе указаны данные ответчика, в том числе ИНН и ОГРН.

Декларации выданы на основании протокола испытаний образцов продукции проводимых органом по сертификации продукции и услуг (протокол испытаний N 06-91815/13 от 18.09.2015 ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", и протокол испытаний N 161/10-ГД от 16.12.2015 ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области").

Наличие деклараций о соответствии подтверждает предоставление ООО "Мясокомбинат "Тамошь" для ее получения образца колбасной продукции с обозначением "Кремлевский", что в свою очередь свидетельствует о неправомерном использовании товарного знака истца, поскольку такие действия осуществляются для серийного производства продукции и введения ее в гражданский оборот в будущем.

При этом, ответчик производил продукцию, с обозначением "Кремлевский", "Кремлевская", начиная с 2015 года и предоставлял образцы данной продукции на соответствующие лабораторные исследования и планировал выпуск колбасы до 2021 года, что свидетельствует о длительном сроке использования ответчиком обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком "Кремлевский".

В обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, истец представил отчет N 02S0801-2711-18 от 02.10.2018 об оценке рыночной стоимости права пользования товарным знаком, защищенным свидетельством Роспатента N 283007.

Согласно данному отчету, по состоянию на 01.09.2018 года итоговое значение рыночной стоимости права пользования товарным знаком N 283007 "Кремлевский" составляет 960 788 руб. в год, с учетом НДС. (то есть 80 000 руб. в месяц).

Анализ аналогичных лицензионных договоров показывает, что обычный срок заключения лицензионного договора составляет 10 лет. Минимальный срок заключения лицензионного договора 1 год.

Поскольку ООО "Мясокомбинат "Тамошь" согласно представленным в материалам дела доказательствам, а именно, декларациям о соответствии использовало товарный знак в период с 17.12.2015 до 16.12.2018, с 24.09.2015 до 23.09.2018, с 07.06.2018 до 06.06.2021, с 31.08.2018 до 30.08.2021, кассовому и товарному чекам от 07.05.2019, фотоматериалам закупленного образца продукции, то неправомерное использование товарного знака "Кремлевский", свидетельство о регистрации N 283007, правообладателем которого является ФГУП "Торговый дом "Кремлевский", осуществлялось ответчиком, в том числе и на дату определения рыночной стоимости права пользования товарным знаком.

Никаких доказательств в опровержение расчета истца либо в обоснование иной стоимости права использования охраняемого объекта ответчиком в материалы дела не представлено.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже минимального предела, установленного положениями подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, однако такое снижение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременно наличие ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Как следует из материалов дела, ссылаясь на незначительный период пользования товарным знаком, а также на то, что заявленный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав является необоснованным и несоразмерным нарушению, поскольку объем выручки, полученной от реализации спорной продукции, в 4 раза меньше суммы, требуемой истцом, ООО "Мясокомбинат "Тамошь" ходатайствовало о снижении размера компенсации.

Исследовав ходатайство ответчика и приложенные к нему документы, суд области правомерно пришел к выводу о том, что ответчиком доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в указанном постановлении N 28-П критериям, не представлено.

Принимая во внимание длительность периода использования товарного знака - более одного года, высокую степень известности товарного знака "Кремлевский" потребителю, степень вины ответчика, который мог и должен был знать о незаконности использования товарного знака, правообладателем которого является истец, однако не принял надлежащих мер к устранению нарушения.

При таких обстоятельствах, суд правомерно пришел к выводу об отсутствии оснований для применения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П в настоящем деле.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Двукратный размер стоимости права, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, является одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом. Поэтому при недоказанности ответчиком иного размера стоимости права использования охраняемого объекта сумма компенсации в данном случае должна составлять 1 920 000 руб. Однако, поскольку истец заявляет требования о взыскании компенсации в меньшем размере, что не противоречит указанным положениям закона, требования истца правомерно подлежат удовлетворению в полном объеме в заявленном размере 960 000 руб.

Доказательств явной чрезмерности заявленной истцом компенсации ответчик в материалы дела не представил, в связи с чем суд признал заявленные истцом требования о взыскании компенсации подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Не установив условий, необходимых для снижения судом размера компенсации, приняв во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, исходя из принципов разумности и справедливости суд апелляционной инстанции на основании установленных по настоящему делу обстоятельств, полагает возможным взыскать компенсацию в размере, определенном истцом.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда области о доказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара, следовательно, о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на рассматриваемый товарный знак.

Таким образом, использование ответчиком спорного товарного знака является нарушением исключительных прав истца.

Доказательств, свидетельствующих о наличии согласия правообладателя на использование товарного знака, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах следует признать доказанным, что ответчиком были нарушены исключительные права истца на товарный знак.

При изложенных обстоятельствах арбитражный апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не допущено, в связи, с чем оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 19 декабря 2019 года по делу N А09-10234/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление суда подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.А. Григорьева

Судьи

Ю.А. Волкова О.Г. Тучкова