Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2020 г. N 08АП-867/20 по делу N А46-16271/2019

город Омск

12 марта 2020 г.

Дело N А46-16271/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2020 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Ивановой Н.Е., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Бралиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-867/2020) индивидуального предпринимателя Арефьевой Татьяны Алексеевны на решение Арбитражного суда Омской области от 19.12.2019 по делу N А46-16271/2019 (судья Луговик С.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (ИНН 5402528368, ОГРН 1105476033585) к индивидуальному предпринимателю Арефьевой Татьяне Алексеевне (ИНН 550711918033, ОГРН 314554334600438), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (ИНН 5406277570, ОГРН 1045402463831) о взыскании 1 059 520 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Арефьевой Татьяны Алексеевны - Ильиных Алексей Николаевич (по доверенности N 55/112-н/55-2019-3-1101 от 23.04.2019 сроком действия 3 года);

от общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" - Абраменко Анастасия Викторовна (по доверенности от 01.11.2018 сроком действия до 31.12.2022,);

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (далее - ООО "Холидей Маркетинг", истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арефьевой Татьяне Алексеевне (далее - ИП Арефьева Т.А., ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 059 520 руб.

Определением Арбитражного суда Омской области от 17.10.2019 по делу N А46-16271/2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (далее - ООО "Компания Холидей", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Омской области от 19.12.2019 по делу N А46-16271/2019 исковые требования удовлетворены; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права, а также 23 595 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой, просит решение суда отменить, в удовлетворении требований истца отказать.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что 26.07.2016 в адрес предпринимателя от сотрудника ООО "Компания Холидей" Анисимовой О.А. поступило сообщение о том, что ООО "Компания Холидей" разработало бренд "Игрята", электронное письмо содержало вложения в виде макетов графического изображения и буквенное обозначение бренда, соответственно, продукция, поставляемая по заказу ООО "Компания Холидей", выпускалась под согласованным брендом.

ИП Арефьева Т.А. отмечает, что дополнительным соглашением от 01.06.2017 N 4 к договору поставки от 01.06.2019 N 48805 определено использование "собственной торговой марки". Податель жалобы утверждает о сговоре истца и третьего лица, направленного на причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской деятельности, имевшим договорные отношения с ООО "Компания Холидей"; о том, что истец является правообладателем торговой марки "Игрята" третье лицо в известность ответчика не ставило.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, истец представил отзыв, согласно которому просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, решение - без изменения.

04.03.2020 от ответчика поступили дополнения к жалобе, в которых предприниматель ссылается на аффилированность истца и третьего лица.

Также 04.03.2020 от ответчика поступило ходатайство об истребовании доказательств, согласно которому предприниматель просит истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: 630108, г. Новосибирск, площадь Труда, дом 1 информацию о составе учредителей (с момента регистрации юридического лица по настоящее время) с указанием периодов владения ими долей и размеров их долей, а также информации о единоличном исполнительном органе каждого из юридических лиц с указанием периода занимаемой должности в отношении ООО "Холидей Маркетинг", ООО "Компания Холидей".

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал заявленное ходатайство.

Представитель ООО "Холидей Маркетинг" возразил против удовлетворения ходатайства об истребовании доказательств.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, исходя из следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств, в исследовании или истребовании которых им было отказано судом первой инстанции.

Возможность заявления ходатайств о вызове свидетелей и об истребовании письменных доказательств, которые не были заявлены в суде первой инстанции, ограничены нормами части 2 статьи 268 АПК РФ.

На основании части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Ходатайств об истребовании указанных сведений ИП Арефьева Т.А. суду первой инстанции не заявляла.

Поскольку невозможность заявления указанного ходатайства в суде первой инстанции подателем жалобы не обоснована, оснований для его удовлетворения у суда апелляционной инстанции не имеется.

Представитель ИП Арефьевой Т.А. поддержал доводы и требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "Холидей Маркетинг" с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыв на нее, заслушав пояснения явившихся лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО "Холидей Маркетинг" принадлежит исключительное право на товарный знак "Игрята", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 616928 в отношении 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) (л.д. 13-15).

В ходе проведённой проверки истцом выявлен факт неправомерного использования товарного знака в магазине ООО "Компания Холидей", в котором производилась розничная продажа товара: брюки "Игрята" д/девочки модель 8164, брюки "Игрята" детские модель 8163 на упаковке (этикетке) которого используется словесное обозначение, тождественное товарному знаку.

Данные товары относятся к тому же классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

В качестве доказательства использования товарного знака представлены в материалы дела копии чеков на покупку товара и фотографиями данного товара с этикетками, на которых используется словесное обозначение "Игрята", тождественное товарному знаку, исключительное право на которое принадлежит истцу.

Для подтверждения объёма и стоимости такого товара, введённого в оборот с использованием товарного знака без разрешения правообладателя, а также для определения лица, вводившего товар в оборот, правообладатель обратился к торговой сети ООО "Компания Холидей" с соответствующим запросом.

Согласно предоставленной информации от ООО "Компания Холидей", указанные выше наименования товара с незаконным использованием товарного знака, были поставлены ИП Арефьевой Т.А. в торговую сеть на общую сумму 529 760 руб., в том числе НДС.

Факт продажи указанного товара подтверждается договором поставки от 01.06.2105 N 48805, заключённым между ООО "Компания Холидей" (покупатель) и ИП Арефьевой Т.А. (поставщик); товарной накладной от 28.07.217 N 277 на сумму 963 200 руб. и счётом-фактурой от 28.07.2017 N 277 на сумму 963 200 руб.

Истец направил ответчику претензию, где последний уведомляется о неправомерности его действий, а также предлагает ответчику добровольно выплатить компенсацию истцу за допущенное нарушение в досудебном порядке.

По мнению истца, ответчиком при реализации данного товара было нарушено его исключительное право на товарный знак, зарегистрированный под N 616928 путём предложения к продаже и реализации товара с нанесённым на него товарным знаком, сходными до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи иска о взыскании с ИП Арефьевой Т.А. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, с чем выразил несогласие ответчик.

Повторно рассмотрев настоящее дело, суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

При этом вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу спорных товарных знаков установлен, подтвержден материалами дела, а именно свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 616928 и по существу ответчиком не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причинённых ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Так, статьёй 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как было сказано выше, в подтверждение факта реализации спорного товара ответчиком в материалы дела истцом представлены копии чеков на покупку товара и фотографии этого товара с этикетками, договор поставки от 01.06.2105 N 48805, заключённым между ООО "Компания Холидей" (покупатель) и ИП Арефьевой Т.А. (поставщик); товарная накладная от 28.07.217 N 277 на сумму 963 200 руб. и счёт-фактура от 28.07.2017 N 277 на сумму 963 200 руб.

В указанном документе содержатся сведения о поставке брюк Игрята для девочек арт. 8164 на общую сумму 529 760 руб. с НДС (л. д. 38).

Соответственно, двукратная стоимость товара с незаконно использованным товарным знаком по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ составила 1 059 520 руб.

Каких-либо обоснованных доводов о снижении размера компенсации ответчиком не заявлено.

В апелляционной жалобе предприниматель утверждает о сговоре истца и третьего лица, направленного на причинение имущественного ущерба иным субъектам предпринимательской деятельности, имевшим договорные отношения с ООО "Компания Холидей"; ответчик считает истца и третье лицо аффилированными лицами, полагая, что данные юридические лица взаимозависимы исходя из состава учредителей и схожего наименования организаций.

Между тем, суд апелляционной инстанции усматривает, что в материалы дела представлены сведения с сайта ФНС России в отношении юридических лиц со словом в наименовании "Холидей" и согласно данным сведениям слово "Холидей" фигурирует в наименовании 381 организации (л. д. 101-106), что само по себе не свидетельствует об аффилированности лиц.

Доводы ответчика о наличии одного и того же учредителя обществ также противоречат данным ЕГРЮЛ.

Так, в ООО "Компания Холидей" практически весь уставный капитал в размере 99,92% принадлежит Х.С.Р. ХОЛИДЕЙ СИБЕРИАДА РИТЕЙЛИНГ ТРУП ЛИМИТЕД (H.S.R. HOLIDAY SIBERIADA RETAILING GROUP LIMITED), а в ООО "Холидей Маркетинг" практически весь уставный капитал в размере 99% принадлежит Погорелову А.С.

Единственный общий учредитель ООО "Компания Холидей" и ООО "Холидей Маркетинг" Скороходов Н.А. владеет уставным капиталом в менее чем 1% (доля 0,3334 % в ООО "Холидей Маркетинг", доля 0,08 % в ООО "Компания Холидей"), следовательно, данные общества не являются взаимозависимыми лицами.

Доводы подателя жалобы относительно того, что 26.07.2016 в адрес предпринимателя от сотрудника ООО "Компания Холидей" Анисимовой О.А. поступило сообщение о том, что ООО "Компания Холидей" разработало бренд "Игрята", электронное письмо содержало вложения в виде макетов графического изображения и буквенное обозначение бренда, соответственно, продукция, поставляемая по заказу ООО "Компания Холидей", выпускалась под согласованным брендом, отклоняются судом апелляционной инстанции.

Из материалов дела следует, что между предпринимателем и ООО "Компания Холидей" заключено соглашение об обмене электронными документами N 48805е от 01.06.2015, согласно которому между сторонами предусмотрен обмен юридически важными сообщениями в электронной форме с помощью EDI (л. д. 77-81).

В соответствии с указанным соглашением стороны предусмотрели присвоения идентификационного номера (GLN-номер) для идентификации участников коммерческих транзакций.

Из соглашения об обмене электронными документами N 48805е от 01.06.2015 следует, что ООО "Компания Холидей" обладает GLN-номером 4607809429993.

Представленные в материалы дела электронные письма направлены от имени сотрудника ООО "Компания Холидей" Анисимовой О.А. с электронного адреса mailto:O_Anisimova@hclass.ru (л. д. 88-91), то есть направлены в форме документооборота не предусмотренного соглашением об обмене электронными документами N 48805е от 01.06.2015.

Каких-либо доказательств в подтверждение того, что Анисимова О.А. является работником ООО "Компания Холидей", а также доказательств того, что указанный электронный адрес принадлежит ООО "Компания Холидей", материалы дела не содержат, в свою очередь общество отрицает наличие в штате данного сотрудника.

Таким образом, доводы предпринимателя о том, что нашивка торгового знака "Игрята" была инициирована ООО "Компания Холидей", отклоняются судом как неподтвержденные материалами дела.

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что между ИП Анисимовой О.А. (поставщик) и ООО "Компания Холидей" (покупатель) заключен договор поставки от 01.06.2015 N 48805 (л. д. 20-29), из которого не следует, что продукция изготавливается поставщиком по образцам и заказам покупателя.

Заключенное дополнительное соглашение N 4 от 01.06.2017 не содержит указания на товарный знак "Игрята" (л. д. 84-87).

Судебная коллегия исходит из того, что ответчик, действуя разумно и добросовестно, был вправе запросить информацию у контрагента либо использовать общедоступные сведения о наличии прав в отношении спорного товарного знака, получить разрешение у правообладателя на использование товарного знака "Игрята".

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда. Нормы материального права судом первой инстанции при разрешении спора применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. при подаче апелляционной жалобы в связи с отказом в ее удовлетворении суд апелляционной инстанции по правилам статьи 110 АПК РФ относит на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Арефьевой Татьяны Алексеевны оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Омской области от 19.12.2019 по делу N А46-16271/2019 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

Н.Е. Иванова О.Ю. Рыжиков