Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2020 г. N 11АП-1936/20 по делу N А55-24376/2019

г. Самара

12 марта 2020 г.

Дело N А55-24376/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 05 марта 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 12 марта 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Коршиковой Е.В., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ильиной Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Авто-клаксон" на решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2019 по делу N А55-24376/2019 (судья Бунеев Д.М.),

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Авто-клаксон"

к индивидуальному предпринимателю Климцову Валерию Николаевичу

о признании права преждепользования,

третье лицо: индивидуальный предприниматель Бечвая Илья Гиглаевич,

при участии представителей:

от истца - представитель Горская М.В. по доверенности от 20.06.2019 г.,

от ответчика - представитель Бредис С.Э. по доверенности от 21.07.2017 г.,

от третьего лица - представитель Горская М.В. по доверенности от 20.09.2018 г.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Авто-клаксон" (истец) обратилось в суд с иском к Индивидуальному предпринимателю Климцову Валерию Николаевичу (ответчик) о признании за истцом права на дальнейшее безвозмездное использование колесного диска марки "ZUMBO" MODEL 701 SIZE 14x6.0, содержащего тождественные патентам на полезные модели N 136984, 140135, 141564, 141653, 141619, 141901 технические решения, путем введения указанного колесного диска в гражданский оборот (импорта в Российскую Федерацию и дальнейшей продажи) без расширения объема такого использования, который составляет 244 единицы в год (право преждепользования).

Арбитражный суд Самарской области решением от 26.12.2019 года в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с решением суда первой инстанции общество с ограниченной ответственностью обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение Арбитражного суда Самарской области отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Представитель истца и третьего лица в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что истец не обладает правом преждепользования и может безвозмездно использовать решение, тождественное полезным моделям, на которые выданы патенты Климцову В.Н., поскольку право преждепользования может быть признано только за производителем конкретного изделия, а ООО "Авто-Клаксон" не является создателем (производителем) спорной продукции, а является покупателем.

Истец отклонил доводы ответчика в письменные объяснениях, указывая на то, что вывод ответчика о том, что за истцом не может быть признано право преждепользования в связи с тем, что истцу не передавалось от китайской компании производство, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к такому использованию приготовления, является ошибочным, поскольку осуществленный истцом комплекс мероприятий доказывает, что истцом добросовестно были сделаны все необходимые приготовления для начала использования на территории РФ созданного независимо от автора (ответчика) тождественного решения.

Ответчик представил дополнение к отзыву, в котором обосновал ошибочность позиции истца, истец представил письменные объяснения.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей сторон, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, отзыве с дополнением и письменных объяснениях, суд признал иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Авто-Клаксон" и Компания "Ультра Вил (Нинбо) Ко. ЛТД", Китай, (ULTRA WHEEL (NINGBO) Co. Ltd) 01.09.2010 заключили контракт N 04-АК от 01.09.2010 на поставку автомобильных легкосплавных колесных дисков в соответствии с перечнем товаров, являющимся приложением к контракту.

Согласно п. 2 контракта его общая стоимость составила 1 317 300 долларов США. В Перечне товаров к контракту от 01.09.2010 согласован полный ассортимент запланированной к поставке продукции, ее объем, цена за единицу продукции и общая стоимость, которая также составляет 1 317 300 долларов США.

В перечне товаров к контракту от 01.09.2010 указаны диски колесные легкосплавные марки ZUMBO модель 701 размер 14x6.0.

В соответствии с п. 3 контракта товар должен был предварительно пройти сертификацию в России. Исполняя данное договорное обязательство, продавец и производитель колесных дисков (китайская компания ULTRA WHEEL (NINGBO) Co. Ltd.) обратился в органы сертификации Российской Федерации и получил следующие документы: сертификат соответствия N С-СN.АГ17.В.00191, срок действия c 22.02.2011 по 21.02.2013, сертификат соответствия N С-СN.АГ92.В.21911, срок действия c 20.12.2012 по 19.12.2013, сертификат соответствия N С-СN.АГ79.В.25482, срок действия с 07.03.2013 по 06.03.2014.

В Перечне товаров к контракту от 01.09.2010 согласовано общее количество дисков размером 14х6.0, которое должно быть поставлено: 8 000 штук - общее количество приходится на 66 моделей дисков марки "ZUMBO" размером 14х6.0 (в среднем 121 диск на каждую модель), и было впоследствии разделено между разными моделями согласно размещенному заказу на поставку. Согласованный объем означает, что 8 000 единиц продукции могли прийтись как на любую одну из указанных моделей, так и на все перечисленные модели в определенной пропорции.

Спорные колесные диски в рамках контракта были введены в оборот на территории России 10.02.2014, что подтверждается грузовой таможенной декларацией N 10130210/100214/0003054, общий объем ввоза спорной продукции - 244 шт.

При этом из графы 44 ГТД (дополнительная информация) следует, что к товару были приложены в том числе следующие документы: контракт N 04-АК от 01.09.2010 (код документа 03011); дополнение N 4 от 20.08.2013 к контракту N 04-АК (код документа 03012); сертификат соответствия N С-С1М.АГ79.В.25482 со сроком действия с 07.03.2013 по 06.03.2014 (код документа 01191); cчет-фактура (инвойс) от 18.12.2013 к контракту N 04-АК (код документа 04021); декларация-сертификат о происхождении товара от 24.12.2013 (код документа 06013).

Обосновывая заявленные требования, истец указал, что в производстве Арбитражного суда г.Москвы находится дело N А40-22357/2018 по иску Индивидуального предпринимателя Климцова Валерия Николаевича к индивидуальному предпринимателю Бечвае Илье Гиглаевичу о признании колесных дисков "ZUMBO" MODEL 701 SIZE 14x6.0, реализуемых ИП Бечвая И.Г., контрафактной продукцией; об изъятии у ИП Бечвая И.Г. контрафактной продукции (колесных дисков "ZUMBO" MODEL 701 SIZE 14x6.0) и ее уничтожении за счет ИП Бечвая И.Г.; о запрете ИП Бечвая И.Г. использовать полезные модели по патентам N N 136984, 140135, 141564, 141653, 141619, 141901 любым способом, в т.ч. путем ввоза на территорию РФ, изготовления, хранения, продажи, предложения к продаже колесных дисков "ZUMBO" MODEL 701 SIZE 14x6.0, а также о взыскании с ИП Бечвая И.Г. в пользу ИП Климцова В.Н. компенсации в общем размере 499 998 руб. и затрат на приобретение продукции 9 480 руб.

Исковые требования в деле N А40-22357/2018 ИП Климцов В.Н. основывал на принадлежащих ему патентах на полезные модели: N 136984; N 140135; N 141564; N 141653; N 141619; N 141901. Спорные колесные диски в деле N А40-22357/2018, которые содержат существенные признаки по вышеуказанным полезным моделям, были приобретены ИП Бечвая И.Г. непосредственно у общества с ограниченной ответственностью "Авто-Клаксон", которое участвует в вышеуказанном деле в качестве третьего лица.

Истец указал на то, что в приложении ко всем сертификатам, полученным китайской компанией ULTRA WHEEL (NINGBO) Co. Ltd., приведены диски колесные легкосплавные марки ZUMBO модель 701 размер 14х6.0, которые ответчик считает контрафактной продукцией. При этом все три документа об обязательной сертификации были получены до даты приоритета самого раннего патента (N 136984, приоритет от 16.10.2013).

Как считает истец, документы органов сертификации также подтверждают, что спорная продукция существовала еще до даты подачи документов на получение первого патента и истец вел приготовление к ее использованию (поставке, импорту на территорию России).

Кроме того, истец заявил о том, что штамп на спорной продукции свидетельствует о том, что она была произведена в октябре 2013 года (в тот же месяц, когда ответчик по настоящему иску подал первую заявку на полезную модель, впоследствии защищенную патентом N 136984 и до даты приоритета всех остальных полезных моделей по патентам N N 140135, 141564, 141653, 141619, 141901). С учетом даты регистрации патентов в Государственном реестре, поставка от 10.02.2014 была осуществлена еще до регистрации патентов N 140135 (дата регистрации 28.03.2014), N 141564 (дата регистрации 29.04.2014), N 141653 (дата регистрации 30.04.2014), N 141619 (дата регистрации 30.04.2014), N 141901 (дата регистрации 13.05.2014) и спустя всего 14 дней с даты публикации сведений о патенте N 136984 (дата регистрации 27.01.2014). При этом заказ на продукцию был размещен еще 21 октября 2013 года (такая дата указана в выставленном производителем проформе-инвойсе), то есть до подачи на регистрацию 5 из 6 полезных моделей и спустя всего 5 дней после подачи заявки на самую первую полезную модель по патенту N 136984 и до даты регистрации указанных патентов информация о заявленных на регистрацию технических решениях была недоступна третьим лицам, поскольку гражданский кодекс предусматривает публикацию сведений исключительно о заявках на изобретение (ст. 1385 Гражданского кодекса РФ), в то время как публикация сведений о заявках на полезные модели законодательством не предусмотрена. Спорная продукция была создана в Китае независимо от ответчика - ИП Климцова В.Н. (правообладателя патентов N N 136984, 140135, 141564, 141653, 141619, 141901), а истец, действуя добросовестно, провел достаточные приготовления к ее использованию (поставке, импорту на территорию России).

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из данной нормы следует, что при установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ); б) создание тождественного решения независимо от автора; в) добросовестность использования решения; г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта; д) объем преждепользования.

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Как разъяснено в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2015, из содержания п. 2 ст. 1361 Гражданского кодекса РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

В соответствии с п. 2 ст. 1361 Гражданского кодекса РФ право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Как разъяснено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого пользования.

Права преждепользования ограничены тем объемом применения тождественного решения, которое им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

При этом суд первой инстанции обоснованно указал, что исходя из пункта 30 указанного Обзора, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Право преждепользования связано непосредственно с созданием, независимо от автора, тождественного решения или сделанного к этому (к созданию) необходимые приготовления.

При этом суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в данном случае истец не является создателем (производителем) спорной продукции, а является ее покупателем, следовательно, положения ст. 1361 Гражданского кодекса РФ к спорным правоотношениям применению не подлежат.

Из материалов дела следует, что чертежи дисков были получены истцом от продавца

- китайской компании ULTRA WHEEL (NINGBO); сертификаты соответствия также были получены ULTRA WHEEL (NINGBO).

Таким образом, истец вел приготовление к их использованию (поставке, импорту на территорию Российской Федерации), а не приготовления к их созданию. Истец не является создателем (производителем) спорной продукции, а является ее покупателем; истцу не передавалось от китайской компании ULTRA WHEEL (NINGBO) производство, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Наличие права преждепользования в соответствии со ст. 1361 Гражданского кодекса РФ должно быть подтверждено тождественностью решений промышленного образца и изделия, защищенного патентом на полезную модель, а также добросовестностью выпуска лицом своего изделия до даты приоритета. Указанная позиция аналогична изложенной в Определении ВАС РФ от 03.03.2010 N ВАС-17190/09 по делу N А03-4132/2008.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил довод истца о том, что понятие использование или приготовления к созданию означает возможность подписание контракта между российской и иностранной фирмами, целью которого является последующий ввоз товаров, содержащих тождественные технические решения в РФ.

Спорный товар был введен в гражданский оборот на территории РФ на основании контракта N 04-АК от 01.09.2010, заключенного между "Ультра Вил (Нинбо) Ко. ЛТД" Китай (продавец) и ООО "Авто-Клаксон" Россия (покупатель).

Само по себе заключение контракта между продавцом и покупателем не вводит товар в гражданский оборот на территории РФ, поскольку согласно п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса РФ товар вводится в гражданский оборот на территории РФ путем его ввоза (на территорию РФ), продажи и т.д. патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

При этом разрешение на ввоз и продажу спорного товара на территории Российской Федерации в материалы дела не представлено.

В соответствии с п. 2 контракта товар поставляется в г.Котка, Финляндия, на условиях СРТ, согласно Таможенной декларации 10130210/100214/0003054 товар поставлялся в г.Рига, Латвия, на условиях СРТ.

Как верно отмечено судом первой инстанции, условия контракта N 04-АК от 01.09.2010 не предусматривают поставку спорного товара на территорию России.

Спорный товар ввезен на территорию Российской Федерации 10.02.2014, то есть после 27.01.2014 (дата регистрации патента N 136984) и 09.01.2014 (самой поздней даты приоритета полезной модели) и без разрешения патентообладателя.

Кроме того, требование об установлении объема преждепользования в определенный период (год, месяц и т.д.) относится к ситуации, когда продукция производится или запланирована для производства в России.

При определении объема использования тождественного технического решения необходимо учитывать критерий возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

(Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2013 по делу N А44- 6472/2012).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 128 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Аналогичная правовая позиция изложена в п. 30 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) и "Справке по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования" (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 N СП-21/14).

Конституционный Суд РФ в определении от 04.12.2007 N 966-О-П указал, что в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества на законодательном уровне, с одной стороны, закрепляются гарантии защиты исключительного права патентообладателя в отношении защищенного патентом изобретения, а с другой стороны, предусматривается право преждепользования.

Довод истца о том, что разъяснения Верховного Суда РФ которые он дает в Постановлении Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского Кодекса РФ" и "Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.) не могут применяться при рассмотрении настоящего дела не состоятелен.

В соответствии со ст. 126 Конституции РФ, п. 7 ст. 2 и п. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения.

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При таких обстоятельствах, поскольку истец не создавал, не использовал и не имел намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение, то право преждепользования у него не возникло, поэтому в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции отказал обоснованно.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда первой инстанции, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 26.12.2019 по делу N А55-24376/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.Л. Ястремский

Судьи

Е.В. Коршикова С.Ш. Романенко