Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2020 г. N 09АП-981/20 по делу N А40-23030/2019

г. Москва

16 марта 2020 г.

Дело N А40-23030/19

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 марта 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Д.В. Пирожкова, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "БигУпак"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2019 года

по делу N А40-23030/19, принятое судьей А.С. Чадовым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ТЕРПАК"

(ОГРН: 1077608001140; 152023, Ярославская область, город Переславль-Залесский, Магистральная улица, дом 20)

к Обществу с ограниченной ответственностью "БигУпак"

(ОГРН: 5147746312247; 115516, город Москва, Весёлая улица, дом 10 корпус 1, помещение 2)

о взыскании 1 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Курашко А.Г. по доверенности от 12.12.2018, Щедрин Д.М. по доверенности от 12.12.2018

от ответчика: Вардамацкая О.П. по доверенности от 09.04.2019

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРПАК" (далее - ООО "ТЕРПАК", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "БигУпак" (далее - ООО "БигУпак", ответчик) о признании незаконными действия ответчика по использованию полезной модели РФ N 108026 в термопакетах, поставленных по универсальному передаточному документу (счету-фактуре от 20.08.2018 N 82) и взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель РФ N 108026, а также 29 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 15 500 рублей расходов по нотариальному осмотру.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 26.11.2019 иск удовлетворен в части, признаны незаконными действия ответчика по использованию полезной модели РФ N 108026 в термопакетах, поставленных по универсальному передаточному документу (счету-фактуре от 20.08.2018 N 82); взыскана с ответчика компенсация за нарушение исключительного права на полезную модель РФ N 108026 в размере 300 000 рублей, а также взысканы судебные расходы в размере 15 500 рублей; расходы за производство экспертизы в размере 60 000 рублей и расходы по уплате госпошлины в сумме 15 000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 26.11.2019 отменить и принять новый судебный акт, назначив в рамках рассмотрения дела по существу дополнительную судебную товароведческую (инженерно-технологическую) экспертизу.

Заявитель считает, что судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, суд посчитал установленными обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, но которые материалами дела не доказаны.

Возражая против выводов судебной экспертизы, ответчик полагает, что изделие (предмет комплексной патентно-технической экспертизы) не совпадает с формулой полезной модели по двум признакам.

В заседании суда апелляционной инстанции 10.03.2020 представитель ответчика доводы жалобы поддержала, представители истца против удовлетворения жалобы возражали. Лица, участвующие в деле, просят рассмотреть апелляционную жалобу в пределах заявленных доводов, поэтому суд апелляционной инстанции проверяет обоснованность принятого судебного акта в пределах заявленных доводов.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, по доводам, заявленным в жалобе, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем патента Российской Федерации N 108026 на полезную модель "Термоизолирующая сумка" с приоритетом от 26.05.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10.09.2011.

Истец указывает, что ответчик вводит в гражданский оборот, предлагает к продаже и реализует продукт (термопакеты), содержащий каждый признак полезной модели РФ N 108026, приведённый в независимом пункте формулы. Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра доказательств, составленным нотариусом Нуржановой М.К.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1358, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что факт использования ответчиком полезной модели, содержащей все существенные признаки, подтвержден материалами дела, факт нарушения исключительных прав истца установлен, размер взысканной компенсации уменьшен, исходя из принципов разумности и соразмерности.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 108026, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Определением от 04.06.2019 по делу назначено проведение комплексной судебной патентно-химической экспертизы, проведение которой поручено доктору химических наук Сторожуку И.П. и патентному поверенному РФ Дементьеву В.Н.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

Перед экспертом Дементьевым В.Н.: содержит ли термоизолирующая сумка, поставленная по универсальному передаточному документу (счету-фактуре от 20.08.2018 N 82) и прилагаемая к протоколу осмотра доказательств, составленному нотариусом Нуржановой М.К. (бланк серия 30АА0818351), каждый признак полезной модели РФ N 108026, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели?

Перед экспертом Сторожуком И.П.: из какого материала выполнен внутренний слой термоизолирующей сумки, поставленной по универсальному передаточному документу (счету-фактуре от 20.08.2018 N 82) и прилагаемой к протоколу осмотра доказательств, составленному нотариусом Нуржановой М.К. (бланк серия 30АА0818351)?

В результате проведенного экспертного исследования было установлено, что термоизолирующая сумка, поставленная по универсальному передаточному документу (счету-фактуре от 20.08.2018 N 82) и прилагаемая к протоколу осмотра доказательств, составленному нотариусом Нуржановой М.К. (бланк серия 30АА0818351) содержит каждый признак полезной модели РФ N 108026, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. А внутренний слой термоизолирующей сумки выполнен из вспененного полиэтилена.

В ходе судебного разбирательства эксперт Дементьев В.Н. подтвердил выводы, изложенные в экспертном заключении, а также дал исчерпывающие пояснения на вопросы ответчика.

В апелляционной жалобе ответчик отмечает, что изделие, которое было предметом исследования комплексной патентно-химической экспертизы, не совпадает, как минимум по двум признакам, а именно:

1. "Створки пластмассовой ручки-защелки припаяны к стенкам пакета с его внутренней стороны по всей длине горловины". Несовпадение: в осматриваемых экземплярах ручка припаяна не по всей длине горловины. Это можно установить визуально, при защелкнутой пластиковой ручке в отверстие между пластиковой и краями горловины влезает тонкая шариковая ручка".

2. "И выполнены с возможностью герметизации горловины при защелкивании". Несовпадение: в осматриваемых экземплярах нет возможности герметизации горловины при защелкивании ручки, поскольку ручка в них припаяна не по всей длине горловины.

Эксперт Дементьев В.Н., разъяснил, что сумка относится к гибкой таре, которой присуща возможность изменений формы и размеров. Так, "длина горловины", которая фигурирует в формуле полезной модели, имеет одно значение, когда сумка закрыта, и другое, когда открыта. Поскольку в формуле нет признака - в каком состоянии сумки длина ручек и длина горловины одинаковы, данный признак распространяется на оба варианта. Манипуляции с открытием и закрытием сумки позволили убедиться, что открытом состоянии ручки-защелки простираются во всю длину горловины. Это определило мнение эксперта, что этот признак содержится в изделии.

Делая вывод в отношении наличия в изделии ответчика признака "ручки-защелки, выполнены с возможностью герметизации горловины при защелкивании", эксперт руководствовался общепринятым определением понятия "герметичность" - "способность оболочки (корпуса) препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными оболочкой" (dic.academic.ru).

Определение "герметичность тары", содержащееся в ГОСТ Р51827-2001" Тара. Методы испытаний на герметичность и гидравлическое давление" по существу не отличается от общепринятого. Согласно ему (п.3.5) герметичность - это "способность тары, ее деталей (корпуса, крышек, доньев), а также отдельных ее элементов и соединений препятствовать проницаемости газов, паров и жидкостей". "Препятствовать" не означает "исключать проницаемость". Изучение конструкций ручек позволило эксперту прийти к выводу, что благодаря их форме, плотному креплению к пленке и наличию защелок они будут при защелкивании препятствовать проникновению внешнего воздуха в сумку, а значит герметизировать горловину как указано в формуле полезной модели (т.3. л.д. 69-70).

Таким образом, выводы эксперта по признакам, указанным в апелляционной жалобе, не являются предположительными и не обоснованными, а основаны на изучении и анализе продукта ответчика, в результате которых установлено следующее: горловина сумки при закрывании с помощью ручек-защелок не имеет видимых щелей или отверстий; назначение продукта ответчика - термоизоляция; на сумке указано, что она "удерживает тепло и холод в течение более 3 часов".

Но при этом ответчик полагает, что, якобы, термоизоляция сумки и удерживание тепла и холода в течение более 3 часов возможны без какой-либо герметизации горловины при защелкивании.

Эксперт сделал верный вывод о том, что "при отсутствии герметичности, происходил бы свободный воздухообмен с окружающей средой и быстрое выравнивание температуры, то есть сумка не отвечала бы своему назначению как "термоизолирующая".

Ответчиком заявлена определенная характеристика устройства: "удерживает тепло и холод в течение более 3 часов". Функционирование устройства невозможно в условиях свободного воздухообмена, для выполнения термопакетом своего назначения необходимо обеспечение достаточной для этого степени герметичности.

Таким образом, экспертное заключение (т. 2, л.д. 34-51) соответствует требованиям статей 64, 68, 82, 86 АПК РФ, поскольку содержит сведения об экспертах, которые была предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, достоверную оценку результатов исследования и обоснование выводов по поставленным вопросам. Заключение основано на материалах дела, является ясным и полным, противоречия в выводах экспертов отсутствуют. Доказательств, опровергающих указанные выводы экспертизы и суда первой инстанции, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство ответчика о проведении по делу дополнительной товароведческой экспертизы.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено наличие между сторонами договора поставки N 57/03-2016 от 30.03.2016 в рамках которого истцом поставлялись, в том числе, термопакеты аналогичные спорному (42Х45). Из электронной переписки усматривается, что истец и ответчик совместно изготавливали пакеты, производилась спайка пакетов, приваривание ручек, установка термослоя.

Доказательств расторжения договора суду не представлено.

Письмом N 157 от 21.11.2018 истец указал ответчику на нарушение его прав.

В ответном письме от 21.11.2018 ООО "БигУпак" сослалось на отсутствие нарушений прав истца, поскольку в его изделии не используются все признаки полезной модели истца.

Суд принимает во внимание, что ответчик, будучи предупрежденным о нарушении прав истца, продолжал производить и предлагать к продаже термопакеты.

Учитывая изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем, апелляционная жалоба ответчика является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2019 года по делу N А40-23030/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "БигУпак" (ОГРН: 5147746312247; 115516, город Москва, Весёлая улица, дом 10 корпус 1, помещение 2) с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей по проведению экспертизы, уплаченной по платежному поручению N 24 от 03.02.2020.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Д.В. Пирожков Е.Б. Расторгуев