Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2020 г. N 10АП-737/20 по делу N А41-65622/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2020 г. N С01-872/2020 по делу N А41-65622/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

28 мая 2020 г.

Дело N А41-65622/19

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 мая 2020 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.

судей: Виткаловой Е.Н., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Малофеевой Ю.В.,

при участии в судебном заседании:

от ООО ТД Нефтьмагистраль (ИНН 7722582752, ОГРН 1067746809998) - Дятчина Е.В. представитель по доверенности от 11.06.19 г.;

от ИП Сычева Олега Александровича (ИНН 503412727757, ОГРНИП 314503433100015) - Демидова О.В. представитель по доверенности от 16.09.19 г. рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом Нефтьмагистраль (ИНН 7722582752, ОГРН 1067746809998) на решение Арбитражного суда Московской области от 25 декабря 2019 года по делу N А41- 65622/19,, принятое судьей Е.В. Кочергиной,

по исковому заявлению ООО ТД Нефтьмагистраль к ИП Сычеву О.А. - о прекращении использования товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом Нефтьмагистраль (далее - ООО ТД Нефтьмагистраль) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Сычеву Олегу Александровичу (далее- ИП Сычев О.А.) с требованиями - пресечь нарушение исключительных прав ООО ТД НМ на товарный знак путем запрета ИП Сычеву О.А. использования товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в свой деятельности, удаления обозначений товарного знака с установленной АЗС; - взыскать с ИП Сычева О.А. в пользу ООО ТД НМ компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 5000000 рублей; - взыскать с ИП Сычева О.А. в пользу ООО ТДНМ расходы по государственной пошлине и судебные расходы по оплате нотариальных услуг.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 декабря 2019 года по делу N А41- 65622/19 в удовлетворении иска отказано. (т. 3 л.д. 173-175).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО ТД Нефтьмагистраль обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Как указал истец, о ООО ТД НМ является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "НМ", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 10.11.2016, приоритет товарного знака установлен с 08.07.2015.

Данное обстоятельство подтверждается свидетельством на товарный знак N 594294, выданный Роспатентом.

В ходе осмотра автозаправочной станции по адресу г. Шатура ул. Большевик, проведенного обществом в присутствии нотариуса Дорофеевой И.М., установлено следующее: - площадка с колонками для заправки топливом в количестве двух штук имеет навес на четырех панелях, навес прямоугольной формы, темно-красного цвета, в верхней части навеса с северной и западной стороны расположен знак треугольной формы, на белом фоне которого с окантовкой черного цвета имеется изображение буквы "М" черного цвета вдоль одного прямого угла треугольника, на противоположной стороне острого угла треугольника до середины треугольника имеется заштрихованный черный треугольник меньшего размера с белой окантовкой, внутри маленького черного треугольника параллельно букве "М" обозначена буква "э" ярко-желтого цвета, далее следует надпись печатным шрифтом слова "МАГИСТРАЛЬ ЭКОНОМ", при этом слово "МАГИСТРАЛЬ" полностью ярко-желтого цвета. Какие либо иные слова или обозначения отсутствуют; - на съезде с дороги к зданию автозаправочной станции установлена информационная колонна с ценовыми указателями на топливо, при этом на колонне имеется знак треугольной формы, на белом фоне которого с окантовкой черного цвета имеется изображение буквы "М" черного цвета вдоль одного прямого угла треугольника, на противоположной стороне острого угла треугольника до середины треугольника имеется заштрихованный черный треугольник меньшего размера с белой окантовкой, внутри маленького черного треугольника параллельно букве "М" обозначена буква "э" ярко-желтого цвета, далее следует надпись печатным шрифтом слова "МАГИСТРАЛЬ ЭКОНОМ", при этом слово "МАГИСТРАЛЬ" полностью ярко-желтого цвета. Какие либо иные слова или обозначения отсутствуют (л.д. 17 т.1 - протокол осмотра доказательств).

К протоколу осмотра приложены фотоснимки (л.д. 20-22 т.1).

Истец полагает, что указанное обозначение сходно до степени смешения с его товарным знаком, зарегистрированном по свидетельству N 594294 "НМ" (л.д. 70-71 т.1).

Собственником АЗС по адресу г. Шатура ул. Большевик является ИП Сычев О.А.

Согласно выводам экспертизы от 29.10.2019, проведенной на основании запроса ООО ТД НМ экспертом Месяшной Н.В., обозначение, используемое ИП Сычевым О.А. в оформлении АЗС по адресу г. Шатура ул. Большевик, АЗС "Магистраль Эконом", сходно до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) с зарегистрированным товарным знаком на имя ООО ТД НМ по свидетельству N 594294; графическое, визуальное сходство с использованными изображениями имеют элементы по свидетельству N 594294: словесный элемент "Магистраль", внешняя форма - треугольник, параллельные утолщенные линии, выполненные черным цветом, стилизованное изображение капли, сочетание цветов (черный и красный), графическое исполнение треугольника - все линии элементов треугольника либо являются его стороной, либо параллельны его сторонам.

ИП Сычев О.А. сходное до степени смешения обозначение размещает на стелле, навесе АЗС, на которой реализуются товары и оказываются услуги в сфере обслуживания автомобилей, продвижения и продажи товаров нефтегазовой отрасли (л.д. 104-105 т.1). Аналогичные выводы содержатся в экспертном заключении от 09.12.2019, также составленном Месяшной Н.В. (л.д. 107 т.2).

Истец полагает, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания), в связи с чем обратился к ответчику с претензией.

Отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции исходил из того, что истец не представил доказательств нарушения своих прав и законных интересов.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ООО ТД НМ указывает, что выводы суда необоснованные.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак как средство индивидуализации товаров, работ, услуг является интеллектуальной собственностью.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ также предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

Истец документально не подтвердил нарушение его исключительных прав именно ответчиками.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно свидетельству N 594294, права истца зарегистрированы на товарный знак, обозначенный как треугольник с буквами Н черного цвета, М красного цвета и черной каплей над буквой М, на белом фоне, под треугольником надпись нефть (черного цвета) магистраль (красного цвета) маленькими печатными буквами (л.д. 70 т.1).

Как видно из фотоснимков, сделанных на АЗС ответчика, имеется следующее обозначение: в треугольнике буква М на белом фоне и буква Э на черном фоне.

Под треугольником большими буквами надпись МАГИСТРАЛЬ черного цвета, под которой надпись ЭКОНОМ. Таким образом, исходя из рисунков и описания, может быть предположено сходство обозначений, но не до степени смешения.

Представленные истцом экспертные заключения обоснованно не приняты судом в качестве надлежащих доказательств, поскольку не доказано, что эксперт обладает познаниями в области лингвистики и изобразительного искусства; в заключении отсутствует изображение объектов исследования и их достоверное описание; объекты исследования описаны неверно и неполно; в заключении отсутствуют предусмотренные методиками виды анализа: фонетический, графический, семантический, анализ изобразительных элементов; заключение содержит голословные суждения эксперта.

Кроме того, как следует из пояснений ответчика, не оспоренных истцом надлежащим образом, обозначение на АЗС, в отношении которого возник спор, им удалено. Следовательно по настоящему делу истец не представил доказательств нарушения своих прав и законных интересов.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 25 декабря 2019 года по делу N А41- 65622/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд по интеллектуальным в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Е.Н. Виткалова В.Н. Семушкина