Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июня 2020 г. N 19АП-1510/19 по делу N А14-22954/2018

г. Воронеж

1 июня 2020 г.

Дело N А14-22954/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 1 июня 2020 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Щербатых Е.Ю., Поротикова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ": Дудченко Ю.С., представитель по доверенности от 29.12.2019;

от общества с ограниченной ответственностью "Дорохин": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от индивидуального предпринимателя Новикова Сергея Владимировича: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дорохин" на решение Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020 по делу N А14-22954/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ОГРН 1085053002495, ИНН 5053055450) к обществу с ограниченной ответственностью "Дорохин" (ОГРН 1133668051956, ИНН 3616016638) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 473042,

третье лицо: индивидуальный предприниматель Новиков Сергей Владимирович (ОГРНИП 312505305500019, ИНН 505300555430),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (далее - ООО "РУСМАШ", истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дорохин" (далее - ООО "Дорохин", ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 473042, а также 647 руб. 90 коп. судебных расходов по оплате почтовых услуг, 7 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Новиков Сергея Владимирович (далее - ИП Новиков С.В.).

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2019 по делу N А14-22954/2018 в удовлетворении исковых требований ООО "РУСМАШ" отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2019 решение Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2019 по делу N А14-22954/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО "РУСМАШ" - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 решение Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2019 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2019 по делу N А14-22954/2018 отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020 исковые требования ООО "РУСМАШ" удовлетворены. Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскано 14 773 руб. 90 коп. судебных расходов. В удовлетворении заявления ООО "Дорохин" о возмещении судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Дорохин" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалось на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020, в связи с чем просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

ООО "РУСМАШ" представлен отзыв на апелляционную жалобу, из которого следует, что истец считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "РУСМАШ" возражал против доводов апелляционной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным, обоснованным и не подлежащим отмене, а доводы апелляционной жалобы несостоятельными, по основаниям, изложенным в приобщенном к материалам дела отзыве, просил обжалуемое решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили. Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о месте и времени судебного заседания, апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Дорохин" - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что ООО "РУСМАШ" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

01.03.2016 между ООО "РУСМАШ" (лицензиар) и ИП Новиковым С.В. (лицензиат) был заключен лицензионный договор N 2, согласно которому истец предоставил Новикову С.В. на срок действия договора неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам РФ N 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и N 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3).

Согласно пунктам 3.1 - 3.3 указанного договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации; качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара.

Согласно пункту 3.9 лицензионного договора от 01.03.2016 N 2 лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром.

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака N 473042 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора, за использование товарного знака N 561554 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора.

Из представленной истцом копии платежного поручения N 14 от 08.02.2018 следует, что ИП Новиков С.В. уплатил ООО "РУСМАШ" 200 000 руб. по лицензионному договору N 2 от 01.03.2016.

ООО "РУСМАШ" стало известно, что 02.08.2018 в магазине "Автозапчасти", расположенном по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, пос. Новая Усмань ул. Дорожная, д. 57, ответчиком предлагался к продаже и был реализован товар - автоматический натяжитель цепи "Pilot", на который нанесено обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым товарным знаком.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела были представлены копии расходных накладных N 21886 и N 21888 от 02.08.2018, в которых указаны наименование поставщика - ООО "Дорохин", проставлен угловой штамп, содержащий сведения об ООО "Дорохин", ОГРН 1133668051956, ИНН 3616016638, адресе, наименовании товара - натяжитель цепи ВАЗ-2101-07 автомат, цена - 550 руб., имеется подпись продавца; приобретенный товар в количестве 2 штук; видеозапись приобретения товара (статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и часть 2 статьи 64 АПК РФ).

Полагая, что ООО "Дорохин" нарушены исключительные права истца на спорный товарный знак, определив размер компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на основании лицензионного договора от 01.03.2016 N 2, заключенного с ИП Новиковым С.В., которому истцом была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042, ООО "РУСМАШ" обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд области руководствовался тем, что представленный в материалы дела лицензионный договор, заключенный между ООО "РУСМАШ" и ИП Новиковым С.В., не подтверждает цену, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование товарного знака.

Отменяя решение Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2019 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2019 по делу N А14-22954/2018 и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам признал необоснованным вывод судов о том, что с учетом аффилированности между истцом и третьим лицом фактические отношения, возникшие между ними на основании лицензионного договора от 01.03.2016 N 2, не предполагали использование спорного товарного знака, а также указал на то, что по данной категории споров именно на ответчике лежит бремя доказывания несоответствия цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, и как следствие наличие оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Удовлетворяя при новом рассмотрении заявленные ООО "РУСМАШ" требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству РФ N 473042. Кроме того, суд пришел к выводу об обоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 473042.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением "РУСМАШ".

Исследовав и сравнив представленный истцом автоматический натяжитель цепи "Pilot" в качестве оригинального товара, реализованный ответчиком спорный товар, апелляционный суд приходит к выводу о том, что обозначение на упаковке товара, приобретенного истцом, выполнено с подражанием изображению, зарегистрированного в качестве товарного знака N 473042, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 01.03.2016, заключенным с иным лицом.

При этом судебная коллегия отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как установлено апелляционным судом и следует из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 на предоставление права использования товарного знака по свидетельству РФ N 473042, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период после заключения указанного договора.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение исходя из этой цены.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обоснованно обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

При новом рассмотрении исковых требований общества по существу суд первой инстанции, оценив лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, пришел к обоснованному выводу, что данный договор является надлежащим доказательством стоимости права использования спорного товарного знака, применил избранный истцом порядок определения размера компенсации за допущенное нарушение с компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Вопреки доводам апелляционной жалобы лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен. При этом апелляционный суд принимает во внимание, что доводы об аффилированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком.

Из материалов дела не следует, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

При этом отсутствуют правовые основания для снижения заявленного размера компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак, поскольку в данном случае отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Аналогичная правовая позиция содержится в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773, от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787.

Поскольку соответствующих доказательств, обосновывающих иной размер компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, ответчиком не представлено (лицензионные договоры и иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), механизмами доказывания, предусмотренными АПК РФ, ответчик также не воспользовался (не ходатайствовал о назначении экспертизы по оценке стоимости права использования товарного знака, принадлежащего истцу), исходя из распределения бремени доказывания и отсутствия доказательств, подтверждающих обоснованность размера компенсации в ином размере, судебная коллегия апелляционного суда соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии оснований удовлетворения исковых требований ООО "РУСМАШ" в полном объеме.

Иных доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 14.02.2020 по делу N А14-22954/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дорохин" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

Е.Ю. Щербатых А.И. Поротиков