Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2020 г. N 19АП-1253/20 по делу N А48-7049/2019

г. Воронеж

8 июля 2020 г.

Дело N А48-7049/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 8 июля 2020 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Ушаковой И.В., Поротикова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от открытого акционерного общества "Геркулес": Довгалюк А.И., представитель по доверенности N 43 от 09.06.2019;

индивидуальный предприниматель Седых Роман Викторович, на основании выписки из ЕГРИП, паспорт РФ,

от общества с ограниченной ответственностью "Орловские злаки": Василевский В.В., представитель по доверенности N 2 от 10.06.2019, удостоверение адвоката N 0634;

от общества с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Паратайп": представитель не явился, доказательства надлежащего извещения имеются в материалах дела;

рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном в режиме онлайн, апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Седых Романа Викторовича, обратившегося в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общества с ограниченной ответственностью "Орловские злаки" на решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 по делу N А48-7049/2019 по иску открытого акционерного общества "Геркулес" (ИНН 5020002781, ОГРН 1025002586179) к обществу с ограниченной ответственностью "Геркулесъ" (ИНН 5753059436, ОГРН 1125740008272) о запрете использовать комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053, в том числе запретить размещать их в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете на сайте "геркулесъ.рф", а также запрете размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком или вводятся им в оборот иными способами; о возложении обязанности изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ N 643053, и уничтожить за свой счет упаковку товаров, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ N 643053; о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ N 643053,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА" (ИНН 5020080846, ОГРН 116 5020050920), общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Паратайп" (ИНН 7734169684, ОГРН 1037739573057)

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Геркулес" (далее - ОАО "Геркулес", истец) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Геркулесъ" (далее - ООО "Геркулесъ", ответчик) о запрете использовать комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053, в том числе запретить размещать их в рекламе, в предложениях к продаже, в Интернете на сайте "геркулесъ.рф", а также запретить ответчику размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком или вводятся им в оборот иными способами; о возложении обязанности изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ N 643053, и уничтожить за свой счет упаковку товаров, на которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ N 643053; о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ N 643053 (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

К участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА", общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Паратайп".

Решением Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 исковые требования ОАО "Геркулес" удовлетворены частично, ООО "Геркулесъ" с момента вступления решения суда в законную силу запрещено использовать комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053, в том числе запрещено их размещение в рекламе, в предложениях к продаже, в сети "Интернет" на сайте "геркулесъ.рф", а также запрещено размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ООО "Геркулесъ" или вводятся им в оборот иными способами; на ООО "Геркулесъ" возложена обязанность изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053; с ООО "Геркулесъ" в пользу ОАО "Геркулес" взыскано 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ N 643053. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части удовлетворения исковых требований, ООО "Геркулесъ" (в настоящее время - общество с ограниченной ответственностью "Орловские злаки", далее - ООО "Орловские злаки") обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалось на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 в указанной части, в связи с чем просило его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Как указал ответчик, применяя предельно допустимый размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), арбитражным судом не учтено, что ранее ответчик не привлекался ни к административной, ни к гражданской ответственности за нарушение исключительных прав. По мнению ответчика, ОАО "Геркулес" злоупотребило процессуальными правами, увеличив в ходе рассмотрения дела исковые требования, что является основанием для отнесения судебных расходов на истца.

В Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 по делу N А48-7049/2019 в порядке статьи 42 АПК РФ также обратился индивидуальный предприниматель Седых Роман Викторович (далее - ИП Седых Р.В.), в которой просил решение суда отменить и рассмотреть дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, привлечь заявителя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

ОАО "Геркулес" представлены отзывы на апелляционные жалобы, из которых следует, что истец считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, и их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции, проведенном в режиме онлайн, ИП Седых Р.В. и представитель ООО "Орловские злаки" поддержали доводы апелляционных жалоб, считая решение незаконным и необоснованным.

Представитель ОАО "Геркулес" возражал против доводов апелляционных жалоб, считая решение суда первой инстанции законным, обоснованным и не подлежащим отмене, а доводы апелляционных жалоб несостоятельными.

Иные лица, участвующие в деле, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили. Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о месте и времени судебного заседания, апелляционная жалоба была рассмотрена в отсутствие их представителей в порядке статей 123, 156, 266 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

По правилам части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Как следует из апелляционной жалобы ООО "Орловские злаки", ответчиком обжалуется решение суда первой инстанции в части запрета ответчику использовать комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053, в том числе запрета их размещения в рекламе, в предложениях к продаже, в сети "Интернет" на сайте "геркулесъ.рф", а также запрета размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ООО "Геркулесъ" или вводятся им в оборот иными способами; возложения обязанности изъять из оборота товары, на упаковке которых размещены комбинированные обозначения "ЭКСТРА", сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053; взыскания с ООО "Геркулесъ" 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству РФ N 643053.

Учитывая, что от участвующих в деле лиц не поступило возражений против проверки решения в обжалуемой части, апелляционный суд на основании части 5 статьи 268 АПК РФ проверяет законность и обоснованность решения суда только в указанной части.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 АПК РФ, изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб, отзывов, заслушав объяснения ИП Седых Р.В., представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, считает необходимым производство по апелляционной жалобе ИП Седых Р.В., обратившегося в порядке статьи 42 АПК РФ, прекратить, решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 по делу N А48-7049/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Орловские злаки" - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) ОАО "Геркулес" является правообладателем комбинированного товарного знака в виде изображения "ЭКСТРА" (наименование "ЭКСТРА", выполненное определенными шрифтом и цветом на овсяных хлопьях, хлопьях (продуктах зерновых)) с приоритетом товарного знака 11.05.2016, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 643053.

Как указал истец, им выявлен факт производства ответчиком продукции с нанесением на нее изображения, сходного с зарегистрированным товарным знаком истца, и реализации данной продукции ООО "ЭЛИТА" в различных торговых точках, подтвержденный представленными фотографиями полок торговых точек и кассовых чеков данных торговых точек о приобретении товара ответчика и размещения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ответчика, что зафиксировано путем составления нотариально удостоверенного протокола осмотра доказательств от 07.03.2019.

Посредством обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области 02.09.2019 истцом была получена информация о том, что объем реализации ответчиком производимой продукции за 2018 год составил 41 676 565 руб.

В ответ на претензию истца о прекращении нарушения прав ОАО "Геркулес" на товарный знак по свидетельству РФ N 643053 ответчик 22.04.2019 сообщил об изменении с 01.04.2019 написания слова "ЭКСТРА", признав схожесть изображения с зарегистрированным товарным знаком в слове "ЭКСТРА". Также сообщил об изменении дизайна макетов упаковки, размещенных на сайте "геркулесъ.рф".

Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения ОАО "Геркулес" в арбитражный суд с настоящими требованиями (с учетом уточнения).

Частично удовлетворяя исковые требования ОАО "Геркулес", арбитражный суд области правомерно руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу пункт 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статьи 1481 ГК РФ).

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Применительно к положениям пункта 2 статьи 1484 ГК РФ незаконное использование товарного знака (сходного обозначения) может выражаться, в частности, в безосновательном (без согласия правообладателя) размещении такого товарного знака (обозначения) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в размещении товарного знака (обозначения) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Применительно к рассматриваемому спору необходимо установить степень тождественности или схожести обозначения с охраняемым товарным знаком.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на полном объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимосвязанности.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Суд первой инстанции, проведя сравнительный анализ противопоставляемых обозначений: товарного знака по свидетельству РФ N 643053 и использованного ответчиком обозначения пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца для потребителя соответствующих товаров.

Доминирующим элементом лицевой части обеих упаковок является надпись "ЭКСТРА", выполненная в тождественной графической манере: исполнена одинаковым шрифтом и практически одинакового размера, в одной цветовой гамме от светло-голубого до темно-голубого, располагается в одном и том же месте, надпись на упаковке ОАО "Геркулес" имеет вогнутость букв по центру слова "ЭКСТРА", а надпись на упаковке ООО "Орловские злаки" выполнена ровным шрифтом, но при этом имеет рамку также вогнутую по центру слова.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При этом употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Однако ответчик использовал не просто наименование "ЭКСТРА" как слово или имя нарицательное, а конкретное обозначение - товарный знак, зарегистрированный в установленном законом порядке и принадлежащий правообладателю.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, в силу пункта 4 которой правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, в отсутствие доказательств правомерности использования спорного объекта имущественных прав, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация.

Доводы ответчика о необоснованности взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в предельно допустимом размере (5 000 000 руб.) подлежат отклонению на основании следующего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и тому подобное), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб., в обоснование которого представлены доказательства реализации ответчиком производимой продукции в 2018 году на сумму, превышающую 41 000 000 руб.

Руководствуясь приведенными положениями действующего законодательства, с учетом характера правонарушения, допущенного ответчиком, степени его вины, в отсутствие документально обоснованных возражений ответчика относительно размера компенсации, суд первой инстанции пришел к выводу о разумности, справедливости и соразмерности заявленного истцом размера компенсации - 5 000 000 руб.

Суд апелляционной инстанции оснований для снижения соответствующей суммы компенсации не находит, поскольку ответчиком не обоснована и документально не подтверждена необходимость ее снижения.

Кроме того, при осуществлении предпринимательской деятельности участники гражданского оборота обязаны действовать с той степенью разумности и осмотрительности, необходимой и достаточной не только для реализации собственных прав, но и для недопущения нарушения прав и законных интересов третьих лиц. Доказательств проявления ответчиком должной осмотрительности и заботливости, направленной на недопущение нарушения исключительных прав истца, не представлено.

Вопреки мнению ответчика оснований для применения положений постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П у суда первой инстанции не имелось.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, судом были обоснованно удовлетворены исковые требования о возложении на ООО "Орловские злаки" обязанности прекратить использование обозначений "ЭКСТРА", в том числе их размещение в рекламе, в предложениях к продаже, в сети "Интернет" на сайте "геркулесъ.рф", а также запретить размещать их на упаковках и этикетках овсяных хлопьев, которые производятся и продаются ответчиком.

В силу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2012 N 5939/12, если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую незаконно нанесен товарный знак, действия данного лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.

Учитывая, что на товарах, которые производятся и предлагаются к продаже ООО "Орловские злаки", незаконно размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 643053, суд пришел к правомерному выводу, что указанный товар является контрафактным, следовательно, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение, подлежат изъятию из оборота.

Довод апелляционной жалобы о том, увеличение истцом исковых требований без доплаты государственной пошлины свидетельствует о недобросовестном пользовании истцом принадлежащими ему процессуальными правами, также подлежит отклонению, поскольку основан на неверном понимании норм процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

В тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ (пункт 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах").

В связи с этим признаков злоупотребления правом в понимании положений статьи 111 АПК РФ действия истца не содержат.

Иных доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 257 АПК РФ лицо, участвующее в деле, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства определение, решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

В силу статьи 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным Кодексом.

Согласно разъяснению, данному в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", правом на подачу апелляционной жалобы в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обладают лица, о правах и обязанностях которых принят судебный акт, то есть, данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Лицо, не участвовавшее в деле, должно обосновать, что оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются его права или обязанности. Наличие у лица, не привлеченного к участию в деле, заинтересованности в исходе дела само по себе не наделяет его правом на обжалование судебных актов.

Согласно пункту 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 в случае, когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 264 Кодекса.

После принятия апелляционной жалобы лица, не участвовавшего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции определяет, затрагивает ли принятый судебный акт непосредственно права или обязанности заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта суда первой инстанции, руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 270 Кодекса, и о привлечении заявителя к участию в деле. Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

Обосновывая свое право на обжалование решения по настоящему делу, ИП Седых Р.В. указал, что арбитражным судом области вывод о сходстве до степени смешения изобразительных элементов товарного знака истца с элементами обозначений ответчика сделан посредством сопоставления внешнего вида передней части упаковок в целом. При этом оформление передней части упаковки с продукцией ответчика является товарным знаком по свидетельству РФ N 609527, зарегистрированным для товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг: крупа овсяная; крупы пищевые; овес дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель представил лицензионный договор от 20.03.2017, заключенный между ИП Седых Р.В. (лицензиар) и ООО "Геркулесъ" (лицензиат), согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на право использования товарного знака по свидетельству РФ N 609527 для индивидуализации всех перечисленных товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг: крупа овсяная; крупы пищевые; овес дробленый; овес очищенный; продукты на основе овса; хлопья овсяные путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также объявлениях, на вывесках и рекламе; в сети "Интернет".

Изучив материалы дела, а также доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что принятым по делу решением не затрагиваются права и законные интересы ИП Седых Р.В. ввиду следующего.

Как указано в пункте 2.1., предметом лицензионного договора от 20.03.2017 является изобразительный товарный знак по свидетельству РФ N 609527, представляющий собой оригинальную композицию, состоящую из ограниченного вертикально ориентированным прямоугольником набора фруктов и ягод с листьями, среди которых угадываются яблоки, персик и земляника с малиной, а также злаков, которые расположены вокруг наполненного некой крупой открытого мешочка; от продуктов исходят лучи; в верхней части композиции размещены две горизонтально ориентированные плашки: в форме "бантика" и в форме наложенного на него овала.

Используемые цвета: черный, синий, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый, серый, серо-бежевый, темно-бежевый, молочный, желтовато-молочный, желтый, желто-коричневый, оранжевый, розовый, красный, персиковый, малиновый, бледно-малиновый, ореховый, зеленый, светло-зеленый, бледно-зеленый.

Предметом настоящего спора является нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 643053 - изображение "ЭКСТРА", выполненное определенными шрифтом и цветом на овсяных хлопьях, хлопьях (продуктах зерновых)).

Судебной коллегией установлено, что решение арбитражного суда от 13.01.2020 ни в мотивировочной, ни в резолютивной части не содержит суждений и выводов непосредственно о правах и об обязанностях ИП Седых Р.В., права этого лица в отношении предмета спора не установлены, какие-либо обязанности на него не возложены.

Также апелляционным судом учтено, что суд первой инстанции, сделав вывод о нарушении ответчиком прав истца на товарный знак только в части цветографического изображения слова "ЭКСТРА", отказал истцу в удовлетворении требования об уничтожении всей упаковки товара, поскольку право на цветовое решение остальной упаковки принадлежит ответчику. Выводы суда в указанной части сторонами не оспариваются (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

Поскольку судом апелляционной инстанции установлено, что заявитель не имеет право на обжалование судебного акта, производство по апелляционной жалобе ИП Седых Р.В. подлежит прекращению (пункт 2 постановления от 28.05.2009 N 36).

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Согласно пункту 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", прекращая производство по жалобе, суд апелляционной инстанции со ссылкой на часть 1 статьи 151 АПК РФ и подпункт 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации решает вопрос о возврате суммы государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Государственная пошлина в размере 3 000 руб., перечисленная по платежному поручению от 11.02.2020 N 40, подлежит возврату ИП Седых Р.В. из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 42, 110, 150, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 по делу N А48-7049/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Орловские злаки" (ИНН 5753059436, ОГРН 1125740008272) - без удовлетворения.

Производство по апелляционной жалобе индивидуального предпринимателя Седых Романа Викторовича (ИНН 772819561493, ОГРНИП 313774635000851) на решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2020 по делу N А48-7049/2019 прекратить.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Седых Роману Викторовичу (ИНН 772819561493, ОГРНИП 313774635000851) из федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, перечисленной по платежному поручению от 11.02.2020 N 40.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

И.В. Ушакова А.И. Поротиков