Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2020 г. N 13АП-11916/20 по делу N А56-31372/2019

г. Санкт-Петербург

08 июля 2020 г.

Дело N А56-31372/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июля 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Горбачевой О.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Коршачек Е.О.

при участии:

от истца: Ермолаев И.М. по доверенности от 27.08.2018;

от ответчика: 1) Осетинский А.Л. по доверенности от 17.05.2019; 2) не явился (извещен);

от 3-го лица: не явился (извещен);

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11916/2020) ООО "КОМПАНИЯ ЕДИНОГО МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВКИ И РАЗРАБОТКИ ФУРНИТУР" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2020 по делу N А56-31372/2019 (судья Евдошенко А.П.), принятое

по иску ООО "КЕМППИ"

к 1) ООО "КОМПАНИЯ ЕДИНОГО МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСТАВКИ И РАЗРАБОТКИ ФУРНИТУР"; 2) Сильвестров Игорь Алексеевич

3-е лицо: АО "Регистрационный Сетевой Информационный Центр";

о защите исключительных прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Кемппи" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" (сокращенное наименование - ООО "КЕМППИРФ") (далее - ответчик 1) и к Сильвестрову Игорю Алексеевичу (далее - ответчик 2) о защите исключительных прав на товарный знак с требованием:

- запретить ответчикам использовать товарный знак "КЕМППИ" по свидетельству N 636160 от 20.11.2017 и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в том числе, в доменном имени второго уровня "кемппи.рф" при предложении к продаже товаров, продаже товаров, однородные тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

- взыскать с ответчиков 1 000 000 руб. компенсации, в том числе 200 компенсации за использование товарного знака в продаже аналогичной продукции, для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак, + 800 000 руб. компенсации за использование товарного знака в доменном имени второго уровня "кемппи.рф" при предложении к продаже аналогичных товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен регистратор домена - АО "Регистрационный Сетевой Информационный Центр" (далее - АО "РСИЦ", третье лицо).

Решением суда от 28.02.2020 исковые требования удовлетворены частично. Ответчику запрещено использовать товарный знак "КЕМППИ" по свидетельству N 636160 от 20.11.2017 (приоритет от 02.02.2017) и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в том числе, в доменном имени "кемппи.рф" при предложении к продаже, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. С ответчиков солидарно взыскана компенсация в сумме 500 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 17 500 руб. В удовлетворении остальной части в иске отказано.

В апелляционной жалобе ответчик 1, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что у него имеются законные основания для использования спорного доменного имени. По инею подателя жалобы, комбинированное обозначение на сайте "кемппи.рф" не сходно до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком N 636160. Также ответчик 1 ссылается на чрезмерность суммы компенсации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором оспариваются доводы ответчика 1.

Ответчик 2 и третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, своих представителей в судебное заседание не направили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика 1 поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству о государственной регистрации N 636160 от 20.11.2017 (приоритет 02.02.2017) Компания Kemppi Oy (Финляндия) является правообладателем словесного товарного знака "КЕМППИ" в отношении товаров, относящихся к 07, 09, 42 классам МКТУ.

01.02.2018 между компанией Kemppi Oy (лицензиар) и истцом (лицензиат) заключено лицензионное соглашение N ТМ2 о предоставлении права использования спорного товарного знака на условиях исключительной лицензии в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, на территории Российской Федерации. Предоставление права использования товарным знаком по указанному лицензионному соглашению зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности (регистрация от 08.10.2018 РД 0269544).

Истцу стало известно, что ООО "Кемппирф" использует доменное имя второго уровня "кемппи.рф", тождественное товарному знаку "Кемппи", а также комбинированное обозначение (логотип), сходное до степени смешения с товарным знаком для продажи товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, а именно - для продажи газосварочного оборудования и комплектующих к нему.

В письме АО "РСИЦ" указано, что администратором доменного имени "кемппи.рф" является Сильвестров Игорь Алексеевич, который одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика (ООО "КЕМППИРФ").

Протоколом осмотра сайта в сети "Интернет" от 31.08.2018, произведенного нотариусом города Москвы Н.Н.Миллером (лицензия N 000651 от 10.05.1995) зафиксирован факт использования ответчиками доменного имени "кемппи.рф" и логотипа, а также факта предложения к продаже на сайте газосварочного оборудования и комплектующих к нему.

В целях подтверждения фактического использования ответчиком 1 сайта "кемппи.рф" для продажи товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, истцом была проведена контрольная закупка с использованием контактных данных и формы обратной связи, размещенной на сайте "кемппи.рф".

На упаковке продукции, поставленной ответчиком в рамках контрольной закупки, и сопроводительной документации (счет на оплату N 181116-2 от 16.11.2018, счет-фактура N 181130-2 от 30.11.2018) размещен логотип ответчика 1 и словесные обозначения "Kemppi", "КЕМППИРФ".

На сайте с доменным именем "кемппи.рф" содержится перечень продукции для газосварки, предлагаемой ответчиком к продаже, номенклатурные номера которой совпадают с номенклатурными номерами газосварочной продукции истца в соответствии с каталогом продукции истца.

Статьей 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что истец, являясь исключительным лицензиатом в отношении товарного знака на территории Российской Федерации, вправе обратиться за защитой своих прав способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Истец направил ответчикам претензионные письма с требованием прекратить нарушение прав истца и выплатить компенсации в размере 1 000 000 руб., однако, указанные претензии оставлены ответчиками без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для предъявления истцом в арбитражный суд настоящего иска.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными, однако, установил основания для снижения размера компенсации до 500 000 руб.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя. Для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем.

В рассматриваемом случае доменное имя второго уровня "кемппи.рф" используется для адресации на сайт в сети Интернет, посредством которого осуществляется продажа комплектующих к газосварочному оборудованию, что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 31.08.2018 и от 11.06.2019, составленными нотариусом города Москвы Миллером Н.Н.

С 23.04.2017 администратором доменного имени "кемппи.рф" является Сильвестров Игорь Алексеевич, который одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика (ООО "Кемппирф").

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В данном случае сравнительный анализ доменного имени "кемппи.рф", проводимый с точки зрения звукового (фонетического), графического (зрительного) и смыслового (семантического) сходства, с обозначением товарного знака "КЕМППИ", показывает, что имеют место все признаки такого сходства.

Обозначение "кемппи", используемое в качестве доменного имени второго уровня, имеет сходство с товарным знаком "КЕМППИ" по фонетическому (одинаковое звучание за счет одинакового состава букв, звуков, слогов, ударение падает на один и тот же слог), по графическому (оба обозначения выполнены стандартным шрифтом в кириллице, являются черно-белыми), и по семантическому (оба обозначения не имеют смыслового значения) признакам, являются фантазийными.

В доменном имени "кеммпи.рф" обозначение "кемппи" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "КЕМППИ", что следует из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления спорного обозначения с товарным знаком истца по признакам графического, звукового и смыслового значения.

Следовательно, фактически в доменном имени второго уровня "кемппи.рф" используется товарный знак для адресации на сайт, администрируемый и используемым соответчиками.

Отклоняя доводы ответчика о том, что он не использует товарный знак истца в домене "кемппи.рф", так как не администрирует указанный домен, и не использует товарный знак на сайте, так как воспроизводит в домене свое фирменное наименование, зарегистрированное ранее товарного знака истца, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

В пункте 1 статьи 1473 ГК РФ указано, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического, лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статья 1474 ГК РФ).

На основании пункта 4 статья 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

В пункте 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ указано, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Следовательно, в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно положениям абзацев 3-6 пункта 6 части 1 статьи 1252 ГК РФ обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается: в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности; в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В соответствии со сведениями, указанными в выписке из Единого государственного реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) N ЮЭ9965-19-28568864 от 13.03.2019, ответчик 1, имея полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Компания единого медного производства поставки и разработки" и сокращенное фирменное наименование - ООО "Кемппирф", зарегистрирован в реестре 07.05.2015, то есть ранее, чем дата приоритета товарного знака "КЕМППИ" - 02.02.2017.

При этом истец приобрел исключительное право на полное фирменное именование - Общество с ограниченной ответственностью "Кемппи" и сокращенное фирменное наименование - ООО "Кемппи" еще 10.05.2006, то есть задолго до даты регистрации фирменного наименования ответчика (07.05.2015).

Из материалов дела усматривается, что охраняемое товарным знаком обозначение "КЕМППИ" воспроизводит собственное наименование истца "КЕМППИ", то есть являются тождественными в отношении деятельности и оборудования, для продвижения которых зарегистрированы указанные средства индивидуализации.

Принимая во внимание, что сходное до степени смешения фирменное наименование ответчика было зарегистрировано 07.05.2015, то есть позже даты регистрации (приоритета) фирменного наименования истца (10.05.2006), истец вправе был обратиться за защитой его исключительных прав на спорное средство индивидуализации.

Пунктом 2 статьи 1473 ГК РФ установлено, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица.

В статье 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" указано, что полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью". Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью" или аббревиатуру ООО.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В части 4 ГК РФ отсутствуют нормы, запрещающие использовать фирменное наименование в сети Интернет без упоминания организационно-правовой формы, но и не содержатся нормы, позволяющие использовать в отношении доменных имен только часть фирменного наименования без указания организационно-правовой формы.

Учитывая изложенное, при использовании юридическим лицом своего фирменного наименования в домене установление сходства или различительной способности как фирменного наименования и доменного имени, так и доменного имени с другими обозначениями, используемыми в качестве средства индивидуализации, является вопросом факта и подлежат оценке и исследованию судом, с учетом характера и предмета доказывания обстоятельств, определяющих особенности того или иного спора, в каждом конкретном случае.

В рассматриваемом случае доменное имя "кемппи.рф" состоит из доменного имени первого (верхнего) уровня - ".рф" и доменного имени второго уровня - "кемппи", тогда как сокращенное фирменное наименование ответчика 1 имеет обозначение - "КЕМППИРФ".

При использования ответчиком своего фирменного наименования в полном объеме доменное имя ответчика могло употребляться как "ооокемппирф.рф", а без организационно-правовой формы - "кемппирф.рф" (при использовании сокращенного фирменного наименования без упоминания организационно-правовой формы).

Как правомерно указано судом первой инстанции, основания для вывода о том, что указанное в домене "кемппи.рф" обозначение "кемппи" воспроизводит фирменное наименование ответчика "КЕМППИРФ", отсутствуют. Обозначение "КЕМППИРФ" используется на сайте ответчика 1 как сокращенное собственное наименование, однако, в домене "кемппи.рф" обозначение "кемппи" является обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком (и фирменным наименованием) истца.

Следовательно, ответчик 1 не использует в домене свое фирменное наименование, право на которое возникло ранее в отношении соответствующих видов деятельности, нежели право на товарный знак истца.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Единые правила разрешения споров ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Единые правила разрешения споров ICANN не противоречат российскому законодательству об интеллектуальной собственности, в том числе пункту 6 статьи 1252 ГК РФ.

Администрирование домена "кемппи.рф" с использованием обозначения "кеммпи", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при продвижении аналогичных товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, а также с фирменным наименованием истца, зарегистрированным ранее даты регистрации фирменного наименования ответчика, является недобросовестным, в связи с чем, действия по регистрации доменного имени квалифицируются как акт недобросовестной конкуренции, который согласно статье 10 bis Парижской конвенции противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах и способен вызывать смешение в отношении хозяйствующих субъектов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ответчика N 006232/2020 от 22.01.2020, по состоянию на 07.05.2015 ответчик зарегистрировал в качестве средства индивидуализации свое полное наименование в следующей редакции: Общество с ограниченной ответственностью "Кемппирф", тогда как сокращенное наименование ООО "Кемппирф" не претерпело изменений.

Следовательно, при первоначальной регистрации средства индивидуализации собственно полное и сокращенное фирменные наименования ответчика были идентичны и только в дальнейшем, в целях придания сокращенному наименованию смыслового значения как аббревиатуры и обоснования сокращенного наименования для его правомерного использования, ответчик перерегистрировал полное наименование на "Компания единого медного производства поставки и разработки фурнитур" (КЕМППИРФ).

Апелляционный суд обращает внимание на то, что полное наименование организации составлено без учета норм русского языка и логического порядка слов, в связи с чем, полное наименование выбрано исключительно с целью получения сокращенного наименования и введения потребителей в заблуждение относительно производителя продаваемой продукции.

Регистрация домена под видом регистрации фирменного наименования ответчика 1 до возникновения исключительных прав на товарный знак, учитывая, что фирменное наименование истца было зарегистрировано ранее даты регистрации фирменного наименования ответчика и доменного имени, при том, что в домене воспроизводится товарный знак истца, а не фирменное наименование ответчика, преследовала намерение воспользоваться интеллектуальными правами и деловой репутацией истца.

Исходя из изложенного, использование домена "кемппи.рф" после даты регистрации фирменного наименования и товарного знака истца в отношении аналогичной деятельности по продаже оборудования, для продвижения которого истцу предоставлена исключительная лицензия на товарный знак "КЕМППИ", является достаточным основанием для признания в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции и установления факта нарушения исключительных прав истца на указанное средство индивидуализации. Доказательства использования ответчиком в доменном имени собственного фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, в материалах дела отсутствуют.

Право администрирования домена "кемпппи.рф" создает угрозу нарушения исключительных права истца на товарный знак и является для истца препятствием использовать указанное средство индивидуализации в российском сегменте сети "Интернет", своими действиями ответчики препятствуют истцу в использовании товарного знака в доменном имени интернет-сайта.

Кроме того, ответчик использует на своем сайте логотип, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "КЕМППИРФ" и графического элемента.

Как указано в пунктах 41, 42 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, при этом сравнению подлежит словесная часть комбинированного обозначения. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Из материалов дела усматривается, что по фонетическому признаку обозначение "КЕМППИ" и словесный элемент "КЕМППИРФ" являются сходными до степени смешения, поскольку присутствует тождественная часть "КЕМППИ-", при этом данная часть является основной и доминирующей в обозначениях, что свидетельствует о сходстве до степени смешения несмотря на отличие в окончании "-РФ". Окончание "-РФ" воспринимается отдельно от тождественной части "КЕМППИ-", как сокращенное наименование "Российской Федерации". Графическое сравнение обозначения "КЕМППИРФ" и товарного знака "КЕМППИ" с учетом наличия графического элемента также не позволяет сделать вывод об отсутствии смешения.

Согласно положениям Приказа Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов" значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

В рассматриваемом случае графический элемент обозначения "КЕМППИРФ" не способствует его индивидуализации, поскольку не является доминирующим, занимая второстепенное положение, тогда как словесный элемент наоборот занимает центральное положение и на него приходится большая площадь обозначения, при зрительном восприятии уделяется больше внимания.

Также свидетельством отсутствия ценности графического элемента в логотипе также являются действия ответчика, а именно на своем сайте "кемппи.рф" ответчик изменил комбинированное обозначение "КЕМППИРФ" на словесное обозначение "КЕМП", исключив графический элемент, оценивая его как несущественный элемент логотипа, что зафиксировано протоколом осмотра сайта нотариусом от 11.06.2019.

При сравнении обозначения "КЕМППИРФ" и товарного знака "КЕМППИ" необходимо учитывать, что данное обозначение используется на сайте "кемппи.рф" и для продажи тождественных товаров, что усиливает сходство обозначений до степени смешения для потребителя газосварочного оборудования.

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об использовании ответчиком логотипа, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Кроме того, Сильвестров И.А., будучи администратором спорного домена, одновременно является учредителем и генеральным директором ответчика и на спорном сайте размещал информацию о продаже ответчиком сварочной продукции (материалов и оборудования), т.е. осуществлял деятельность, однородную хозяйственной деятельности истца, продвигал аналогичную продукции, охраняемую товарным знаком истца. Определяя порядок использования домена "кемппи.рф", ответчик 2 указал на сайте контактные и иные сведения, позволяющие определить ответчика 1 в качестве организации, в интересах которой продвигаются предлагаемые товары, тем самым, обеспечил возможность взаимодействия потенциальных покупателей предлагаемых товаров с помощью Интернет-сайта.

Следовательно, Сильвестров И.А. действовал в гражданском обороте в интересах ответчика 1, поскольку именно действия руководителя как единоличного исполнительного органа организации определяют действие и бездействие юридического лица в отношениях с контрагентами.

Доменное имя "кемппи.рф" фактически используется для рекламы и продвижения товаров, реализуемых ответчиком, генеральным директором и участником которого является Сильвестров И.А.

Использование ответчиками в доменном имени "кемппи.рф" обозначения "кемппи" в качестве способа адресации на сайт, на котором предлагаются аналогичные товары, для продвижения которых зарегистрирован товарный знак, а также использование ответчиком в деловой документации при продаже аналогичной продукции логотипа с обозначением "КЕМППИРФ", которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца "КЕМППИ", является нарушением исключительных прав на средство индивидуализации истца.

В пункте 1 Справки о некоторых вопросах применения норм раздела III "Общая часть обязательственного права" части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением главы 23 ("Обеспечение исполнения обязательств"), утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2015 N СП-23/24, указано, что если судом установлено, что нарушение прав правообладателя произошло в результате совместных действий администратора домена и лица, непосредственно размещающего информацию на сайте, то такие лица привлекаются к солидарной ответственности на основании статьи 1080 ГК РФ.

В подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени.

По смыслу приведенной нормы, уже само включение в доменное имя сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения является нарушением исключительного права правообладателя.

Принимая во внимание специфику правовой природы доменного имени, которое фактически превратилось в универсальное средство индивидуализации как самого участника гражданского оборота, так и производимых им товаров, регистрация и администрирование доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, нарушает исключительное право правообладателя такого товарного знака на его использование в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Согласно пункту 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Указанная правовая норма носит императивный характер и не может быть изменена соглашением сторон.

Исходя из изложенного, ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак несут ответчики солидарно.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Фактическое использование в доменном имени обозначения "кемппи" и логотипа со словесным элементом "КЕМППИРФ", сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана данному средству индивидуализации, подтверждается материалами дела, в связи с чем истец вправе в целях восстановления нарушенного права требовать запрета ответчикам использовать сходное до степени смешения с товарным знаком "КЕМППИ" обозначение в сети Интернет, в том числе в доменном имени "кемппи.рф" при предложении к продаже, продаже товаров, однородных тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака"

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака, определяемой исходя из характера нарушения, в размере 1 000 000 руб., в том числе 200 000 руб. за незаконное использование логотипа, сходного до степени смешения с товарным знаком истца + 800 000 руб. за незаконное использование товарного знака в доменном имени второго уровня "кемппи.рф".

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N10) предусмотрено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае товар, содержащий в себе обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, был введен в гражданский оборот и реализован конечному потребителю, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичной продукции.

Осуществляя деятельность с использованием доменного имени второго уровня "кемппи.рф" и логотипа, сходных до степени смешения с товарным знаком, ответчик 1 знал об известности указанного товарного знака и намеренно использовал такого рода смешение для привлечения потребителей. Действия по использованию доменного имени второго уровня "кемппи.рф" и логотипа, сходных до степени смешения с товарным знаком, свидетельствуют об использовании товарного знака истца под видом сокращенного фирменного наименования ответчика для увеличения собственных продаж газосварочного оборудования и комплектующих к нему. Используя сходство доменного имени второго уровня и товарного знака, ответчик 1 предлагал к продаже продукцию без разрешения правообладателя товарного знака, что подтверждается результатами контрольной закупки и информацией, размещенной на сайте ответчика.

Истец (исключительный лицензиат) не ввозил на территорию России указанную продукцию, маркированную товарным знаком, а также у истца отсутствуют сведения о происхождении указанной продукции.

Указанные недобросовестные действия ответчика 1 были направлены на введение в заблуждение относительно производителя продаваемой газосварочной продукции, а также на привлечение на сайт ответчика потенциальных покупателей газосварочного оборудования истца.

При этом, у ответчика 1 имелась возможность для получения информации об объектах интеллектуальной деятельности в открытом доступе, в целях соблюдения надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака.

В нарушение положений статьи 401 ГК РФ ответчик не проявил должную степень заботливости и осмотрительности при использовании средств индивидуализации, а, напротив, без договора использовал товарный знак истца с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем товарном рынке. Действия по реализации товара предоставляли ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот без получения разрешения правообладателя в отношении спорного средства индивидуализации.

В обоснование размера компенсации истец ссылается на то, что компания Kemppi Oy (основана в 1949 году в Финляндии) является всемирно известным производителем сварочного оборудования и лидером в сварочной индустрии. Компания имеет представительства и дистрибьютеров более чем в 60 странах мира. Доход от продажи газосварочного оборудования и принадлежностей к нему за 2018 год более 125 100 000 евро. В России газосварочная продукция и принадлежности к ней продаются истцом посредством организованной партнерской сети, состоящей из более 30 дилерских центров. На момент регистрации ответчика 1 (2015 год) выручка истца от продажи газосварочного оборудования и принадлежностей к нему составила 491 778 000 руб., за 2018 год выручка составила 840 000 000 руб. Открытые данные Росстата по бухгалтерской отчетности ответчика 1 свидетельствуют о том, что такого рода смешение средств индивидуализации позволили в 2017 году продать продукции на сумму 38 861 000 руб., а в 2018 году увеличить продажи продукции до 47 725 000 руб.

Рассчитывая размер компенсации, истец исходил из степени смешения товарного знака и доменного имени (тождество), товарного знака и логотипа (сходство до степени смешения), а также маркетингового воздействия при использовании способа адресации "кемппи.рф" и логотипа, использованного на сайте ответчика 1.

Из материалов дела не представляется возможным установить, что указанный истцом объем выручки был получен от предложения к продаже или продажи продукции, введенной в гражданский оборот ответчиком 1 с использованием товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу, а также, что продажа продукции, объем которой позволил получить значительную прибыль, является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика 1, и продажа была осуществлена за счет товарного знака истца.

Возражая против размера компенсации ответчик ссылается на то, что объект нарушения, например, направляющий канал 0,9-1,2, 4,4-м. красный не является обще или широкоизвестным продуктом, ответчик не осуществляет производство сварочного оборудования и не маркирует его товарным знаком истца, лицензионный договор, на основании которого 20.03.2019 предъявлен иск, зарегистрирован только 08.10.2018, что указывает на незначительный период возможного нарушения прав, ответчик использует широкий ассортимент комплектующих для сварочного производства, большая часть из которых не подпадает под продукцию истца.

Определяя сумму компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, длительность нарушения, принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушенного обязательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности уменьшить сумму компенсации с 1 000 000 руб. до 500 000 руб. (100 000 руб. + 400 000 руб.).

Апелляционный суд полагает, что указанный размер компенсации в сумме 500 000 руб. является соразмерным возможным убыткам истца и обоснованно взыскан судом первой инстанции с ответчиков солидарно.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2020 по делу N А56-31372/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева Л.П. Загараева