Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2020 г. N 09АП-24769/20 по делу N А40-85252/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2020 г. N С01-1298/2020 по делу N А40-85252/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

21 июля 2020 г.

Дело N А40-85252/19

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И.Левченко,

судей Д.В.Пирожкова, Е.Б.Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурадян М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Полезные модели"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2020 года

по делу N А40-85252/19, принятое судьей Е.В. Титовой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Полезные модели"

(ОГРН: 5167746254924; 111558, город Москва, улица Молостовых, дом 14а, помещение 3)

к Индивидуальному предпринимателю Сафарян Екатерине Евгеньевне

(ОГРНИП 314774630000101)

о взыскании 2 000 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Рыбин В.Н. по доверенности от 05.07.2019

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Полезные модели" (далее - ООО "Полезные модели", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Индивидуальному предпринимателю Сафарян Екатерине Евгеньевне (далее - ИП Сафарян, Е.Е., ответчик) о запрете Индивидуальному предпринимателю Сафарян Екатерине Евгеньевне любого использование устройств, содержащих все признаки полезной модели, защищенной патентом N 123396, о взыскании денежных средств в размере 2 000 000 рублей в качестве компенсации за незаконное использование полезной модели, защищенной патентом N 123396.

Исковые требования заявлены на основании статей 1252, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав на полезную модель.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 18.03.2020 в удовлетворении исковых требований судом первой инстанции отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2020 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 14.07.2020.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В заседание суда апелляционной инстанции 14.07.2020 представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направил.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителей сторон по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2020 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительного права на полезную модель "ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КОРОБОК" по патенту Российской Федерации N 123396 (дата приоритета 19.10.2011, дата регистрации 27.12.2012).

Формула полезной модели:

"1. Пакет полиэтиленовый с ручками, шестиугольным дном и срезанными фальцами, содержащий переднюю и заднюю стенки, две противолежащие боковые стенки, складываемые вдоль линии срезанных фальцев и скрепленные вместе с передней и задней стенками сварным швом, с вырубной горловиной U-образной формы, имеющей вытяжные язычки, причем вышеуказанные язычки имеют равные однотипные размеры и расположены таким образом, что они перекрывают друг друга, имеющиеся в верхних частях по краям выступы соединены в верхней их части с образованием двух ручек.

2. Пакет полиэтиленовый с ручками, шестиугольным дном и срезанными фальцами по п.1, отличающийся тем, что фальцы срезаны с двух сторон".

Так, в обоснование своих требований истец сослался на нижеследующие обстоятельства.

Обществу стало известно, что предприниматель осуществляет хранение, предложение к продаже и продажу устройств (пакеты для коробок) через принадлежащие ответчику интернет-сайты packagepizza.ru и market.zeus-group.ru при осуществлении своей предпринимательской деятельности, что подтверждается двумя нотариальными протоколами осмотра доказательств от 23.10.2018, которыми установлена принадлежность вышеуказанных интернет-сайтов ответчику.

Истцом установлено, что ответчик использует в устройствах (пакеты для коробок) каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом N 123396, что подтверждается заключением специалиста об использовании патента на полезную модель от 29.01.2019.

В частности, по утверждению истца, в рамках данного исследования, специалисту Малькову Р.А. был поставлен вопрос:

"Используется ли в устройстве "Пакет ПНД 32+24x60 см. 14 мкм прозрачный под коробку пиццы", приобретенный у Предпринимателя 28.01.2019 каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на полезную модель RU123396 с датой приоритета 19.10.2011?".

На данный вопрос на стр. 8 исследования был дан утвердительный ответ:

ДА. В устройстве "Пакет ПНД 32+24x60 см. 14 мкм прозрачный под коробку пиццы", приобретенный у ИП Сафарян Екатерины Евгеньевны, 28.01.2019 используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте на полезную модель RU123396 с датой приоритета 19.10.2011".

Аналогичный ответ был дан в рамках исследования от 14.12.2018 относительно аналогичного устройства с иными размерами (24+18x50 см).

В ходе контрольных закупок с сайтов, принадлежащих ответчику, истцом было закуплено 2000 устройств "Пакет для переноски коробок", что подтверждается товарными накладными на стр. 21 Заключений специалиста.

Таким образом, по утверждению истца, в изделии - "Пакет ПНД 32+24x60 см. 14 мкм прозрачный под коробку пиццы", предлагаемом к продаже и реализуемом ответчиком, использована полезная модель "ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КОРОБОК" по патенту Российской Федерации N 123396.

При этом, патентообладатель не давал какого-либо разрешения на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий Обществу, в том числе в изделии, которое предлагается к продаже, продается ответчиком, а также хранится с этой целью на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, истец считает, что действия ответчика приводят к нарушению права истца на принадлежащую ему полезную модель.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации N 123396 при производстве, предложении к продаже, реализации и хранении полезной модели без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Досудебные претензии истца о прекращении незаконного использования оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

Суд первой инстанции, учитывая положения статей 1229, 1233, 1358, ГК РФ, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив факт, что истец является правообладателем вышеназванной полезной модели и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этой полезной модели подтвержден документально, пришёл к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований исходя из следующего.

Так, с учётом вышеуказанных обстоятельств, суд первой инстанции правомерно установил, что при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств, является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Таким образом, учитывая изложенное, суд обоснованно определил, что при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 123396.

Доводы истца о том, что ответчик использует полезную модель "ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КОРОБОК" по патенту Российской Федерации N 123396, правообладателем которого является истец, суд первой инстанции нашёл необоснованными.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что доводы истца о том, что ответчиком осуществлялось предложение к продаже и реализация изделий с использованием патента N 123396, правообладателем которого он является, несостоятельны и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно заключениям патентного поверенного Малькова Ю.Б., представленным истцом в материалы дела, в исследуемых устройствах ответчика использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы патента РФ N 123396.

При этом, представленное истцом заключение патентного поверенного не может содержать объективную информацию, наличия в продуктах ответчика - "Пакет ПНД 32+24x60 см. 14 мкм прозрачный" и "Пакет ПНД 24+18x50 см. 14 мкм прозрачный под коробку пиццы", всех (каждого) признаков формулы полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы патента N 123396, поскольку объективность выводов вызывает сомнение, сопоставительный анализ признаков, содержащийся в заключении, носит предположительный характер.

Кроме того, представленные истцом заключения не содержат исключающих какие-либо сомнения достоверных доказательств о наличии в продуктах ответчика каждого признака формулы полезной модели истца.

Заключение патентного поверенного в силу части 5 статьи 71 АПК РФ не имеет приоритета над другими доказательствами, представленными в материалы дела, а, следовательно, подлежит оценке в совокупности и взаимной связи с иными доказательствами.

При этом, доказательств того, что ответчик изготовил, использовал, предлагал к продаже и хранил устройства, содержащие полезную модель истца, последним не представлено.

Судом также отмечено, что патент по свидетельству Российской Федерации N 123396 на полезную модель "ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КОРОБОК" имеет правовую охрану в объеме первого пункта формулы, а именно:

"1. Пакет полиэтиленовый с ручками, шестиугольным дном и срезанными фальцами, содержащий переднюю и заднюю стенки, две противолежащие боковые стенки, складываемые вдоль линии срезанных фальцев и скрепленные вместе с передней и задней стенками сварным швом, с вырубной горловиной U-образной формы, имеющей вытяжные язычки, причем вышеуказанные язычки имеют равные однотипные размеры и расположены таким образом, что они перекрывают друг друга, имеющиеся в верхних частях по краям выступы соединены в верхней их части с образованием двух ручек".

При этом, очевиден вывод о том, что продукция ответчика не соответствует данной формуле по меньшей мере по двум признакам:

- продукция ответчика не имеет шестиугольного дна: дно продукции ответчика внутри является безугольным и представляет собой одну единую полосу, сваренную швом, а снаружи имеет два угла;

- продукция ответчика не имеет вытяжных язычков.

Для проверки обоснованности доводов сторон, а также в целях установления содержания в продукте ("Пакет ПНД 32+24x60 см. 14 мкм прозрачный под коробку пиццы") используемого Предпринимателем каждого признака полезной модели по патенту РФ N 123396, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, в порядке статьи 82 АПК РФ, судом была назначена судебная патентно-техническая экспертиза.

Проведение судебной экспертизы поручено эксперту - патентному поверенному Поляковой Н.В. (Патентный поверенный РФ рег. N 42, Евразийский патентный поверенный рег. N 195).

В Арбитражный суд города Москвы поступило экспертное заключение от 05.11.2019.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

"Вопрос N 1. Использован ли в изделиях "Пакет ПНД 24+18x50 см. 14мкм прозрачный под коробку пиццы" каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 123396?";

"Вопрос N 2. Использован ли в изделиях "Пакет ПНД 32+24x60 см. 14мкм прозрачный под коробку пиццы" каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 123396?".

В распоряжение экспертов были предоставлены: Пакет ПНД 24+18x50 см. 14мкм прозрачный, Пакет ПНД 32+24x60 см. 14мкм прозрачный, данные о патенте N 123396, а также документы, приобщенные к материалам арбитражного дела.

Согласно экспертному заключению патентного поверенного Поляковой Н.В., исследованные Пакеты, предлагаемые к продаже и реализованные ответчиком, не содержат каждый признак полезной модели по патенту РФ N 123396, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели.

Так, по результатам проведенной патентно-техническая экспертизы по поставленным выше вопросам эксперт пришел к следующим выводам.

По вопросу 1. Ответ: "Изделие "Пакет ПНД 24+18x50, 14 мкм, прозрачный, под коробку пиццы", производитель ИП Сафарян Екатерина Евгеньевна, не содержат каждый признак полезной модели "Пакет полиэтиленовый с ручками", приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, содержащийся в патенте РФ N 123396 на полезную модель".

По вопросу 2. Ответ "Изделие "Пакет ПНД 32+24x60, 14 мкм, прозрачный, под коробку пиццы", производитель ИП Сафарян Екатерина Евгеньевна, не содержат каждый признак полезной модели "Пакет полиэтиленовый с ручками", приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, содержащийся в патенте РФ N 123396 на полезную модель".

При этом, результаты экспертизы содержат сравнительную таблицу признаков запантентованной полезной модели и изделия "Пакет ПНД 32+24х60, 14 мкм, прозрачный под коробку пиццы" (т. 1, л.д. 162-163).

Так, в указанной экспертом сравнительной таблице, в примечаниях (1-7) содержится подробный сопоставительный анализ каждого признака независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 12339 с техническим решением, используемым в изделиях ответчика.

Таким образом, экспертом не установлены обстоятельств использования в изделиях ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Так, суд обоснованно установил, что представленное в материалы заключение эксперта является мотивированным и непротиворечивым, оснований не доверять эксперту, предупрежденному об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, у суда не имеется.

Экспертное заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 86 АПК РФ, статьи 16 Федерального закона от 31.05.2011 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 31.05.2011 N 73-ФЗ).

При этом, выводы эксперта подтверждены совокупностью иных доказательств, имеющимися в материалах дела.

Таким образом, основанием для отказа в удовлетворении иска послужило то,. что истец не представил достаточных и достоверных доказательств в подтверждение своей правовой позиции.

Апелляционная жалоба истца (т. 2, л.д. 73), принятая к производству определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2020 не содержит каких-либо доводов, оспаривающих выводы суда первой инстанции по существу спора либо влекущих за собой основания для отмены принятого судебного акта. Дополнительной письменной позиции на дату рассмотрения апелляционной жалобы заявителем также не представлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ, в связи с чем госпошлина относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 марта 2020 года по делу N А40-85252/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Полезные модели" (ОГРН: 5167746254924; 111558, город Москва, улица Молостовых, дом 14а, помещение 3) в доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И.Левченко

Судьи

Д.В.Пирожков Е.Б.Расторгуев