Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2020 г. N 17АП-3445/20 по делу N А71-11435/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2020 г. N С01-1317/2020 по делу N А71-11435/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Пермь

27 июля 2020 г.

Дело N А71-11435/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 июля 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.

судей Кощеевой М.Н., Муталлиевой О.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моор О.А.,

с участием:

от истца, АО "ИМЗ",- Прохоров В.А. паспорт, доверенность от 01.01.2020 N 41, Зиновьев А.А., паспорт, доверенность от 01.01.2020 N 41;

от ответчика, ООО "УМК", - Рулев Д.В., паспорт, действует на основании выписки из ЕГРЮЛ, Вахрушева А.А., паспорт, доверенность от 19.08.2019, Комаров П.Е., паспорт, доверенность от 19.08.2019;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, общества с ограниченной ответственностью "Уралмехкомлект",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 28 января 2020 года

по делу N А71-11435/2019

по иску Акционерного общества "Ижевский механический завод" (ОГРН 1121841007958, ИНН 1841030037)

к обществу с ограниченной ответственностью "Уралмехкомплект" (ОГРН 1021801658504, ИНН 1835048501)

о признании незаконным использование товарных знаков, об обязании прекратить использование товарных знаков, о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Ижевский механический завод" (далее - истец, АО "ИМЗ") обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Уралмехкомплект" (далее - ООО "УМК") о признании незаконным использования товарных знаков, понуждении прекратить использование товарных знаков, взыскании 500 000 руб. компенсации (с учетом уточнения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 28.01.2020 исковые требования удовлетворены. Действия ответчика по использованию товарных знаков по свидетельствам N 710447, N 424245 признаны незаконными, на ООО "УМК" возложена обязанность прекратить использование товарных знаков по свидетельствам N 710447, N 424245 без согласия правообладателя, с ответчика в пользу истца взыскано 500 000 руб. 00 коп. компенсации; а также 25 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просил решение изменить в части размера компенсации.

Заявитель апелляционной жалобы обратил внимание на то, что суд неверно указал дату государственной регистрации товарного знака N 710447 - 06.05.2017, поскольку согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, дата государственной регистрации является 06.05.2019. Считает неверным вывод суда о том, что исключительное право действует не с момента регистрации, а с даты приоритета. Вместе с тем, в соответствии с положениями п. 1 ст. 1477, ст. 1481, п. 1 ст. 1484 ГК РФ обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты регистрации в государственном реестре товарных знаков товарным знаком не является, в связи с чем, действия, совершенные до даты государственной регистрации, не являются нарушениями.

Полагает, что суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по вопросу сходства товара и объемного товарного знака.

Истцом в материалы дела представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2020 апелляционная жалоба ответчика, ООО "УМК", была принята к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности доводов апелляционной жалобы на 29.04.2020.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2020 производство по апелляционной жалобе ответчика, ООО "УМК", на решение Арбитражного суд Удмуртской Республики от 28.01.2020 года по делу N А71-11435/2019, приостановлено.

18.05.2020 в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд от истца, АО "ИМЗ", поступило заявление о возобновлении производства по делу.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2020 назначено заседание арбитражного суда апелляционной инстанции для решения вопроса о возможности возобновления производства по делу и проведения судебного разбирательства по существу спора на 22.07.2020 10:15.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 22.07.2020 производство по апелляционной жалобе возобновлено в соответствии со ст. 146 АПК РФ.

В судебном заседании представители ответчика и истца поддержали правовые позиции, изложенные, соответственно, в апелляционной жалобе и отзыве на нее.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, АО "ИМЗ" является правообладателем исключительных прав в отношении товарных знаков "MAKAROV" N 424245 дата приоритета 21.08.2009, дата государственной регистрации 30.11.2010, N 710447, дата приоритета 18.04.2017, дата государственной регистрации 06.05.2019.

В результате мониторинга в сети Интернет правообладателем выявлено незаконное использование ООО "УМК" вышеуказанных товарных знаков без согласия правообладателя, а также производство и предложение к продаже пистолета: П-М18ТС, выполненного на базе пистолета "Макарова", во внешнем виде которой используется объемный товарный знак АО "ИМЗ" по признакам сходства внешней формы на интернет - сайте https://popadiv10.ru/oholoshchenny-pistolet-uralmehkomplekt-p-ml8h-pm. По аналогии к продаже предлагается и пистолет: П-М17Т на интернет сайте https://www.airgun.ru/travmaticheskoe_oruzhie/travmaticheskoeoruzhie/travmatiheskiy pistolet p-m17t 9 mm rа. (л.д.17-20).

Кроме того, из интернет-источника (информация опубликована в Российском оружейном журнале Калашников) -https://www.kalashnikov.ru/vozvrashhayas-k-kornvam-pistoletv-p-m17t-p-m18-pm18ts-i-p-m18ts-sh/, указывается, что ООО "УМК" является производителем и других модификаций пистолетов, выполненных на базе пистолета "Макарова", а именно: П-М18, и П-М18ТС СХ. (том 1 л.д.18-19).

На производство вышеуказанных моделей пистолетов у ответчика имеются сертификаты соответствия: РОСС RU C-RU.MЖ55.B.00440/19 от 13.02.2019, РОСС RU.ГФ01.В00564 от 19.10.2018, РОСС RU.ГФ01.В00516 от 24.09.2018, РОСС RU ГФ01.В00501 от 12.09.2018.

Кроме того на YouTube каналеhttps://www.voutube.com/watch?v=8JJdom NawE представлен обзор на пистолет П-М18Х, в том числе обзор на паспорт данного изделия.

Ссылаясь на то, что ответчиком нарушены авторские права на товарные знаки N 424245, N 710447, сходные до степени смешения с предлагаемыми к продаже ООО "УМК" пистолетами (П-М17Т, П-М18, П-М 18ТС СХ, П.- М18Х), истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Претензионный порядок урегулирования спора истцом соблюден (претензия от 17.05.2019 N 62/ИС).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался ст. ст. 1229, 1242, 1250, 1252, 1301, 1270, 1484, 1515 ГК РФ, постановлением Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), и пришел к выводу о том, что производимые ответчиком пистолеты П-М17Т, П-М18, П-М 18ТС СХ, П-М18Х сходны до степени смешения с товарным знаком N 710447 (объемный товарный знак), а на паспорте изделия П-М 18 изображен товарный знак истца "MAKAROV" N 424245, изделия ООО "УМК" являются однородными по отношению к товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак N 424245 и объемный товарный знак N 710447 - 13 класс МКТУ: "оружие огнестрельное; оружие ручное (огнестрельное); пистолеты (оружие); пистолеты пневматические (оружие)"; доказательств, подтверждающих наличие у ответчика права на использование объектов интеллектуальной собственности истца в материалах дела отсутствуют, в связи с чем, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца установлен. При определении размера компенсации судом приняты во внимание универсальные передаточные документы по отгрузке ООО "УМК" в ООО "Ижевский Арсенал" спорных изделий в течение 2018 - 2019 годов на общую сумму более 66 млн. руб. Ответчик заявленный истцом размер компенсации документально не опроверг, в связи с чем, признал сумму заявленной компенсации в размере 500 000 рублей соразмерной и обоснованной.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены принятого судебного акта.

В апелляционной жалобе ответчик не оспаривает принадлежность истцу исключительных прав на спорные товарные знаки, выражает несогласие с выводами суда о допущенном ответчиком нарушении исключительных прав истца.

Сравнивая товарные знаки истца и производимыми ответчиком изделиями, а также изображения, размещенные на документации к изделиям, суд первой инстанции правомерно устанавливал сходство с учетом представленных сторонами доказательств, оценивая их по своему внутреннему убеждению.

Исходя из разъяснений п. 162 Постановления N 10, п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (п. 162 Постановления N 10, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, исходя из правовой позиции, содержащейся в п. 162 постановления N 10 и п. 13 Обзора от 13.12.2007, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

С учетом изложенного, отклоняется довод ответчика о необоснованном отклонении судом первой инстанции его ходатайства о назначении судебной экспертизы для установления сходства выпускаемой им продукции с товарным знаком истца. Кроме того, с учетом того, что специальные познания для установления данного обстоятельства не требуются, суд первой инстанции правомерно не принял во внимание представленные как истцом, так и ответчиком заключения специалистов.

Товарный знак N 710447 (объемный товарный знак) представляет собой объемную модель пистолета Макарова (натуралистическое изображение), цвет черный. Кожух-затвор ствола пистолета имеет закруглённую форму в верхней части. Левая верхняя часть кожуха ствола является абсолютно гладкой без каких-либо насечек, зазубрин, либо иных неровностей. Нижняя часть кожух - затвора ствола расположена перпендикулярно относительно основания магазина пистолета и является абсолютно гладкой без каких-либо насечек, зазубрин, либо иных неровностей, за исключением 12 насечек, расположенных в задней части кожуха на уровне рукоятки пистолета.

Окончание кожух-затвора ствола, расположенное под мушкой, имеет закруглённую форму.

Рамка пистолета Макарова составляет единое целое с основанием рукоятки, элемент рамки, находящийся над спусковым крючком и спусковой скобой расположен под углом относительно кожух-затвора. Данный элемент расположен таким образом, что острый угол направлен в сторону рукоятки, то есть создается видимость "сужения" ствола. Имеет закруглённую форму, крючок не является смежным со стороны задней части с рамкой. Спусковая скоба имеет закруглённую форму, какие-либо углы отсутствуют.

Рукоятка пистолета является рифлёной, за исключением верхней части рукоятки. Верхняя часть рукоятки выполнена гладкой, без рельефа с небольшим углублением вовнутрь пистолета. По центру рифлёной части рукоятки с обеих сторон в окружности изображена объёмная пятиконечная звезда. Задняя часть рукоятки со стороны курка рукоятка имеет закруглённую форму. В нижней части рукоятки со стороны предохранителя расположена антабка, представляющая собой полукольцо, вдающееся в рукоять.

Изделия, выпускаемые ответчиком, совпадают с приведенным описанием объемного товарного знака истца.

В материалы дела представлены фотографии, а также паспорта производимых ответчиком пистолетов (том 3 л.д.67-90, 116-126), кроме того на представленном паспорте изделия П-М18 изображен товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком истца "MAKAROV" N 424245 (том 3 л.д. 75).

Оценив представленные фото и паспорта пистолетов визуально, суд первой инстанции обоснованно согласился с доводом истца о том, что производимые ответчиком пистолеты П-М17Т, П-М18, П-М 18ТС СХ, П-М18Х сходны до степени смешения с товарным знаком N 710447 объемный товарный знак, а на паспорте изделия П-М 18 изображен товарный знак истца "MAKAROV" N 424245, изделия ООО "УМК" являются однородными по отношению к товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак N 424245 и объемный товарный знак N 710447 - 13 класс МКТУ: "оружие огнестрельное; оружие ручное (огнестрельное); пистолеты (оружие); пистолеты пневматические (оружие)".

Кроме того в качестве доказательств схожести спорных изделий с товарным знаком N 710447 истцом представлены скриншоты сайтов журналов в которых указывается, что ООО "УМК" является производителем и других модификаций пистолетов, выполненных на базе пистолета "Макарова", а именно: П-М18, и П-М18ТС СХ.

Довод ответчика о том, что суд сравнивал с продукцией ответчика не объемное изображение, зарегистрированное истцом в качестве товарного знака N 710 447, а дизайн изделия - пистолета Макарова, отклоняется, поскольку указанный товарный знак фактически воспроизводит дизайн изделия.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что в глазах рядового потребителя продукции как боевого, так и гражданского оружия продукция ответчика схожа до степени смешения с товарным знаком истца N 710447.

Факт производства изделий П-М17Т, П-М18, П-М 18ТС СХ, П-М18Х ответчик не оспаривал, доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование товарных знаков истца, не представил.

Вместе с тем, ответчик указывает на то, что товарный знак N 710447 зарегистрирован истцом только 06.05.2019, с момента государственной регистрации спорный товарный знак истцом не использовался.

В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

В силу ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

Между тем, в материалы дела представлены доказательства нарушения ответчиком прав истца на товарный знак N 710 447 после его государственной регистрации 06.05.2019 (т. 3 л.д. 111-126). Более того, ответчик не заявлял о прекращении производства спорных изделий после регистрации после этой даты.

Вопреки доводам ответчика, то обстоятельство, что с момента регистрации товарного знака N 710 447 истец не использует его в своей деятельности, не освобождает ответчика от ответственности за незаконное использование товарного знака истца; доказательства того, что при регистрации спорного товарного знака истец злоупотреблял правом, действовал с целью причинения вреда иным лицам, не представлены.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что маркировка оружия указанием калибра с содержанием обозначения "MAKAROV" основана на ГОСТ Р 50529-2015 (п. 4.1.5.2.), являлся предметом исследования суда первой инстанции, ему дана надлежащая оценка, поскольку позиция ответчика противоречит содержанию указанного ГОСТа.

Иных доводов несогласия с принятым судебным актом, в том числе, в части размера взысканной компенсации, ответчиком не приведено.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения судебного акта.

Таким образом, решение арбитражного суда от 28.01.2020 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 176, 258, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28 января 2020 года по делу N А71-11435/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Н.П. Григорьева

Судьи

М.Н. Кощеева И.О. Муталлиева