Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2020 г. N 09АП-22573/20 по делу N А40-230070/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2020 г. N С01-1304/2020 по делу N А40-230070/2019 настоящее постановление отменено

г. Москва

20 августа 2020 г.

Дело N А40-230070/19

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 августа 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.М. Кулиш,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Минаева Алексея Владимировича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 февраля 2020 года по делу N А40-230070/19, принятое судьей Титовой Е.В.,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед спайсез" (ОГРН: 1157746072110, ИНН: 7715408320)

к Индивидуальному предпринимателю Минаеву Алексею Владимировичу (ОГРНИП: 317774600271863, ИНН: 773393389605)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Econutrena" в размере 1 236 845 руб. 98 коп., о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака "Econutrena" на территории РФ без согласия ООО "ЮНАЙТЕД СПАЙСЕЗ", в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Каширская Н.А. по доверенности от 28.07.2020 г.

от ответчика: Комаров С.В. по доверенности от 04.10.2019 г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед спайсез" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю Минаеву Алексею Владимировичу (далее - ответчик) о взыскании 1 236 845 руб. 98 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака "Econutrena"; о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака "Econutrena" на территории РФ без согласия ООО "Юнайтед Спайсез", в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака, с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 19 февраля 2020 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в исковых требованиях отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 07.12.2016 между компанией Jaindi Export (PVT) Ltd и истцом был заключен контракт на поставку N 6-15, согласно которому компания Jaindi Export (PVT) Ltd продает, а истец покупает корицу в палочках, масло из листьев коры корицы, масло цитролены и иные товары (далее - товар).

Согласно п. 1.8. контракта истец вправе распространять приобретаемый товар на территории России и СНГ как официальный и эксклюзивный (единственный) дистрибьютор продавца. Продавец обязуется в течение срока действия контракта не заключать аналогичных контрактов с третьими лицами с целью поставки товара на территорию России, а также обязуется воздерживаться от самостоятельной деятельности по реализации товара на территории России.

В соответствии с п. 9.1. контракта срок его действия определен до 31.12.2021 и полного исполнения сторонами обязательств.

Истец является правообладателем словесного товарного знака * выполненного в зеленом, светло-зеленом и черном цветовом сочетании (далее также - товарный знак "Econutrena"), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации N 707508 в отношении товаров и услуг 29-го, 30-го 32-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Дата приоритета товарного знака - 13.09.2018, дата регистрации - 10.04.2019, дата истечения срока действия исключительного права - 13.09.2028.

Истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения "Econutrena", сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Так, в сети Интернет на сайте http://www.ecodary.ru. размещается информация о том, что ответчиком предлагаются к продаже и реализуются товары (крем кокосовый органический, масло кокосовое органическое рафинированное, масло кокосовое органическое холодного отжима и т.д.) с использованием обозначения "Econutrena", сходным до степени смешения с товарным знаком истца, являющиеся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца при осуществлении коммерческой деятельности.

Указанное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра доказательств 77АГ 0702820 от 15.07.2018, составленным временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Вокиной О.М. - Вокиным И.М (зарегистрировано в реестре за N 77/103-н/77-2019-3-1567).

Таким образом, под обозначением, тождественным с товарным знаком истца, в гражданский оборот вводятся товары, маркированные обозначением "Econutrena".

На сайте http://www.ecodary.ru. содержится информация с указанием контактных данных владельцев сайта, по которым можно приобрести указанный товар, в том числе, при переходе на ссылку Контакты - значится ответчик.

С целью установления факта продажи продукции с товарным знаком "Econutrena" и конкретного лица, осуществляющего такую реализацию, истцом посредством обращения к сайту http://www.ecodary.ru и контактным данным, указанным на сайте, была произведена закупка товара, маркированного обозначением "Econutrena" (производитель - компания JAINDI Export (PVT) Ltd (Шри-ланка), произведена оплата в сумме 1 786 руб.

При этом реализация названной продукции была осуществлена от лица ИП Минаева А.В., что подтверждается, в том числе кассовым чеком N 270 от 18.07.2019.

Вместе с тем, истец разрешения на использования товарного знака "Econutrena" ответчику не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал.

Истец 22.07.2019 направил в адрес ответчика претензионное письмо о нарушении исключительных прав на товарный знак с требованиями прекратить такое нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 5 000 000 руб., данная претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Считая, что предложение к продаже, реализация ответчиком товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения, сходного с товарным знаком истца, нарушают исключительные права истца на указанные средства индивидуализации, последний обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

На основании вышеизложенного, истец просит взыскать компенсацию согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) в размере 1 236 845 руб. 98 коп.

Также истцом заявлены требования о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака "Econutrena" на территории РФ без согласия ООО "Юнайтед Спайсез", в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении к продаже и реализации ответчиком товаров 29-го класса МКТУ (крем кокосовый органический, масло кокосовое органическое рафинированное, масло кокосовое органическое холодного отжима), являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, проверив представленный истцом расчет компенсации и признав его верным и обоснованным, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования.

Довод ответчика о том, что расчет суммы компенсации за незаконное использование товарного знака "Econutrena", произведен не верно, подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 1225 ГК РФ, интеллектуальная собственность охраняется законом. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, товарные знаки (подл. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Статьей 1477 ГК РФ установлено, что товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Под незаконным использованием понимается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации объекта авторского права и сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации, правообладатель вправе

выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Истец первоначально заявил о применении подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, то есть о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

В процессе рассмотрения спора, судом приняты уточнения исковых требований с изменением расчета компенсации согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров).

Ответчиком в материалы дела была представлена справка о продажах, а также акты о выполненных работах между ответчиком и ООО "Лас-Флорас" за период с апреля 2019 года по июль 2019 года.

Таким образом, представленная ответчиком справка о продажах является доказательством того, что ответчик реализовывал товар с товарным знаком истца.

Согласно указанной справке, стоимость реализованной ответчиком продукции составляет 618 422 руб. 99 коп., что ответчиком не оспорено.

На основании вышеизложенного, истец просил взыскать компенсацию согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) исходя их расчета 618 422 руб. 99 коп.*2=1 236 645 руб. 98 коп.

Согласно п. 61 постановления N 10 от 23.04.2019, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Согласно п. 62 постановления N 10, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом срок незаконного использования товарного знака наступил именно с даты подачи заявки (начало приоритета) - 13.09.2018, в соответствии с применяемой на тот момент ч.1 ст. 1491 ГК РФ.

Наличие и степень вины нарушителя носило грубый характер, поскольку допускалось неоднократно, а также имелась информированность со стороны аффилированных лиц об эксклюзивных правах истца. Данное обстоятельство установлено судом первой инстанции и не было оспорено ответчиком.

Использование товарного знака, право на который принадлежало истцу, носит существенный характер, поскольку оборот нарушителей составил практически 90 % от товарооборота истца, и повлекло серьезные убытки на рынке сбыта, а также отток клиентов.

Более того, продажа товаров под товарным знаком "Econutrena" является единственным видом деятельности истца, в отличие от ответчика, реализующего товары под разными брендами.

Следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства, которые подтверждают необходимость снижения заявленной истцом компенсации.

Ответчик в апелляционной жалобе указывает, что истец скрывал факт регистрации товарного знака в апреле 2019 года и не проинформировал участников рынка о такой регистрации.

Однако, истец согласно действующему законодательству обратился к патентным поверенным с намерением зарегистрировать товарный знак.

Предоставил патентным поверенным буквенное и графическое изображение товарного знака. Патентные поверенные, как и предусмотрено законом в течение трех месяцев проводили предварительную проверку на наличие признаков смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Выявив отсутствие смешения, патентные поверенные подали в Роспатент заявку на регистрацию.

Таким образом, истец исполнил со своей стороны все необходимые действия по регистрации товарного знака, при этом, информирование участников рынка о регистрации товарного знака не является обязанностью истца и законодательно не закреплено.

Следовательно, довод ответчика об информировании участников рынка о регистрации товарного знака, является не обоснованным.

Также следует отметить, что указанная информация доступна на официальном сайте Роспатента, кроме того, ответчиком в материалы дела не представлены доказательства правомерного использования объекта исключительных прав.

При этом недобросовестность правообладателя устанавливается еще на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Следовательно, в связи с тем, что Роспатентом был зарегистрирован товарный знак "Econutrena", правообладателем которого является истец, а соответственно и проведены экспертизы до такой регистрации, Роспатентом не была установлена недобросовестность истца при обращении за регистрацией исключительных прав на товарные знаки.

Кроме того, спорные товарные знаки не зарегистрированы ни ответчиком, ни каким-либо другим лицом.

Соответственно, истец правомерно использует исключительное право на спорный товарный знак, что подтверждается государственной регистрацией товарного знака "Econutrena".

Таким образом, доводы ответчика о недобросовестном поведении истца, а также о злоупотреблении исключительным правом на спорный товарный знак, являются не обоснованными.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уплата госпошлины по апелляционной жалобе возлагается на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 февраля 2020 года по делу N А40-230070/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын