Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2020 г. N 11АП-12584/20 по делу N А55-348/2020

г. Самара

13 октября 2020 г.

Дело N А55-348/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 октября 2020 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коршиковой Е.В.,

судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Луниной А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании 06 октября 2020 года в зале N 6 помещения суда апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор"

на решение Арбитражного суда Самарской области от 22 июля 2020 года по делу N А55-348/2020 (судья Балькина Л.С.),

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор",

к акционерному обществу "ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ" (АО "ЛАДА Запад ТЛТ") об обязании к совершению определенных действий и взыскании 5 000 000 руб.,

с участием в заседании:

от ответчика - Полякова Д.В., по доверенности от 26.05.2020, Саблукова Н.А., по доверенности от 28.04.2020,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к акционерному обществу "ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ" (АО "ЛАДА Запад ТЛТ") об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент 4х4, а также сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 классов МКТУ и однородных с ними товаров и услуг, в частности на сайте, указанном в иске. Определением от 27.05.2020 по делу N А55-7473/2020 по иску Общества с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор" к Закрытому акционерному обществу "Джи ЭмАвтоваз" о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав объединены в одно производство дела N А55-7473/2020 и N А55- 348/2020 для рассмотрения в деле А55-348/2020.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 22 июля 2020 года по делу N А55-348/2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, Общество с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Самарской области от 22 июля 2020 года по делу N А55-348/2020, просит отменить обжалуемое решение, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что судом первой инстанции не учтено, что товарный знак N 654683 зарегистрирован правообладателем в рекламных целях и направлен на привлечение неограниченного количества потребителей, благодаря чему, в том числе ответчик незаконно извлекает прибыль от продажи транспортных средств, по мнению истца, судом первой инстанции проигнорировано, что товарный знак N 654683 прошел государственную регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), по нему принято решение об отказе в государственной регистрации в случае нарушений прямо предусмотренных ст. 1483 ГК РФ, правовая охрана не прекращена по смыслу ст. 1514 ГК РФ, соответственно в силу ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

В апелляционной жалобе заявитель также указал на ошибочность утверждения суда первой инстанции о том, что истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг спорный товарный знак не использует с момента регистрации, что целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использование истцом, а лишь запрещение третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

От истца поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, мотивированное тем, что в случае подтверждения судом отсутствия сходства изображения, находящегося на сайте ответчика, содержащее элемент, сходный до степени смешения с изобразительным товарным знаком N 654683, у истца возникает право предъявления исковых требований о взыскании расходов, понесенных по регистрации указанного товарного знака к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, так как охрана товарного знака N 654683 не осуществляется.

В арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и разъединении нескольких требований, об изменении предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (ч. 3 ст. 266 АПК РФ), в связи с чем апелляционная коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства истца.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы представленного в суд отзыва на апелляционную жалобу, просили оставить решение без изменения.

Истец явку представителей в суд не обеспечил.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд рассматривает дело в отсутствие не явившегося истца, извещенного о месте и времени судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, правообладателем исключительного права на изобразительный товарный знак N 654683

является ООО "ЭмЭлДжи Аутдор" ИНН 6165124129 (номер государственной регистрации: 654683, номер заявки: 2017728839, дата истечения срока действия исключительного права: 17.07.2027, приоритет: 17.07.2017, дата подачи заявки: 17.07.2017, дата государственной регистрации: 03.05.2018, дата публикации: 03.05.2018). Правовая охрана предоставлена данному товарному знаку в отношении товаров и услуг по классам 16 (Бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские), 19 (Материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические) и 35 (Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная) Международной классификации товаров и услуг ( т. 1 л.д.12-14).

В обоснование исковых требований истец указал, что им на сайте https://chevrolet-niva.ru, администратором которого является Закрытое акционерное общество "Джи Эм-АВТОВАЗ", обнаружено и зафиксировано нарушение ответчиком исключительных прав на изобразительный товарный знак N 654683, правообладателем которого является ООО "ЭмЭлДжи Аутдор":

(номер государственной регистрации: 654683, номер заявки: 2017728839, дата истечения срока действия исключительного права: 17.07.2027, приоритет: 17.07.2017, дата подачи заявки: 17.07.2017, дата государственной регистрации: 03.05.2018, дата публикации: 03.05.2018). Истцом было осуществлено нотариальное заверение тех страниц сайта ответчика, на которых им обнаружено нарушение прав на указанный товарный знак, а также составлен нотариальный протокол осмотра этих страниц (т. 1 л.д. 12, 17- 23). На указанном сайте компании Ответчика, а именно на странице https://chevrolet- niva.ru/dealerships/, указанного сайта, предлагается для обзора посетителям список дилеров компании на территории Российской Федерации, в том числе использующих для идентификации элемент, сходный до степени смешения с товарным знаком N 654683. А именно, на активных ссылках, отсылающих посетителей сайта на страницу, содержащую информацию о том или ином дилере, имеется изображение, содержащее элемент, сходный до степени смешения с изобразительным товарным знаком N 654683, принадлежащим ООО "ЭмЭлДжи Аутдор".

Сходство до степени смешения сравниваемых обозначений - представленного на сайте ответчика и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака N 654683, - установлено истцом по признаку графического сходства доминирующего элемента (п. 43,44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. N 482), кроме того, деятельность, позиционированная на вышеуказанном сайте, маркирована обозначением "NIVA" в сочетании с элементом, сходным до степени смешения с товарным знаком N 654683, и является однородной товарам 16 и услугам 35 классов этого товарного знака.

Поскольку договоры на реализацию, предложение к продаже товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака N 654683, рекламу этих товаров и услуг с ответчиком истец не заключал и не давал согласие на оповещение потребителей о товарах, маркированных изобразительным обозначением и иных товаров, маркированных обозначением, включающим изобразительный элемент 4х4, действия ответчика, по мнению истца, следует квалифицировать как нарушение исключительных прав на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг.

Названные обстоятельства послужили основанием для предъявления требований согласно п.п. 3, 4 ст. 1515, п. 3 ст. 1484 ГК РФ об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент,

а также сходные, считает истец, с ним до степени смешения обозначения, в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 классов МКТУ и однородных с ними товаров и услуг, в частности на сайте, а также о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права, исходя из отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением и из отсутствия доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака, в отношении которого предоставлена правовая охрана.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Таким образом, для взыскания с ответчика компенсации истцу надлежало доказать, что ответчик использует товарный знак N 654683 одним либо несколькими способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Однако, как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, доказательств использования ответчиком в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца при размещении информации на сайте ответчика о выпускаемой продукции (автомобилях Chevrolet NIVA), услугах по их ремонту и обслуживанию в материалах дела не имеется.

Данные выводы суда соответствуют разъяснениям, содержащимся в пункте 157 постановления N 10, в соответствии с которыми употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Довод апелляционной жалобы о том, что поскольку спорный товарный знак зарегистрирован правообладателем в рекламных целях и направлен на привлечение неограниченного количества потребителей, благодаря чему, в том числе ответчик незаконно извлекает прибыль от продажи транспортных средств, отклоняется апелляционным судом, поскольку указанное изображение не использовалось в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением драв на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте производителя или продавца данных товаров, а также на страницах производителя или продавца данных товаров в социальных сетях в Интернете рекламой не является, поскольку указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта или соответствующей страницы в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией, и т.п. Данный подход соответствует позиции, изложенной в Письме ФАС России от 21.12.2018 N АК/105192/18 "Об информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: www.avito.ru, www.voula.ru.

Согласно сведениям из ЕГРИП в отношении ООО "ЭмЭлДжи Аутдор" основным видом деятельности общества является: "деятельность рекламная", также в выписке обозначено 156 дополнительных видов деятельности.

Согласно сведениям из ЕГРИП в отношении ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" (в настоящее время - АО "ЛАДА Запад ТЛТ") основным видом деятельности является "производство автотранспортных средств", и 10 дополнительных видов: "торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами", "торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов", "производство грузовых контейнеров" и др. виды деятельности, связанные с производством и реализацией транспортных средств.

На основе анализа видов деятельности истца и ответчика суд первой инстанции обоснованно установил, что виды деятельности ООО "ЭмЭлДжи Аутдор" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" не совпадают.

С учетом изложенного апелляционный суд соглашается с выводом обжалуемого решения о том, что данное обозначение (изображение) закреплено как в научной литературе в области автомобильной промышленности и транспортного машиностроения, общедоступных источниках, а также в т.ч. международных стандартах как обозначение (изображение) колесной формулы и использовано ответчиком в целях информирования посетителей сайта о выпускаемой продукции (автомобилях Chevrolet NIVA), услугах по их ремонту и обслуживанию, но не как товарный знак истца, в связи с чем смешение товаров истца и ответчика в данном случае невозможно, а доказательств других способов использования товарного знака суду представлено не было.

Данные выводы согласуются с правовой позицией, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2019 N С01-826/2019 по делу N А65-1102/2019, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 N С01-852/2019 по делу N А40-266746/2018.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Суд первой инстанции обоснованно установил, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истец с даты регистрации товарного знака N 654683 (с 03.05.2018) в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 класса МКТУ и до настоящего времени является производителем или лицом, осуществляющим оборот указанных товаров и оказания услуг с использованием товарного знака.

Основным видом деятельности истца является рекламная деятельность (73.1). При этом истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг товарный знак N 654683 с момент регистрации товарного знака не использует, соответствующих доказательств использования материалы дела не содержат.

С учетом приведенных выше обстоятельств, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о злоупотреблении истцом своим правом, поскольку целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использование самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь для запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, учитывая, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие использование товарного знака с даты регистрации и до принятия судебного акта, что является основанием для отказа в защите принадлежащего ему права.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, фактически направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судом обстоятельств, не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, основания для его отмены отсутствуют.

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 22 июля 2020 года по делу N А55-348/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Эмэлджи Аутдор" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий

Е.В. Коршикова

Судьи

Д.А. Дегтярев Е.А. Митина