Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 ноября 2020 г. N 13АП-1831/20 по делу N А56-121985/2018

г. Санкт-Петербург

02 ноября 2020 г.

Дело N А56-121985/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Загараевой Л.П., Лебедева Г.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Хариной И.С.

при участии:

от истца (заявителя): Кадников С.Г. - доверенность от 31.12.2019 (посредством системы онлайн-заседаний)

от ответчика (должника): Гольдфарб В.А. - доверенность от 12.12.2018

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Смешарики" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.19 по делу N А56-121985/2018 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "Смешарики"

к ИП Мурашовой Марине Вячеславовне

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (Петроградская наб., д. 34, лит. А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1037843073322, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании с Индивидуального предпринимателя Мурашовой Марины Вячеславовны (ОГРНИП 312784726200172, далее ответчик) компенсации за нарушение исключительных прав произведения изобразительного искусства - рисунок персонажа: "Нюша" в размере 300 000 рублей.

Решением суда первой инстанции от 12.12.2019 в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2020 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования общества удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскано 820 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок "Нюша", а также 30 руб. возмещения расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2020 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2020 по делу N А56-121985/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Направляя дело на новое рассмотрение кассационная инстанция указал, что апелляционным судом при определении размера компенсации не учтено, что предприниматель не только осуществил реализацию спорного товара, но и разместил в каталоге предложение к продаже товара, содержащего спорное изображение.

В связи с наличием обстоятельств предусмотренных статьей 18 АПК Российской Федерации произведена замена состава суда (судья Будылева М.В. заменена на судью Лебедева Г.В); рассмотрение жалобы начато сначала.

При новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции истец требования по жалобе поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Ответчик с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в отзыве. Суду пояснил, что заявленная истцом компенсация рассчитана на основании лицензионного договора, условия которого несопоставимы с условиями реализации ответчиком спорного товара. При этом, у предпринимателя отсутствует финансовая возможность для инициации проведения судебной экспертиза на предмет определения стоимости права использования произведения способом сопоставим с фактом предложения к продаже и реализации одной единицы товара, поскольку стоимость проведения экспертизы составляет от 150 000 рублей, что в условиях ограничения деятельности в связи с пандемией представляет собой несоразмерную сумму. Кроме того, представитель ответчика пояснил, что фактически каталог с предложение к продаже спорного товара был доступен для рядового потребителя не более 1 месяца и удален после получения претензии истца. За указанный период бал реализована 1 единица товара.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела в торговой точке, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 15, магазин "Торт на заказ" по электронному каталогу был заказан торт с изображением персонажа из анимационного сериала "Смешарики", имитирующим образ персонажа "Нюша".

13.05.2018 товар был получен покупателем.

В подтверждение факта приобретения торта у ответчика истцом представлены: кассовый чек на сумму 4100 рублей, компакт-диск с видеозаписями процесса заказа и выкупа торта.

В адрес ответчика истцом была направлена претензия с предложением произвести оплату компенсации за нарушение исключительных прав, которая оставлена без удовлетворения.

Полагая, что действиями ответчика по предложению к продаже, изготовлению и продажей торта с использованием персонажа анимационного сериала "Смешарики", нарушены исключительные авторские права истца на произведение изобразительного искусства - рисунок персонажа "Нюша", общество обратилось в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований указал на отсутствие доказательств принадлежности истцу прав на произведение изобразительного искусства персонажа анимационного сериала "Смешарики".

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В силу указанного пункта статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства - рисунки также отнесены к числу объектов авторских прав. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 3 указанной нормы авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и Шайхинуровым С.М. (автор) заключен авторский договор заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.3. договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики".

В пункте 1.4 договора предусмотрено, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику. Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

В разделе 4 договора согласованы условия о передаче авторских прав заказчику. Согласно пункту 4.1. договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приема-передачи произведений.

15.06.2003 по акту приема-передачи Шайхинуров С.М. передал истцу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смешарики" и права на них, в том числе в отношении персонажа "Нюша". В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей.

Факт наличия у истца исключительных прав на рисунок подтвержден материалами дела, а также вступившими в законную силу судебными актами по делам А28-9146/2018, А13-11517/2018, А28-9231/2018, А67-1980/2019, А05-10211/2018, Определение Верховного суда Российской Федерации от 18.12.2019 N 301-ЭС19-23887.

Факт совершения ответчиком правонарушения подтвержден кассовым чеком на сумму 4100 рублей, компакт-дисками с видеозаписями процесса заказа и выкупа торта.

При этом, на момент рассмотрения дела в суде в электронных каталогах ответчика, размещенных в открытом доступе в сети Интернет, отсутствуют предложения к продаже продукции с изображениями, схожими до степени смешения с персонажами мультсериала "Смешарики".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае Истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель) в сумме 300 000 руб. со ссылкой на стоимость лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С между ООО Мармелад Медиа" и ООО "Комбинат питания Алтуфьево".

Суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных лицензионных договоров на предоставление права использования объекта интеллектуальных прав (статья 1489 ГК РФ).

Учитываться могут также сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), коммерческой субконцессии (статья 1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор N 0009-01/08-ММ о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008, в соответствии с которым Общество (лицензиар) передало обществу с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование произведений и/или оригинал-макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки и/или маркировки такой продукции; сублицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" и обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево", с приложениями к договору, сумма данного договора в редакции дополнительного соглашения от 01.07.2018 составляет 400 000 руб.

В приложении к лицензионному договору в качестве передаваемых произведений указаны персонажи из анимационного сериала "Смешарики", в том числе персонаж "Нюша".

Вместе с тем, предоставление в суд лицензионного (сублицензионного) договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены данного договора (стоимости права использования), поскольку за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

В пункте 3.1 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10% от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 рублей (пункт 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С).

Согласно приложению к договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10% от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. x 1500 руб. x 10%).

Дополнительным соглашением от 29.07.2016 стороны договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С продлили срок передачи прав и период, за который выплачивается аванс, до 31.07.2017, а дополнительным соглашением от 28.07.2017 - до 31.07.2018.

Согласно дополнительному соглашению от 01.07.2018 стоимость передачи неисключительной лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 за период с 10.04.2015 по 31.07.2019 составляет 400 000 руб. (125 329 руб. 30 коп. за период с 10.04.2015 по 30.06.2018 + 274 670 руб. 70 коп. за период с 01.07.2018 по 31.07.2019).

Доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Согласно договору с учетом дополнительного соглашения от 01.07.2018 подлежащие перечислению лицензиату за использование неисключительной лицензии за период с 10.04.2015 по 31.07.2019 (49 месяцев) средства в сумме 400 000 руб., по пункту 3.2. Договора представляют собой минимальный размер аванса, в то время, как стоимость использования права на неисключительной основе сформулирована в пункте 3.1. договора и рассчитывается, как ставка платы в размере 10% от стоимости реализованной в отчетном периоде сублицензиатом продукции, содержащей (представляющей собой) воспроизведение предметов изобразительного искусства.

Таким образом, 400 000 руб. не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изображения способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, цена, по которой лицензия была предоставлена самим истцом, в договоре от 09.01.2008 N 0009-01/08-ММ не указана.

ООО "Мармелад Медиа", заключая сублицензионный договор, действовало в целях извлечения прибыли, следовательно, размер платы, который был установлен самим истцом, не может превышать размер платы, установленный ООО "Мармелад Медиа".

Кроме того, по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С предоставлено право использования нескольких произведений анимационного сериала "Смешарики" на территории города Москвы и Московской области с населением по сведениям из открытых источников в сети Интернет около 19 - 20 млн человек.

Ответчик осуществляет свою деятельность на территории города Санкт-Петербурга, численность населения которого составляет по открытым источникам в сети Интернет около 5 - 6 млн человек. Требование о взыскании компенсации заявлено только в отношении персонажа "Нюша".

То есть, очевидно, что потребительский спрос на территории деятельности сублицензиата значительно выше, чем на территории деятельности ответчика, а соответственно размер платы не может быть аналогичным.

Учитывая, что в данном случае стоимость реализованного товара, содержащего незаконное воспроизведение предметов изобразительного искусства, правообладателем которых является истец, составила согласно кассовым чекам 4100 руб., сумма обоснованной компенсации, рассчитанной в порядке пункта 3 статьи 1301 ГК РФ и с учетом условий сублицензионного договора, составляет 820 руб. (4100 руб. * 10% * 2).

Апелляционный суд также учитывает представленные ответчиком доказательства. Установив, что Общество с ограниченной ответственностью "Московский Кондитерский дом" реализует товар - торты с изображением персонажа из анимационного сериала "Смешарики", имитирующим образ персонажа "Нюша", ответчик осуществил заказ и приобретение товара. В соответствии с квитанцией к заказу от 16.10.2020, стоимость торта составила 5 500 рублей, в том числе стоимость изделия - 4 400 рублей, стоимость лицензии Общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" - 1 100 рублей. Таким образом, стоимость права использования произведения, в рассматриваемом случае составила 25% от стоимости товара.

При использовании данного порядка расчета (25% от стоимости товара), в рассматриваемом случае размер компенсации составляет 2 050 рублей (4100 х 25% х 2).

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, учитывая, что ответчик осуществил не только единичную реализацию спорного товара, но и размещал в каталоге предложения к продаже товара, содержащего спорное изображение, исходя из периода использования изображения в течение 1 месяца, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из указанной в приведенном истцом сублицензионном договоре цены, с учетом периода использования продолжительностью 1 месяц.

Рассчитанная указанным образом компенсация составляет сумму 16 326,53 рубля: 400 000 руб. / 49 месяцев * 2, где 400 000 рублей - стоимость неисключительной лицензии в соответствии с представленным истцом сублицензионным договором, 49 месяцев срок сублицензионного договора (с 10.04.2015 по 31.07.2019).

На основании изложенного заявленные требования подлежат удовлетворению в части взыскания с предпринимателя компенсации в сумме 16 326,53 рублей. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

В рассматриваемом деле правообладателем заявлена компенсация предусмотренная пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, а именно двукратный размер стоимости права использования произведения, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенных требований в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2019 по делу N А56-121985/2018 отменить.

Взыскать с ИП Мурашовой Марины Вячеславовны в пользу ООО "Смешарики" (ОГРН 1037843073322) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок "Нюша" в сумме 16 326,53 рубля, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях в сумме 850 рублей.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Возвратить ООО "Смешарики" (ОГРН 1037843073322) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению N 381 от 12.11.2018 в сумме 6000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Л.П. Загараева Г.В. Лебедев