Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2020 г. N С01-761/2020 по делу N А56-121985/2018 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о защите исключительного права на произведение изобразительного искусства на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку определенный им размер компенсации, взысканной с ответчика, не является двукратной стоимостью права использования произведения тем способом, которым оно было использовано ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2020 г. N С01-761/2020 по делу N А56-121985/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" (Петроградская наб., д. 34, лит. А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1037843073322) на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2019 по делу N А56-121985/2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" к индивидуальному предпринимателю Мурашовой Марине Вячеславовне (Санкт-Петербург, ОГРНИП 312784726200172) о защите исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Смешарики" - Кадников С.Г. (по доверенности от 31.12.2019), Давидьян Г.Н. (по доверенности от 01.09.2020);

индивидуальный предприниматель Мурашова Марина Вячеславовна (паспорт).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смешарики" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к индивидуальному предпринимателю Мурашовой Марине Вячеславовне (далее - предприниматель) о взыскании компенсации на произведение изобразительного искусства - рисунок "Нюша" в размере 300 000 руб.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.12.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2020 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования общества удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскано 820 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок "Нюша", а также 30 руб. возмещения расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В обоснование доводов о незаконности постановления суда апелляционной инстанции общество ссылается на то, что суд в нарушение принципа состязательности сторон самостоятельно снизил размер подлежащей взысканию компенсации и определил его произвольно, в то время как истцом были представлены доказательства в обоснование произведенного им расчета компенсации.

Общество ссылается на то, что суд апелляционной инстанции не принял во внимание то обстоятельство, что ответчиком было нарушено его право путем не только однократного изготовления товара, но и размещения товара со спорным обозначением в каталоге, представляющем собой предложение товара к продаже, которое, в свою очередь, было обращено неопределенному кругу лиц. Таким образом, заявитель кассационной инстанции полагает, что определенный судом размер компенсации, взысканный с ответчика, вопреки выводу суда апелляционной инстанции не является двукратной стоимостью права использования произведения тем способом, которым произведение было использовано ответчиком.

Общество также указывает на то, что осуществленное судом снижение размера компенсации в отсутствие со стороны ответчика надлежащих доказательств обоснованности такого снижения является нарушением части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предприниматель представил отзыв на кассационную жалобу, в котором сослался на необоснованность содержащихся в ней доводов.

Явившиеся в судебное заседание представители общества выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и настаивали на ее удовлетворении.

Предприниматель по доводам, содержащимся в отзыве на кассационную жалобу, просил отказать в ее удовлетворении.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом "Смешарики" (заказчик) и Шайхинуровым С.М. (автор) 15.05.2003 заключен авторский договор заказа N 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.3 договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики".

В пункте 1.4 договора предусмотрено, что все имущественные авторские права на произведения, то есть исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику. Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

В разделе 4 договора согласованы условия о передаче авторских прав заказчику. Согласно пункту 4.1 договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приема-передачи произведений.

Шайхинуров С.М. по акту приема-передачи 15.06.2003 передал истцу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смешарики" и права на них, в том числе в отношении персонажа "Нюша".

Судом апелляционной инстанции установлено, что предприниматель в торговой точке, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 15, магазин "Торт на заказ", по электронному каталогу был заказан торт, на котором содержится обозначение, воспроизводящее изображение персонажа "Нюша", что подтверждается имеющимися в материалах дела кассовым чеком и видеозаписью процесса реализации товара.

Ссылаясь на допущенное нарушение исключительных авторских прав на указанные произведения, общество направило в адрес предпринимателя претензию с требованием устранить нарушение и урегулировать имеющиеся требования правообладателя.

Неисполнение предпринимателем претензии послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, сославшись на недоказанность наличия у истца права на иск.

Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции и отменил его, требования истца были частично удовлетворены.

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности фактов принадлежности обществу исключительного права на изображение персонажа и нарушения предпринимателем этого права путем предложения к продаже товара, на котором размещен элемент, воспроизводящий рисунок, право на который принадлежит истцу, а также путем реализации товара, на котором размещены аналогичные элементы.

При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) и исходя из условий представленных истцом лицензионного и сублицензионного договоров, пришел к выводу о необоснованности заявленного размера компенсации, в связи с чем удовлетворил исковые требования частично.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей общества и предпринимателя, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения произведения.

В числе прочих такими объектами являются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, а также графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ установлено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В рассматриваемом случае из искового заявления следует, что общество "Смешарики" обратилось в защиту принадлежащего ему исключительного права на произведение изобразительного искусства - рисунок, представив в подтверждение наличия у него этих прав соответствующие документы.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае обществом "Смешарики" был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 59 постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на объекты авторского права входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

В кассационном порядке не оспариваются выводы суда апелляционной инстанции о принадлежности истцу исключительного права, в защиту которого обратился истец, и о нарушении ответчиком этого права. С учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление суда апелляционной инстанции в указанной части не проверяется.

Изложенные в кассационной жалобе общества "Смешарики" доводы связаны с несогласием с видом и размером компенсации, присужденной судом апелляционной инстанций за допущенное ответчиком нарушение исключительного права.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, закреплено в пункте 59 постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Пунктом 61 постановления N 10 определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец в обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права использования произведения, представил следующие документы:

лицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008 N 009-01/08-ММ (далее - лицензионный договор), заключенный между обществом "Смешарики" (лицензиаром) и обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад медиа" (лицензиатом), согласно которому последнему передана неисключительная лицензия на использование произведений и/или оригинал - макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки, маркировки этой продукции (цена, по которой лицензия была предоставлена истцом, в лицензионном договоре не указана);

сублицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 10.04.2015 N 10/04-15НЛ/С, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" и обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево", дополнительные соглашения к сублицензионному договору.

Определяя размер компенсации, суд апелляционной инстанции проанализировал указанные договоры и сделал вывод о том, что сумма 300 000 руб. не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изображения способом, которым его использовал нарушитель.

Проанализировав условия осуществления деятельности сублицензиатом в сравнении с деятельностью ответчика, а также стоимость контрафактного товара, суд апелляционной инстанции определил, что размер платы за использование изображения одного персонажа при изготовлении одного торта составляет 10% от его цены, что в рассматриваемом случае составляет 820 руб. (4 100 руб. х 10% х 2).

Между тем, судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как указывалось выше, в ходе рассмотрения дела было установлено и не оспорено предпринимателем, что предприниматель не только осуществил разовую реализацию товара (торта), но и разместил предложение о продаже такого товара в электронном каталоге, адресованном неопределенному кругу лиц. Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что на момент рассмотрения настоящего дела ответчик удалил соответствующую информацию из каталога, не свидетельствует о существовании данного обстоятельства ранее.

Следовательно, в данном случае каталог предпринимателя представлял собой предложение к продаже товара, на котором в отсутствие разрешения правообладателя размещено спорное обозначение.

По смыслу статей 128, 129 ГК РФ гражданский оборот - это свободный переход, отчуждение объектов гражданских прав, а именно: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги и т.д. от одного к другому.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

На основании пункта 8 Правил продажи товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 N 918 демонстрация образцов товаров в месте продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предназначены для продажи. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, выставленный в месте продажи.

Таким образом, суду апелляционной инстанций необходимо было в совокупности оценить доводы истца и представленные им доказательства, подтверждающие не только единичную реализацию предпринимателем спорного товара, но и размещение ответчиком в каталоге предложения к продаже товара, содержащего спорное изображение, и с учетом оценки данных доводов определить подлежащую взысканию компенсацию, рассчитанную исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего изображения, проанализировав при этом как доводы истца, так и возражения ответчика.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального права при определении подлежащего взысканию размера компенсации.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судом апелляционной инстанции не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемое постановление принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в постановлении, не соответствуют установленным судом обстоятельствам, в связи с чем постановление не может быть признано законным и подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также необходимо распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2020 по делу N А56-121985/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур