Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 г. N 07АП-5650/20 по делу N А45-33099/2019

город Томск

5 ноября 2020 г.

Дело N А45-33099/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 ноября 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Кривошеиной С.В.,

Логачева К.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Любимовой А.Н. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (N 07АП-5650/2020) на решение от 22.05.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-33099/2019 (судья Шевченко С.Ф.), по иску общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (ОГРН 1105476033585, ИНН 5402528368, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 276, корпус 13, офис 25) к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Морозко" (ОГРН 1115476122420, ИНН 5403332664, г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 14, офис 200) о взыскании 1 482 396,96 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 618447.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (ОГРН 1045402463831, ИНН 5406277570, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, 12А),

В судебном заседании приняли участие:

от истца - Абраменко А.В. - доверенность от 01.11.2018,

от ответчика - Юдина Е.Е. - доверенность от 14.10.2020,

от третьего лица - без участия (извещен),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (далее - истец, ООО "Холидей Маркетинг") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Морозко" (далее - ответчик, ООО ТД "Морозко") о взыскании 1 482 396,96 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 618447.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (далее - третье лицо).

Решением суда от 22.05.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Холидей Маркетинг" обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель ссылается на необоснованное не принятие доводов истца. Иных доводов апелляционная жалоба не содержит.

От ответчика поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указывает на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, просит оставить апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

17.09.2020 от истца поступили возражения на отзыв ответчика, в которых ООО "Холидей Маркетинг" приводит следующие доводы: истцом обоснованы и доказаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию по требованию о компенсации за незаконное использование товарного знака, а именно факт принадлежности товарного знака истцу, факт использования товарного знака ответчиком. Расчет компенсации не был оспорен и опровергнут ответчиком. Доводы о фактической аффилированности истца и третьего лица, о наличии в действиях истца злоупотреблении правом не обоснованы и не подтверждены надлежащими доказательствами.

Также истец просит приобщить к материалам дела дополнительные доказательства: лицензионный договор о предоставлении права использования Товарного знака "Витамин" по свидетельству N 507926 от 01.10.2016, информация с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака "Витамин", запрос в ООО "Линия 100" от 01.11.2018 исх. N 11/01-16, ответ ООО "Линия 100" от 16.11.2018 б/н с отчетом о поставках товара, копии лицензионного договора и согласия по иным товарным знакам.

25.09.2020 от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: договор N 4400.01-16/040 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2016, консолидированный баланс ГК "Холидей" на 01.10.2018(по отчетности РСБУ), консолидированный баланс ГК "Холидей" на 01.07.2018 (по отчетности РСБУ), консолидированный баланс ГК "Холидей" на 01.01.2018 (по отчетности РСБУ).

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал доводы жалобы, настаивал на ее удовлетворении, а также поддержал ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств; представитель ответчика поддержал доводы отзыва.

В соответствии с частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

В соответствии с частью 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами; для лиц, допустивших злоупотребление процессуальными правами, наступают предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации неблагоприятные последствия. Данные положения относятся также к вытекающему из принципа состязательности праву лиц, участвующих в деле, представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).

Указанные права гарантируются обязанностью участников процесса раскрывать доказательства до начала судебного разбирательства (часть 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в порядке представления дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции, согласно которому такие доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 статьи 268 АПК РФ).

Ознакомившись с представленными документами, апелляционный суд приходит к выводу о том, что апеллянт не обосновал невозможность представления дополнительных документов в суд первой инстанции по не зависящим от него уважительным причинам, в связи с чем, руководствуясь статьями 9, 41, 268 АПК РФ, не нашел правовых оснований для приобщения к материалам дела названных документов.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явилось, своего представителя не направил. На основании частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ апелляционный суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителя третьего лица.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, возражений на отзыв, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки ряда магазинов выявлен факт неправомерного использования товарного знака по свидетельству N 618447, исключительные права на который принадлежат ООО "Холидей Маркетинг", в том числе, в магазине ООО "Компания Холидей" производилась розничная продажа товаров: Пельмени "Ай да еда!" Классические 800г пл/пак; Вареники "Ай да еда!" Картофель 800г пл/пак; Вареники "Ай да еда!" Картофель/грибы 800г пл/пак, на упаковке (этикетке) которых используется изображение, тождественное товарному знаку, принадлежащему ООО "Холидей Маркетинг".

Указанные выше наименования товара с незаконным использованием товарного знака истца поставлялись в торговую сеть поставщиком ООО "ТД Морозко".

Претензией от 26.07.2019 истец потребовал от ответчика компенсации в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, что составило 1 482 396,96 руб.

Неисполнение ответчиком претензии от 26.07.2019 послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что требования истца противоречат закону и не подлежат удовлетворению.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, указанных в настоящем пункте.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены типы компенсации, применяемые при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

Из материалов дела следует, что ООО "Холидей Маркетинг" является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 618447 (с датой приоритета 15.06.2016, со сроком действия до 15.06.2026) в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ.

В качестве подтверждения незаконного использования ответчиком товарного знака N 618447 истцом представлены копии кассовых чеков и фотографии товара с товарным знаком, тождественным товарному знаку, исключительное право на которое принадлежит истцу.

Размер компенсации определен истцом на основании представленной ООО "Компания Холидей" информации об объемах и стоимости поставленного от ООО "ТД Морозко" (договор поставки N 47653 от 01.09.2013) товара. Общая стоимость таких поставок, по информации ООО "Компания Холидей" в марте 2018 года составила 741 198,48 руб., в том числе НДС.

Между тем, из анализа договора поставки N 47653 от 01.09.2013, с учетом дополнительных соглашений N2 и N4, следует, что часть товаров производилась с использованием собственной торговой марки ООО "Компания Холидей".

Дизайн упаковки спорного товара разработало ООО "Компания Холидей". Так в разделах N 6 Приложений N 1 от 01.02.18 к дополнительному соглашению N 4 к договору поставки N 47653 представлены Дизайны (оригинал-макеты) индивидуальных упаковок: - Вареники Ай да еда! с картофелем 800г пл/пак; - Пельмени Ай да еда! Классические 800г пл/пак; - Вареники Ай да еда! с картофелем и грибами 800г пл/пак. Приложения N 1 от 01.02.18 к дополнительному соглашению N 4 подписаны ЭЦП и переданы через оператора ЭДО АО "ПФ "СКБ Контур".

Производство товара с использованием собственной торговой марки ООО "Компания Холидей" подтверждается вступившим в законную силу судебным актом по делу N А45-31656/2018.

Кроме того, согласно пункту 3 дополнительного соглашения N 4 договор поставки N 47653 от 01.09.2013 дополнен пунктом 4.8, в соответствии с которым ООО "Компания Холидей" осуществляет контроль качества поставляемого ответчиком товара с использованием собственной торговой марки, полностью контролируя процесс производства товара.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что именно ООО "Компания Холидей" разработан дизайн упаковки с использованием спорного товарного знака, и инициировано производство товаров и упаковки с использованием принадлежащего истцу товарного знака с функциями контроля процесса производства такого товара.

Отклоняя доводы апеллянта о недоказанности наличия аффилированности истца и третьего лица, а также о наличие в действиях истца злоупотреблением правом, апелляционный суд исходит из следующего.

Так, из представленной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 16 по Новосибирской области информации следует, что учредителем ООО "Холидей Маркетинг" с долей участия 33,33 % по состоянию на дату 01.01.2018 входил Скороходов Н.А., который также являлся участником ООО "Компания Холидей" и до инициации процедуры банкротства (дело NА45-10393/2017) исполнял функции единоличного исполнительного органа.

Кроме того, все вопросы потребителей по качеству товара, производимым под спорным товарным знаком, поступали истцу и третьему лицу.

Так, из информации представленной ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в ответ на запрос суда первой инстанции следует, что в период с 11.02.2015 по 14.03.2019 номер телефона 8-800-250-25-22 закреплен за ООО "Компания Холидей", а с 14.03.2019 - за ООО "НСК Холди". Указанный номер телефона, размещенный на упаковках товара со спорным товарным знаком, на момент рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции являлся одним из контактных номеров истца.

Как верно отметил суд первой инстанции, о фактическом наличие аффилированности истца и третьего лица также свидетельствует то обстоятельство, что в 2017 году по договорам об отчуждении истцу от ООО "Компания Холидей" переданы товарные знаки по свидетельствам: 370768, 370779, 385069, 465664, 501423, 501424, 501425, 501431, 505971, 506355, 507926, 507927, 509074, 512827, 512827, 512830, 515392, 518250, 518260, 518436, 518791, 551595 (данный с сайта ФИПС). На этапе экспертизы заявок истцу перешли от ООО "Компания Холидей" товарные знаки по свидетельствам: 531023, 531340, 536697, 531594, 531399, 536700, 542139, 578312, 552153, 546575, 552135, 546576, 596126, 554225, 561301.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Установив взаимозависимость истца и третьего лица, согласованное производство и реализацию товаров маркированных спорным товарным знаком исключительно в торговой сети "Холидей", передачу истцу значительного количества товарных знаков, используемых ООО "Компания Холидей", фактическое использование спорного товарного знака ООО "Компания Холидей" и обращение за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями после признания ООО "Компания Холидей" банкротом с целью формирования пакета требований кредитора, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Доводы истца об обратном со ссылкой на судебную практику, в частности на дело N А46-16271/2019, не принимается судом апелляционной инстанции во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет и принято судами по иным фактическим обстоятельствам которые отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

При таких обстоятельствах апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчика заявленной суммы компенсации и удовлетворения исковых требований.

В целом доводы апелляционной жалобы не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, свидетельствуют о несогласии с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены или изменения судебного акта.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, не подлежит отмене или изменению ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 22.05.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-33099/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

С.В. Кривошеина К.Д. Логачев