Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2021 г. N С01-188/2021 по делу N А45-33099/2019 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку действия истца по взысканию компенсации за якобы незаконное использование спорного товарного знака являются злоупотреблением правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2021 г. N С01-188/2021 по делу N А45-33099/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Борисовой Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Васютина О.М. при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Лепшиной О.П.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (ул. Дуси Ковальчук, д. 276, корп. 13, оф. 25, г. Новосибирск, 630049, ОГРН 1105476033585) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.05.2020 по делу N А45-33099/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Морозко" (ул. Бетонная, д. 14, оф. 200, г. Новосибирск, 630024, ОГРН 1115476122420) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (р.п. Кольцово, д. 12А, Новосибирская обл., 630559, ОГРН 1045402463831).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Морозко" Юдина Е.Е. (по доверенности от 14.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" (далее - общество "Холидей Маркетинг") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Морозко" (далее - общество ТД "Морозко") о взыскании 1 482 396 рублей 96 копеек компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 618447.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" (далее - общество "Компания Холидей").

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.05.2020, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе и дополнении к ней, поданным в Суд по интеллектуальным правам, общество "Холидей Маркетинг", ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и правовым подходам, сложившимся в судебной практике, просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу общество ТД "Морозко" и его представитель в ходе судебного заседания просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу общества "Холидей Маркетинг" - без удовлетворения.

Общество "Холидей Маркетинг" и общество "Компания Холидей" явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, общество "Холидей Маркетинг" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 618447 (дата приоритета - 15.06.2016, дата регистрации - 01.06.2017, срок действия регистрации - 15.06.2026), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе товаров "пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]" и "вареники [шарики из теста фаршированные]".

Обществом "Холидей Маркетинг" был выявлен факт реализации в магазине общества "Компания Холидей" пельменей и вареников под обозначением "Ай да еда!", поставленных (произведенных) обществом "ТД Морозко", что послужило основанием для обращения названного правообладателя с претензией от 26.07.2019 к обществу "ТД Морозко" по факту незаконного использования вышеуказанного товарного знака и для последующего обращения в арбитражный суд ввиду уклонения названного производителя спорных товаров от исполнения требований общества "Холидей Маркетинг о выплате компенсации в двукратном размере стоимости спорных товаров.

Иск общества "Холидей Маркетинг" рассмотрен судом первой инстанции на основании положений статей 1229, 1252, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Отказывая в удовлетворении иска общества "Холидей Маркетинг", суд первой инстанции исходил из того, что спорные товары произведены и поставлены обществом ТД "Морозко" обществу "Компания Холидей" на условиях договора поставки от 01.09.2013 N 47653 и дополнительных соглашений к нему, предусматривавших производство и поставку пельменей и вареников под "собственной торговой маркой" общества "Компания Холидей", разработанной и представленной последним обществу ТД "Морозко" в виде оригинал-макета.

Суд первой инстанции принял во внимание то обстоятельство, что производство обществом ТД "Морозко" товаров под спорным обозначением по заказу и с использованием "собственной торговой марки" общества "Компания Холидей" по вышеуказанному договору, было установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.02.2019 по делу N А45-31656/2018.

При этом суд первой инстанции признал, что общества "Холидей Маркетинг" и "Компания Холидей" фактически отвечают критериям взаимозависимости (аффилированности) ввиду наличия корпоративной связи, общности их экономических интересов и осуществления взаимосвязанной деятельности в гражданском обороте.

С учетом этого суд первой инстанции пришел к выводу о том, что взаимозависимые действия истца и третьего лица, обусловленные общим коммерческим интересом, направленным на извлечение прибыли как от реализации товара, так и от использования товарного знака, позволяют констатировать использование товарного знака в спорной ситуации с разрешения его правообладателя без заключения лицензионного договора между названными лицами, являющимися фактически аффилированными (определению Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475 по делу N А53-885/2014).

Как следствие, суд признал действия истца по взысканию компенсации за якобы незаконное использование спорного товарного знака злоупотреблением правом, что и послужило основанием для отказа в иске на основании положений статьи 10 ГК РФ.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы заявителя апелляционной жалобы, аналогичные его доводам, приведенным в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, оценив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, дополнении к ней и отзыве на нее, выслушав представителя ответчика, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены способы осуществления исключительного права на товарный знак, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя его товарного знака либо обозначения сходного с ним до степени смешения является нарушением исключительного права на товарный знак.

При этом ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

В частности, по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Однако по смыслу статьи 1486 ГК РФ не исключено использование товарного знака под контролем правообладателя и без заключения такого договора. Такая ситуация может иметь место, например, при использовании товарного знака лицом, аффилированным с его правообладателем.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 04.12.2017 по делу N СИП-36/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2018 N 300-КГ18-2423 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и других.

Кроме того, как отмечено в абзаце первом пункта 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

В силу изложенного оценка судами доводов ответчика о том, что фактически использование спорного товарного знака осуществлялось под контролем (с согласия) истца-правообладателя в данном конкретном споре имеет важное значение для правильного разрешения спора с учетом доводов ответчика о злоупотреблении правом в действиях истца по предъявлению иска в защиту исключительного права на товарный знак в отсутствие фактического нарушения такого права.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу законодательства о защите конкуренции не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Таким образом, согласно приведенной правовой позиции высшей судебной инстанции в случае отсутствия формально-юридических связей между лицами суд может установить фактический характер таких правоотношений. К числу обстоятельств подтверждающих фактическую аффилированность организаций, могут быть отнесены: наличие у таких юридических лиц в числе дебиторов одних и тех же лиц; пересечение основных видов деятельности юридических лиц; расходование кредитных средств одного лица на обеспечение нужд контрагента; отгрузка принадлежащей одному лицу продукции со складов контрагента; выступление данных юридических лиц взаимными кредиторами и дебиторами друг друга; подача заявления о банкротстве обеих компаний по упрощенной процедуре в один день.

При рассмотрении настоящего спора судами первой и апелляционной инстанций установлена общность экономических интересов истца и третьего лица, их юридическая и фактическая аффилированность. С учетом этого суды пришли к выводу о том, что третье лицо, заказывая у ответчика спорную продукцию под спорным обозначением, представленным для размещения на товарах самим третьим лицом, действовало с согласия и под контролем правообладателя товарного знака - истца. Как следствие, суды расценили обращение истца за судебной защитой в отсутствие фактического нарушения его прав как злоупотребление правом.

Соответствующие выводы надлежащим образом мотивированы судами первой и апелляционной инстанций (статьи 15, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание заявителя кассационной жалобы на то обстоятельство, что вопрос о наличии в действиях лица признаков злоупотребления правом является вопросом факта, разрешение которого отнесено к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

Из обжалуемого судебного акта усматривается, что суд первой инстанции оценил оспаривавшиеся ответчиком действия истца и третьего лица, связанные с созданием видимости нарушения исключительного права на вышеуказанный товарный знак, в соответствии с приведенными нормами права, устанавливающими в том числе презумпцию добросовестности, правовыми подходами и разъяснениями высшей судебной инстанции. Выводы суда первой инстанции надлежащим образом мотивированы (статьи 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

Данный вывод, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) кассационной жалобы на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.05.2020 по делу N А45-33099/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холидей Маркетинг" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова