Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2020 г. N 16АП-3660/19 по делу N А63-3960/2019

г. Ессентуки

13 ноября 2020 г.

Дело N А63-3960/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 10.11.2020.

Полный текст постановления изготовлен 13.11.2020.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Сулейманова З.М., судей: Марченко О.В., Казаковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наниковым Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу коммерческого банка "Континенталь" (общество с ограниченной ответственностью) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.07.2020 по делу N А63-3960/2019, при участии в судебном заседании от коммерческого банка "Континенталь" - председателя правления - Ахмедова Д.М., Шаповалова Д.В. по доверенности от 01.09.2020,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Континенталь" ОГРН 1160280091630 (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к коммерческому банку "Континенталь" ОГРН 1020500002093 (далее - ответчик, банк), о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб. и упущенной выгоды в сумме 50 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 151894, принадлежащим истцу; о признании незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 151894, принадлежащим истцу.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечен: Ибатуллин Азамат Валерьянович (Республика Башкортостан, г. Уфа).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 03.07.2019, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 30.09.2019, в удовлетворении заявленных требований общества отказано.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствия сходства между обозначением, используемым банком и товарным знаком общества, а также неоднородности деятельности банка с услугами, для которых зарегистрирован товарный знак общества, деятельность общества заключается в предоставлении в аренду и лизинг офисных машин и оборудования и не связана с кредитованием, которое является основным видом деятельности банка, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего соответствующие услуги под спорным обозначением.

Постановлением Суда по Интеллектуальным правам от 22.01.2020, решение и постановление по делу N А63-3960/2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отменяя судебные акты, кассационный суд указал, что из судебных актов не видно, на основании каких из вышеперечисленных признаков суды пришли к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений; устанавливалась ли ими степень однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, услугам, оказываемым ответчиком; проводился ли фактически анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления), выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, об отсутствии однородности услуг и, как следствие, отсутствии вероятности смешения таких обозначений признал не достаточно мотивированными.

При новом рассмотрении дела определением от 02.03.2020 судом первой инстанции приняты к рассмотрению уточненные требования, согласно которым истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 600 000 руб. за незаконное использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 151894; признать незаконным использование ответчиком, в том числе в фирменном наименовании, обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 151894.

По результатам нового рассмотрения судом первой инстанции, уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт мотивирован тем, что материалами дела доказано, что ответчик не доказал правомерность использования своего фирменного наименования, незаконно использует принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 151894 в своем фирменном наименовании, а также на своем сайте и в доменном имени этого сайта. Являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 ст.1252 ГК РФ) и взыскания компенсации (пункт 4 ст. 1515 ГК РФ).

Не согласившись с решением, банк обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда от 14.07.2020 отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении искового заявления. В апелляционной жалобе ответчик указывает, что суд первой инстанции не принял во внимание факт наличия у ответчика исключительного права на фирменное наименование, возникшее ранее исключительного права истца на товарный знак, вывод суда о неправомерности использования ответчиком домена (http://www.bankkontinental.ru) противоречит сложившейся судебной практике, судом не дана оценка недобросовестности действий истца.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, как законное и обоснованное, апелляционную жалобу без - удовлетворения. Истец считает, что им доказана принадлежность ему исключительного права на товарный знак "Континенталь" по свидетельству N 151894, а также доказан факт использования ответчиком сходного до степени смешения обозначения в однородной деятельности, в то время как ответчиком не доказано правомерность использования им спорного обозначения. Что касается доводов регистрации банка до регистрации ответчиком товарного знака, то такие доводы не были заявлены в суде первой инстанции, кроме того, лицензия на осуществления банковский операций ответчиком получено после регистрации истцом товарного знака.

В дополнениях к отзыву истец возражает против приобщения к делу представленных ответчиком в апелляционную инстанцию дополнительных документов о регистрации банка, выдачи лицензии, ссылаясь не представление им указанных документов при рассмотрении дела судом первой инстанции в отсутствие уважительных причин для этого.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена на сайте http://arbitr.ru// в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители ответчика поддержали апелляционную жалобу, просили решение суда первой инстанции отменить, по основаниям, изложенном в жалобе.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела истец извещен надлежащим образом (определение об отложении рассмотрении дела на 10.11.2020 объявлено в судебном заседании 02.11.2020, в котором участвовали представители обеих сторон, определение размещено в сети интернет на официальном сайте суда).

В предыдущих судебных заседаниях апелляционной инстанции (26.10.2020, 05.10.2020, 29.09.2020) представитель истца просил решение суда первой инстанции оставить без изменения по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции следует отменить, апелляционную жалобу удовлетворить по следующим основаниям.

Как следует из материалов, истцу принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак "КОНТИНЕНТАЛЬ" по свидетельству Российской Федерации N 151894 (дата приоритета - 27.12.1995, дата регистрации - 30.04.1997, дата окончания срока действия регистрации - 27.12.2025), зарегистрированного для услуг "страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" 36-го класса МКТУ.

Согласно Уставу банк осуществляет кредитование, финансирование и оказание всех видов банковской деятельности на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации/далее-Банк России/.

Банк использует обозначения "КОНТИНЕНТАЛЬ" в качестве фирменного наименования, а также на своем сайте и в доменном имени http://www.bankkontinental.ru при осуществлении банковской деятельности без заключения лицензионного договора на использование товарного знака с обществом, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, а также при выполнении работ, оказании услуг.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска.

По смыслу приведенных положений и с учетом части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании средства индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат другому лицу. В противном случае ответчик признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующего средства индивидуализации ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что обозначения "Банк Континенталь" и "bankkontinental" являются сходными до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком/знаком обслуживания/ по свидетельству N 151894,а использование этих обозначений при осуществлении банковской деятельности, имеющий высокую степень однородности с услугами финансовая деятельность, кредитно-денежные операции" 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак,влечет к вероятности смешения указанных обозначений с этим товаров. и незаконного использования ответчиком сходного до степени смешения с ним обозначения.

Вместе с тем, апелляционный суд считает, что судом первой инстанции не учтено следующее.

При проверке доводов ответчика о злоупотреблении правом при приобретении и использовании средства индивидуализации установлено, что из выписки из ЕГРЮЛ Минфина РФ, к основным видам деятельности истца финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, не указаны. Истцом не представлено доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания, в т.ч. финансовую деятельность, кредитно-денежные операции.

Таким образом, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, установив, что фактически спорный знак обслуживания не используется его правообладателем или под его контролем, проанализировав последующее поведение правообладателя, апелляционный суд приходит к выводу о том, что целью приобретения исключительного права на этот знак служило получение необоснованных преимуществ путем предъявления материальных требований о взыскании компенсации.

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Данная правовая позиция соответствует судебной практике (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2020 по делу N А19-9570/2019).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как разъяснено в пункте 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", критерием правомерности/неправомерности использования фирменного наименования, схожего с товарным знаком, является соотношение даты регистрации юридического лица и даты регистрации приоритета товарного знака: если юридическое лицо зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака, то использование фирменного наименования является правомерным.

Ответчиком в суд апелляционной инстанции представлены дополнительные документы, подтверждающие получение им фирменного наименования "Континенталь" и лицензию на осуществление банковских операций до регистрации истцом товарного знака.

Так, из Устава коммерческого банка "Континенталь" (товарищество с ограниченной ответственностью) видно, что он был зарегистрирован Банком России 26.12.1994, регистрационный N 3184, а не 30.04.1998, как указано в решение суда первой инстанции. Именно в эту дату Устав Ответчика был подписан заместителем Председателя Центрального Банка Хандруевым А.А. Представлена лицензия на осуществление банковский операций от 26.12.1994 г. N3184, также подписанная заместителем председателя Центрального Банка Российской Федерации.

В последующем, банк преобразован в организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, что подтверждено представленными ответчиком в апелляционную инстанцию документами.

В соответствии со ст. 15 Закон РСФСР от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 24.06.1992) "О банках и банковской деятельности в РСФСР", действовавшей на момент регистрации ответчика, Банк России регистрирует уставы банков и ведет реестр (общереспубликанскую Книгу регистраций) банков, получивших лицензии. Записи в реестр производятся одновременно с выдачей лицензии.

Банки получают право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии. При ликвидации или реорганизации банков лицензия возвращается в Банк России, а запись в реестре аннулируется.

Реестр банков, изменения и дополнения к нему публикуются Банком России в открытой печати".

Таким образом, с даты внесения в реестр - 26.12.1994 - ответчик получил лицензию на право осуществления банковских операций в соответствии со ст. 15 действовавшего на тот момент Закона РСФСР "О банках и банковской деятельности".

Кроме того, дата регистрации ответчика, а соответственно и выдачи первой банковской лицензии, отражена на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации по ссылке: https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=820000002.

Судом апелляционной инстанции на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ указанные документы приобщены к делу.

Как указано ответчиком в ходатайстве о приобщении данных документов, первичные документы, подтверждающие начало деятельности ответчика - Банка в 1994 году не были представлены в суд первой инстанции в силу того, что у ответчика не было возможности представить соответствующие документы, так как в силу сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, отделения Центрального Банка, в полномочия которых входило предоставление нужных сведений не могли соответствующие сведения предоставить до начала июня. Как только появилась возможность, ответчиком были получены все необходимые документы, заверенные специалистами Центрального Банка, однако судом первой инстанции было принято решение без документов, которые были необходимы для верного разрешения дела.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" мотивированное принятие дополнительных доказательств арбитражным судом апелляционной инстанции в случае, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными, а также если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, не может служить основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции; в то же время немотивированное принятие или непринятие арбитражным судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к принятию неправильного постановления.

Ходатайство о принятии новых доказательств в силу требований части 3 статьи 65 АПК РФ должно быть заявлено лицами, участвующими в деле, до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Данное ходатайство было заявлено до рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд, счел возможным удовлетворить ходатайство ответчика и приобщить указанные документы к делу.

Таким образом, апелляционный суд считает, представленные документы опровергают доводы истца о незаконности использования коммерческим банком "Континенталь" (общество с ограниченной ответственностью), г. Железноводск, п. Иноземцево, ОГРН 1020500002093, в том числе в фирменном наименовании, обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 151894, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью "Континенталь", так как фирменное наименование банка было зарегистрировано и лицензия на осуществление банковской деятельности было получено до регистрации за истцом указанного товарного знака. Доказательства не осуществление банком банковских операций до регистрации товарного знака истца также не представлены.

Учитывая изложенное, оценив в совокупности материалы дела и доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что решение суда первой инстанции следует отменить по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.270 АПК РФ, в удовлетворении иска, отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 266, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.07.2020 по делу N А63- 3960/2019 отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "Континенталь" в пользу коммерческого банка "Континенталь" 3000 рублей расходов по оплате госпошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам г. Москва в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

З.М. Сулейманов

Судьи

О.В. Марченко Г.В. Казакова