Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2020 г. N 03АП-5730/20 по делу N А33-22822/2020

г. Красноярск

25 ноября 2020 г.

Дело N А33-22822/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 ноября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2020 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - Петровской О.В.,

судей: Дамбарова С.Д., Парфентьевой О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лизан Т.Е. (до перерыва), Маланчик Д.Г. (после перерыва),

в судебном заседании участвует до перерыва:

от истца - Entertainment One UK Limited: Киржинакова И.В., представитель по доверенности от 20.10.2020, диплом N 2313 от 05.07.2018, паспорт.

После перерыва в отсутствие представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Entertainment One UK Limited

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 03 сентября 2020 года по делу N А33-22822/2020,

УСТАНОВИЛ:

Entertainment One UK Limited (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Исабаеву Ибрагиму Ахмеджановичу (ИНН 246110393860, ОГРН 316246800090489, г. Красноярск, далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 1 212 958 в размере 160 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 1 224 441 в размере 120 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 608987 в размере 20 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 623373 в размере 20 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "Мама Свинка" в размере 40 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "Папа Свин" в размере 40 000 руб., взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства - изображение персонажа "Поросенок Джордж" в размере 40 000 руб., взыскании судебных издержек в размере стоимости вещественных доказательств - товаров, приобретенных у ответчика в сумме 3 942 руб., также стоимость почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в размере 569,52 руб.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 03 сентября 2020 года исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ответчика в пользу истца 220 000 руб. компенсации, 5 900 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 2 252 руб. 34 коп. судебных издержек. В удовлетворении остальной части иска и заявления о взыскании судебных издержек отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, согласно которой указал, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным по следующим основаниям:

- судом первой инстанции неосновательно осуществлено снижение размера компенсации в отсутствие заявление ответчика. Истец в исковом заявлении обращал внимание суда первой инстанции на факт неоднократного нарушения ответчиком исключительных прав;

- ответчиком нарушен досудебный порядок урегулирования спора, являющийся обязательным для данной категории споров, в связи с чем судебные расходы, в том числе на представление его интересов и уплаченная истцом государственная пошлина, возлагаются полностью на ответчика.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.10.2020 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 17.11.2020.

Материалами дела подтверждается надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступном информационном сервисе "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) в сети "Интернет").

При изложенных обстоятельствах, в силу статей 121 - 123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции признает лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании объявлен перерыв до 24 ноября 2020 года, после окончания которого представителя явку не представителей не обеспечили.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Entertainment One UK Limited является действующим юридическим лицом (дата регистрации - 14.11.1994), зарегистрировано в качестве частной компании с ограниченной ответственностью за номером 2989602 (в материалы дела представлено свидетельство об учреждении частной компании с ограниченной ответственностью).

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и протоколом к нему, внесены записи о регистрации от 11.10.2013 за компанией Entertainment One UK Limited товарных знаков:

- в виде черно-белого изображения "PEPPA PIG", что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности N 1 212 958, перечень товаров и услуг - 3, 9, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 41 классы Международной классификации товаров и услуг, включающие, в том числе, игрушки, развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, места назначения согласно протоколу к Мадридскому соглашению: в том числе Российская Федерация, срок правовой охраны данного товарного знака установлен до 11.10.2023.

- логотип "PEPPA PIG", что подтверждается свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности N 1 224 441, перечень товаров и услуг - 3,5,8, 9, 12, 14,16, 18,20,21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 классы Международной классификации товаров и услуг, включающие, в том числе, игрушки, развлечения; рюкзаки, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, места назначения согласно протоколу к Мадридскому соглашению: в том числе Российская Федерация, свидетельством о возобновлении срок правовой охраны данного товарного знака установлен до 11.10.2023.

Кроме того, Entertainment One UK Limited принадлежат исключительные авторские права на произведения изобразительного искусства - рисунки "Мама Свинка (Mammy Pig)", "Папа Свин (Daddy Pig)", "Поросенок Джордж (George Pig)".

В Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и протоколом к нему, внесены записи о регистрации от 11.10.2013 за компанией Enter! ainment One UK Limited товарного знака в виде изображения "Герои в масках", что подтверждено свидетельством Всемирной организации интеллектуальной собственности N 623373, перечень товаров и услуг - 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 30 классы Международной классификации товаров и услуг, включающие, в том числе, игрушки, игры карточные, рюкзаки, одежду, головные уборы и материалы графические печатные, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.07.2017, срок действия регистрации до 16.10.2025.

Также истец является обладателем исключительного права на товарный знак N 608987 ("PJ Masks"), удостоверяемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания), выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, заявка N2016711756. Товарный знак N 608987 ("PJ Masks") имеет правовую охрану в отношении следующего перечня товаров и услуг - 09, 16, 18, 24, 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг, включающего, в том числе игрушки, игры карточные, сумки, рюкзаки, одежду, головные уборы, изделия из картона и бумаги, наклейки самоклеящиеся и материалы упаковочные. Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2017, срок действия регистрации до 08.04.2026.

Как следует из иска, 25.07.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Успенского 16, установлен факт продажи контрафактного товара (рюкзак) (далее - товар N 1), в подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 25.07.2019, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 1 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 25.07.2019 N 91 на сумму 399 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

18.10.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Металлургов 34, установлен факт продажи контрафактного товара (костюм) (далее - товар N 2). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 18.10.2019, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 2 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 18.10.2019 N 125 на сумму 249 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

31.10.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана 29, установлен факт продажи контрафактного товара (пижама женская) (далее - товар N 3). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 31.10.2019, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 3 содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: N 1 212 958.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 31.10.2019 N 126 на сумму 499 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

20.11.2019 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы 10, установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка) (далее - товар N 4). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 20.11.2019, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 4 содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком: N 1 212 958. Также, на товаре N 4 имеются следующие изображения: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Мама Свинка", изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Папа Свин", изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Поросёнок Джордж".

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 20.11.2019 N 108 на сумму 699 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

07.02.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Назарово, ул. Советская, 16, установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка) (далее - товар N 5). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 07.02.2020, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 5 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 07.02.2020 N 8 на сумму 159 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

16.02.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола 4, установлен факт продажи контрафактного товара (детский рюкзак) (далее - товар N 6). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 16.02.2020, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 6 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 16.02.2020 N 287 на сумму 287 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

21.02.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Российская, 134, установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка) (далее - товар N 7). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 21.02.2020, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 7 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441. Также, на товаре N 7 имеются следующие изображения: изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Мама Свинка", изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Папа Свин", изображение произведения изобразительного искусства - изображение персонажа "Поросёнок Джордж".

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 21.02.2020 N 36 на сумму 799 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

16.03.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 2г, установлен факт продажи контрафактного товара (рации) (далее - товар N 8). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 16.03.2020, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 8 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 608987, N 623373.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 16.03.2020 N 27 на сумму 299 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

16.03.2020 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 2г, установлен факт продажи контрафактного товара (рюкзак) (далее - товар N 9). В подтверждение продажи был выдан чек: наименование продавца: ИП Исабаев Ибрагим Ахмеджанович, дата продажи: 16.03.2020, ИНН продавца: 246110393860, ОГРНИП продавца: 316246800090489. На товаре N 9 содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1 212 958, N 1 224 441.

Факт приобретения товара у ответчика подтвержден приобщенным к материалам дела чеком от 16.03.2020 N 21 на сумму 339 руб., а также компакт-диском с видеозаписью процесса приобретения товара.

Претензией N N 30582, 31765 истец обратился к ответчику с требованием об оплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, предложил выплатить правообладателю судебные издержки. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указывая, что ответчик в результате реализации товара нарушил исключительные права на товарные знаки N 1 212 958, N 1 224 441, N 623373, N 608987, а также исключительные авторские права на произведения изобразительного искусства - рисунки "Мама Свинка (Mammy Pig)", "Папа Свин (Daddy Pig)", "Поросенок Джордж (George Pig)", истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Российская Федерация и Великобритания, являются участницами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1224 о присоединении к данной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 6 сентября 1952 г., вступила в действие для СССР 27.05.1973), а также Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят постановлением Правительства РФ от 19.12.1996 N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков").

Согласно Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (ст. 5), ч. 1 ст. II Всемирной конвенции об авторском праве предусматривают предоставление произведениям, созданным на территории одного договаривающегося государства, на территории другого договаривающегося государства (Российской Федерации) такого же режима правовой охраны, что и для произведений, созданных на территории этого другого Договаривающегося государства.

В соответствии со статьей 4(1) а) протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны.

Следовательно, в отношении исключительных прав Entertainment One UK Limited на произведение и на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ссылается на нарушение ответчиком его исключительного права на указанные товарные знаки.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии со статей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В пунктах 1, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на товаре, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Ответчику исключительные права на товарные знаки N 1 212 958, N 1 224 441, N 623373, N 608987, а также исключительные авторские права на произведения изобразительного искусства - рисунки "Мама Свинка (Mammy Pig)", "Папа Свин (Daddy Pig)", "Поросенок Джордж (George Pig)" не передавались.

Истцом установлены факты реализации ответчиком без согласия правообладателя контрафактных товаров.

На указанных товарах имеются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 1 212 958, N 1 224 441, N 608987, N 623373, а также произведениями изобразительного искусства - изображениями персонажей: "Мама Свинка", "Папа Свин", "Поросенок Джордж".

Факты нарушения исключительных прав истца ответчиком в результате реализации без согласия правообладателя указанных товаров подтверждается материалами дела, а именно:

- видеозаписями реализации товаров в торговом объекте ответчика;

- чеками от 25.07.2019, от 18.10.2019, от 31.10.2019, от 20.11.2019, от 07.02.2020, от 16.02.2020, от 21.02.2020, от 16.03.2020, содержащим ИНН продавца 246110393860;

- приобретенными товарами.

Представленные в материалы дела видеозаписи отвечают критериям относимости и допустимости и подтверждают факт приобретения спорных товаров в торговой точке, принадлежащей ответчику.

Представленные истцом видеозаписи позволяют установить, что реквизиты чеков, выданных в процессе приобретения товаров, совпадают с теми реквизитами, которые содержатся в представленных истцом в материалы дела чеках.

Видеосъемка произведена путем непрерывной фиксации происходящих событий без перерывов и монтажных склеек, видеозапись при непрерывающейся съемке отчетливо отображает процесс продажи товара и выдачу продавцом чека. Доказательств иного в материалы дела не представлено.

По результатам просмотра видеозаписи покупки установлено, что представленные в материалы дела чеки выданы продавцом покупателю при приобретении спорных товаров.

Представленные в материалы дела чеки содержат необходимые реквизиты, содержат ИНН индивидуального предпринимателя, а также стоимость покупки, отвечают требованиям статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, являются достаточными доказательствами заключения договоров розничной купли-продажи между ответчиком и представителем истца.

Ответчик документально не опроверг обстоятельства, зафиксированные представленной в материалы данного дела видеосъемкой.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает факт приобретения у ответчика спорного товара.

Ответчик не доказал, что продажа от имени ответчика осуществлялась иным лицом (предпринимателем, юридическим лицом).

По смыслу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

На основании пункта 5.2 Методических рекомендаций, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется по следующим признакам: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1 и 5.2.2 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно правовым позициям, изложенным в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N16577/11, при сопоставлении обозначений с точки зрения их визуального сходства вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав представленные в материалы дела товары, приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения между реализованными ответчиком товарами с товарными знаками, а также изображениями персонажей, права на которые зарегистрированы за истцом, на основании визуального сходства - графическое изображение (вид рисунков) идентично, расположение отдельных частей изображений совпадает.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает нарушение исключительного права истца на товарные знаки.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования товарных знаков истца, реализация товара осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

В силу статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

По смыслу указанной статьи ответственность наступает в отношении каждого нарушения исключительных прав за каждый случай неправомерного использования объектов исключительных прав (в данном случае - за каждое нарушение исключительных прав на товарный знак, которому предоставлена правовая охрана, и изображения).

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения исключительного права - 20 000 рублей за одно нарушение.

Судом первой инстанции снижен размер компенсации, подлежащей взысканию до 220 000 рублей (по 10 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения исключительных прав истца). Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости взыскиваемой компенсации с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Минимальный размер суммы взыскиваемой компенсации исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет 10 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав правообладателя.

При этом размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае, истец требовал взыскать с ответчика компенсацию в размере 440 000 рублей (по 20 000 рублей за каждый факт нарушения).

Суд апелляционной инстанции, основываясь на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, а также принципов разумности и справедливости, приходит к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации подлежит удовлетворению.

Удовлетворяя заявленные исковые требования о взыскании компенсации полностью исходя из 20 000 рублей за одно нарушение в общей сумме 440 000 руб., суд апелляционной инстанции учитывает также грубый характер совершенной ответчиком правонарушения. Так, согласно решениям арбитражных судов по делам N А33-1131/2018, N А74-7423/2018, N А33-206/2019, N А33-15228/2019, N А33-16747/2019, N А33-18842/2019, N А33-23592/2019, N А33-26415/2019, N А33-37813/2019, N А33-10020/2020 ответчик неоднократно привлекался к гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.

Кроме того, как следует из материалов дела и обжалуемого решения, ответчик об уменьшении размера взыскиваемой компенсации не заявлял.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для снижения размера подлежащей взысканию компенсации.

В силу пункта 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015) при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

Заявляемое истцом требование о взыскании компенсации должно быть определено в исковом заявлении в твердой сумме, по его мнению, соразмерной допущенному ответчиком нарушению. Истцом определен размер компенсации исходя из 20 000 рублей за одно нарушение. Указанный размер чрезмерным не является.

Поскольку ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации не опровергнут, учитывая неоднократное нарушение ответчиком исключительных прав правообладателей, исковые требования подлежали удовлетворению полностью.

С учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, наличие многократных ранее совершенных лицом нарушений исключительных прав, отсутствие ходатайства о снижении размера компенсации, принимая во внимание поведение ответчика, отсутствие каких-либо возражений против заявленный требований, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции удовлетворяет исковые требования в заявленном размере в сумме 440 000 рублей (по 20 000 рублей компенсации за каждый факт нарушения исключительных прав).

Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием принадлежащих ему товарных знаков при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

При изложенных обстоятельствах решение суда в обжалуемой части подлежит изменению на основании части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с изложением резолютивной части решения в измененной редакции.

Также истцом в рамках рассмотрения настоящего дела заявлено об отнесении на ответчика судебных расходов.

Поскольку исковые требования удовлетворены, в соответствии положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сумма судебных расходов подлежит взысканию с ответчика.

Государственная пошлина по иску составляет 11 800 рублей, государственная пошлина по апелляционной жалобе составляет 3 000 рублей. В соответствии с статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Заявленные истцом судебные издержки в размере 562,68 руб. понесены в связи с рассмотрением настоящего дела (отправкой ответчику претензии, а также копии иска и приложенных к нему документов), подтверждены почтовыми квитанциями с описями вложения в письмо, в связи с чем, указанные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Кроме того, согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, также могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Исходя из взаимосвязи статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с положениями статей 64, 65 Кодекса, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 N 2186-О, от 04.10.2012 N 1851-О).

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, в отношении которых истец имеет приоритет, в отсутствие согласия истца.

Поскольку судом установлен факт продажи ответчиком спорного товара, а также факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, в порядке статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанное требование истца о взыскании стоимости приобретенного у ответчика товара подлежат удовлетворению.

Однако, произведя расчет суммы судебных расходов по приобретению спорных товаров, судом апелляционной инстанции установлено, что сумма судебных расходов в данной части заявлена правомерно в размере 3 941 руб. (399 руб. + 799 руб. + 249 руб. + 499 руб. + 699 руб. + 339 руб. + 299 руб. + 499 руб. + 159 руб.)

Общая сумма судебных издержек правомерно заявленных ко взысканию подлежащая взысканию составляет 4 503 руб. 68 коп. В остальной части заявления о взыскании судебных издержек следует отказать.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 03 сентября 2020 года по делу N А33-22822/2020 изменить. Резолютивную часть решения изложить в редакции.

Иск удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Исабаева Ибрагима Ахмеджановича (ИНН 246110393860, ОГРН 316246800090489), г. Красноярск, в пользу Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) 440 000 руб. компенсации, а также 14 800 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Заявление о взыскании судебных издержек удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Исабаева Ибрагима Ахмеджановича (ИНН 246110393860, ОГРН 316246800090489), г. Красноярск, в пользу Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) 4 503 руб. 68 коп. судебных издержек. В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.В. Петровская

Судьи

С.Д. Дамбаров О.Ю. Парфентьева