Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2020 г. N 05АП-6906/20 по делу N А51-25859/2019

г. Владивосток

10 декабря 2020 г.

Дело N А51-25859/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 декабря 2020 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Д.А. Глебова,

судей С.М. Синицыной, Е.Н. Шалагановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания И.В. Ундольской,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Венко",

апелляционное производство N 05АП-6906/2020,

на решение от 16.09.2020 судьи И.С. Чугаевой

по делу N А51-25859/2019 Арбитражного суда Приморского края,

по иску Компании "Хёндэ Мотор Компани" (Hyundai Motor Company)

к обществу с ограниченной ответственностью "Венко"

(ИНН 2543026774, ОГРН 1132543009664),

третье лицо: Московская таможня (ИНН 7728679951, ОГРН 5087746672800),

о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительного права в размере 900 000 рублей,

при участии:

от истца: Т.С. Пак, по доверенности от 24.07.2020, сроком действия до 31.12.2020, паспорт;

от ответчика: А.Е. Соколов, по доверенности от 10.01.2020, сроком действия до 20.01.2023, паспорт;

УСТАНОВИЛ:

Компания "Хёндэ Мотор Компани" (Hyundai Motor Company) (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Венко" (далее - ООО "Венко", ответчик) о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительного права в размере 900 000 рублей.

06.08.2020 от истца через электронную систему "Мой арбитр" поступило ходатайство об уточнении основания заявленного требования, согласно которому истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 1046531 (HYUNDAI) и N 425986 (*) в размере 900 000 рублей, которое было рассмотрено судом и удовлетворено в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 16.09.2020 исковые требования Компании удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ответчик обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт. В обоснование своей правовой позиции апеллянт указывает, что отсутствует фактический ввод товара в оборот в связи с его изъятием Московской таможней в рамках дела об административном правонарушении N 10129000-5788/2019 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Настаивает на необходимости снижения размера компенсации, мотивируя его тем, что правонарушение совершено ответчиком впервые. Использование указанных товарных знаков является несущественной частью хозяйственной деятельности ООО "Венко".

Определением Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020 жалоба ООО "Венко" принята к производству, дело назначено к судебному разбирательству на 09.12.2020.

Через канцелярию суда от "Хендэ Мотор Компании" поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который в порядке статьи 262 АПК РФ приобщен к материалам дела. Истец по тексту представленного отзыва на апелляционную жалобу выразил несогласие с изложенными в ней доводами, считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционную жалобу ООО "Эстив" - не подлежащей удовлетворению.

В заседании арбитражного суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, имеющейся в материалах дела, решение суда первой инстанции просил отменить по основаниям, изложенным в жалобе, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела каталога цен на запчасти Компании Хёндэ Мотор.

Представитель истца на доводы апелляционной жалобы возражал, обжалуемое решение просил оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, против приобщения дополнительных документов возражал.

Как разъяснено в пункте 29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Рассмотрев заявленное ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов, коллегия, руководствуясь статьями 159, 184, 185, частью 2 статьи 268 АПК РФ, определила в его удовлетворении отказать, поскольку не признала причины невозможности представления доказательств в суд первой инстанции уважительными.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Из материалов дела судебной коллегией установлено следующее.

Истец является правообладателем товарных знаков N 1046531 (HYUNDAI) и N 425986 (*) на территории Российской Федерации в отношении товаров 7, 9, 12 классов МКТУ, что подтверждается Выпиской из международного реестра знаков, а также свидетельством на товарный знак N 425986.

22.10.2019 ООО "Венко" в ОТО и ТК N 1 т/п МП МТ по системе электронного декларирования была подана электронная декларация (далее - ДТ) на товары, пересылаемые в МПО N EB017343340KR с таможенным уведомлением N 10221030/250919/0005068 EMS, которой был присвоен регистрационный номер N 10129051/221019/0003481.

К таможенному оформлению в соответствии с таможенной процедурой "выпуск для внутреннего потребления" был заявлен товар: "Арматура регулирующая для автомобиля новая: клапан быстрого холостого хода-300шт: артикул: 39461-21330", всего мест 1.

Указанный товар был ввезен на таможенную территорию ЕАЭС в рамках внешнеторгового контракта от 18.09.2017 N 1/09, заключенного между ООО "ВЕНКО" (Россия) и фирмой "Dongning Nounty Tianji Trade Co., Ltd" (КНР), отправитель "Korea Bronze Casting Co., Ltd" по следующим товаросопроводительным документам: инвойс (счет-фактура) к договору DV-1907 от 02.09.2019, почтовая накладная EB017343340KR от 09.09.2019.

По результатам документального контроля и поиска в информационной телекоммуникационной сети Интернет, обнаружены клапаны, предположительно являющиеся продукцией концерна "HYUNDAI", на основании чего на данный товар был выявлен целевой профиль риска, в целях минимизации которого был проведен таможенный досмотр (далее - АТД) N 10129051/231019/007451, в результате которого, было установлено, что на изделиях имеется самоклеящаяся голографическая этикетка с маркировкой "HYUNDAI MOBIS; М151" и изображением знака "HYUNDAI", нанесенные товарные знаки, схожие до степени смешения с товарными знаками "HYUNDAI" N DSCN9814. Согласно письму ФТС России N 1440/54007 от 13 ноября 2014 года, товарный знак "HYUNDAI" включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

05.11.2019 в Московскую таможню поступило письмо (исх.N 0511.1) ООО "Мобис Партс СНГ" (далее - Представитель Правообладателя), представляющее интересы компании "Хендэ Мотор Компани" по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, согласно которому правообладателем ООО "Мобис Партс СНГ" лицензионные и иные соглашения с изготовителем товара "Gahbin Corporation", ООО "Венко" не заключались.

Единственным обладателем исключительных прав на товарные знаки в виде "HYUNDAI" (рисунок) N DSCN9814 является ООО "Мобис Партс СНГ" по доверенности компании "Хендэ Мотор Компани".

Товар "Клапан быстрого холостого хода" относится к категории электромагнитных клапанов 9 класс РКТУ. Свидетельство о регистрации товарного знака "HYUNDAI" N 425986, примерная стоимость товара с артикулом 39461-21330 составляет 3 043,33 рубля. В результате незаконного использования товарного знака правообладателю причинены убытки, выражающиеся в виде упущенной выгоды на сумму 912 000 рублей.

Истец не давал своего согласия ответчику на использование вышеуказанных товарных знаков каким-либо способом, в том числе путем ввоза товаров - "клапан быстрого холостого хода" - на территорию Российской Федерации. Происхождение и качество товаров, заявленных ответчиком по таможенной декларации ДТ N 10129051/221019/0003481, истцу неизвестно.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 06.11.2019 с требованием выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, ответчик претензию не удовлетворил, спорную сумму не перечислил.

Полагая, что действиями по ввозу на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя ответчик нарушил исключительные права истца на использование охраняемого товарного знака, Компания "Хёнде Мотор Компании" обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 268, 270 АПК РФ, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, судебная коллегия считает решение арбитражного суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи, правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статья 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как следует из пункта 12 Информационного Письма Президиума ВАС РФ N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", ввоз товара, маркированного товарным знаком, без согласия его правообладателя, является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Из содержания пункта 4 статьи 1252 ГК РФ следует, что товар, даже если он и произведен владельцем товарного знака, однако в нарушение исключительного права владельца товарного знака ввезен или иным образом введен в оборот на территории Российской Федерации, обладает признаком контрафактности. Такой товар по решению суда подлежит изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации

Таким образом, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, учитывая существование общего запрета (пункт 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ), а также принимая во внимание положения пункта 4 статьи 1252 ГК РФ, введение лицом, не являющимся правообладателем товарного знака и без согласия последнего, в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного охраняемым товарным знаком, является по нормам гражданского законодательства Российской Федерации незаконным. При этом не имеет значения, кто изготовил товар (правообладатель или иное лицо).

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Факт ввоза товара, маркированного товарными знаками N 1046531 (HYUNDAI) и N 425986 (*) подтвержден представленными в материалы дела фотографиями, полученными таможенным органом в ходе таможенного досмотра, ДТ N 10129051/221019/0003481.

Ответчиком в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорных товарных знаков, в связи с чем, попытка ввоза на территорию Российской Федерации товаров, маркированных этими знаками по указанной в основании иска декларации на товары, без согласия правообладателей является незаконной.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 N 647. Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Из экспертного заключения от 17.03.2020 N 12411007/0004005 Экспертно-криминалистической службы г.Москва Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления, представленного в материалы дела Московской таможней, проведенной в рамках возбужденного дела об административном правонарушении N 10129000-5788/2019, следует, что представленные на исследование образцы товара, "арматура регулирующая для автомобиля: клапан быстрого холостого хода", задекларированные обществом по ДТ N 10129051/221019/0003481, являются однородными товарам, зарегистрированным по свидетельству N 425986 на товарный знак *. Изъятые товары не являются однородными товарам, зарегистрированным по свидетельствам N444415, N425985. Имеющиеся на товаре обозначения являются сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком * по свидетельству N 425986, принадлежащему компании "Хендэ Мотор Компани". Логотип, имеющийся на исследуемом товаре, нанесен на него с целью индивидуализации товара, как товара, производителем которого является компания "Хендэ Мотор Компани".

Таким образом, экспертным заключением от 17.03.2020 N 12411007/0004005 Экспертно-криминалистической службы г.Москва Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления установлен факт наличия сходства ввезенных обществом товаров по ДТ N 10129051/221019/0003481 до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком * по свидетельству N 425986.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак, правообладатель вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Предоставленная суду возможность определять размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами правообладателя.

В рассматриваемом случае незаконное использование ответчиком товарного знака истца выразилось во ввозе на территорию России товаров, маркированных спорными товарными знаками, выпуск которого в гражданский оборот предотвращен в результате изъятия товара.

Из материалов дела усматривается, что истцом выбран способ определения компенсации из расчета от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей за каждый случай нарушения исключительного права.

Размер суммы взыскиваемой компенсации, установлен истцом исходя из пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 ГК РФ, и составил в общей сумме 900 000 рублей.

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10 рассматривая дело о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац 2 пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Ответчик заявил о снижении размера компенсации до 10 000 рублей.

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Руководствуясь указанными нормативными положениями, суд первой инстанции, принимая во внимание стоимость и количество ввезенных на территорию Российской Федерации товаров (300 штук), нарушение исключительных прав истца на общеизвестный товарный знак, пришел к правильному выводу о том, что заявленный ко взысканию размер компенсации обоснован истцом, отвечает принципам разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения прав истца.

Коллегия отмечает, что доказательств принятия разумных мер по недопущению нарушения закона (получение документов, подтверждающих оригинальность продукции, ее соответствие установленным законом требованиям) ответчиком не представлено, при этом необходимость принятия таких действий относится к предпринимательскому риску ответчика. Именно на ответчика возлагается обязанность доказывания того обстоятельства, что использование им охраняемых объектов осуществлялось при наличии к тому законных оснований и с принятием мер по недопущению нарушений прав иных лиц, в настоящем случае истца.

Довод апеллянта о несоразмерности размера компенсации допущенному нарушению подлежит отклонению в связи с тем, что в соответствие с пунктом 43.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Ссылки подателя жалобы на то, что отсутствует фактический ввод товара в оборот в связи с его изъятием Московской таможней в рамках дела об административном правонарушении N 10129000-5788/2019 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, отклоняются коллегией, поскольку в силу положений пунктов 2 и 3 статьи 1484 ГК РФ введение в гражданский оборот (в том числе ввоз на территорию Российской Федерации) товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак. При этом под ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза согласно статье 2 ТК ЕЭС понимается совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров таможенными органами.

В данном случае, как следует из материалов дела, именно ответчик как декларант представил таможенному органу документы для помещения товаров, на которые нанесены спорные товарные знаки, под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации. Отсутствие факта выпуска товаров для внутреннего потребления, не имеет в данном случае правового значения.

С учетом изложенного арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального и процессуального права. Доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

При таких обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в части и удовлетворения апелляционной жалобы ООО "Венко" отсутствуют.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат возложению на заявителя в соответствии с требованиями статьи 110 АПК РФ, подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 АПК РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 16.09.2020 по делу N А51-25859/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Д.А. Глебов

Судьи

С.М. Синицына Е.Н. Шалаганова