Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2020 г. N 07АП-9423/20

город Томск

17 декабря 2020 г.

Дело N А45-41332/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 декабря 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Логачева К.Д.,

судей Бородулиной И.И.,

Марченко Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абросимовой Н.Э., с использованием средств аудиозаписи и видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Геофодор" (N 07АП-9423/2020) на решение от 19.08.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-41332/2019 (судья Лузарева И.В.) по иску общества с ограниченной ответственностью "ПСК ГЕОДОР", г. Энгельс к обществу с ограниченной ответственностью "Геофодор", г. Новосибирск, о прекращении незаконного использования товарного знака, тождественного знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, пресечении нарушения прав на товарный знак, а также о взыскании компенсации в размере 2 000 000 рублей.

Третье лицо: Кукс Василий Валерьевич.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Колесников А.С., доверенность от 11.02.2020,

от ответчика: Бородин Г.А., доверенность от 01.09.2020.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ПСК ГЕОДОР" (ООО "ПСК ГЕОДОР") обратилось в арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью "Геодор" (ООО "Геодор") пресечь нарушение товарного знака "ПСК ГЕОДОР"; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака "ПСК ГЕОДОР"; обязании ответчика изменить свое фирменное наименование, изъяв из него слово "Геодор"; удалить обозначения, содержащие слово "Геодор" из контента выпускаемых ООО "Геодор" материалов, которые расположены в сети Интернет; изменить доменное имя, удалив из него слово "Геодор"; а также о взыскании в возмещение убытков компенсации в размере 2 000 000 рублей 00 копеек.

В связи с внесением изменений ответчиком 04.06.2020 в свое фирменное наименование ООО "Геодор" и регистрацией фирменного наименования ООО "ГеоФоДор", а также с учетом того, что информация об ответчике на сайте https://geodor54.ru. в сети Интернет с этого момента распространяется с указанием нового фирменного наименования ответчика, истец отказался от требований в части прекращения использования обозначения "ГЕОДОР" в фирменном наименовании в отношении производства и (или) реализации товаров, однородных товарам 6, 17, 19, 20, 22 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 645955 и оказании услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 645955, удаления обозначения, содержащего слово "Геодор" из содержания выпускаемых ООО "Геодор" материалов, которые расположены в сети Интернет, а также от требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей обозначение "ГЕОДОР"..

Кроме того, в ходе судебного заседания суда первой инстанции истец отказался от требования об изменении доменного имени с удалением из него слова "Геодор" в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства выявлена информация о том, что ответчик не является администратором доменного имени geodor54.ru.

В связи с изложенными обстоятельствами истец снизил сумму требования о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование обозначения "ГЕОДОР", сходного до степени смешения с товарным знаком "ПСК ГЕОДОР" до 1 000 000 руб.

Суд первой инстанции в порядке части 2 статьи 49 АПК РФ принял частичный отказ от исковых требований.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самострельных требований относительно предмета спора, судом привлечен Кукс Василий Валерьевич.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 19.08.2020 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что графические признаки спорного обозначения разные, выполнены в разных цветовых гаммах, различными шрифтами и различными соотношениями словесного элемента с графическим элементом, что указывает на различительную способность не сходную до степени смешения. Считает, что суд первой инстанции не дал оценку указанным доводам. Кроме того ответчик не согласен с размером компенсации, ссылается незначительную часть товаров, сходных до степени смешания с товарами истца, указывает на то, что с марта 2020 ответчиком не используется доменное имя "geodor54.ru", кроме того, указанное доменное имя не принадлежит ответчику. Полагает, что в указанной части требования должны быть направлены к третьему лицу.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу не соглашается с ее доводами, считая решение суда законным и обоснованным.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание суда апелляционной инстанции представителя не направил.

В порядке части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "ПСК ГЕОДОР" является обладателем исключительных прав на товарный знак "ПСК ГЕОДОР" N 645955 с датой приоритета от 13.01.2017 по заявке на регистрацию товарного знака N 2017700655, что подтверждается решением о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 26.02.2018.

В ходе проведения патентным бюро "Защита Интеллектуальной собственности" независимого анализа сравниваемых обозначений было установлено, что обозначение "ГЕОДОР", использованное в наименовании ответчика, изображений, размещенных на сайте ответчика, зарегистрированного в г. Новосибирске, является сходным до степени смешения с товарным знаком "ПСК ГЕОДОР", принадлежащим истцу, поскольку обозначение "ГЕОДОР", используемые ответчиком и обозначение товарного знака "ПСК ГЕОДОР", в целом на потребителя производят общее впечатление, выявлено совпадение по однородности товаров и услуг, сравниваемые обозначения сходны по фонетическим и семантическим признакам, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент "ГЕОДОР", который является сильным элементом обозначений и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию.

Обстоятельства использования ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждаются исследованием контентного наполнения вебресурсов. Размещенные на веб-сайте компании ООО "ГеоДор" г. Новосибирск https://geodor54.ru страницы: https://geodor54.ru/uPage/Nasha_produktsiya, дублируют визуальные материалы и текст, размещенные на веб-сайте https://pskgeodor.ru/, принадлежащем ООО "ПСК Геодор": https://pskgeodor.ru/geosintetika/geotekstil-dornit без указания первоисточника и наличия на него обратной ссылки.

Данные обстоятельства зафиксированы протоколом осмотра доказательств с нотариальным заверением соответствующей страницы сайта https://geodor54.ru.(т. 1 л.д. л.д. 24-34).

Истцом была направлена ответчику претензия от 08.07.2019 с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, схожего до степени смещения с товарным знаком правообладателя, оставленная без удовлетворения, что послужило для истца основанием к обращению в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования с учетом уточнений, суд первой инстанции правомерно исходил из их обоснованности по праву и размеру.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

При этом вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Таким образом, из вышеприведенных норм права и положений части 1 статьи 65 АПК РФ следует, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу товарного знака истца "ПСК Геодор" подтвержден материалами дела, а именно свидетельством N 645955, включает в себя следующие Классы Международной квалификации товаров и услуг (далее МКТУ): 6. 17, 19, 20, 22, 37 и по существу ответчиком не оспаривается.

В классе МКТУ N 19 товарный знак истца зарегистрирован, в том числе для материалов геосинтетических, материалов для дорожных покрытий, материалов для строительства и покрытия дорог, то есть для материалов, являющиеся основным видом деятельности и производимой продукцией компаний-конкурентов ООО "ПСК ГЕОДОР" и ООО "ГЕОДОР".

Обстоятельства использования ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждаются исследованием контентного наполнения вебресурсов. Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра доказательств с нотариальным заверением соответствующей страницы сайта https://geodor54.ru.

Данные действия нарушают статью 1515 ГК РФ и статью 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающую все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истец является правообладателем товарного знака, а ответчик своими действиями нарушил исключительные права на этот товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Так, статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

При таких обстоятельствах суд правомерно взыскал компенсацию с ответчика в заявленном истцом размере.

Отклоняя довод ответчика о различии графических признаков спорного обозначения указывающее на различительную способность не сходную до степени смешения, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Устанавливая факт сходства до степени смешения, суд первой инстанции исходил из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы; при этом, оценивая сходство обозначений, суд первой инстанции руководствовался также положениями Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - Правила).

Суд первой инстанции правомерно сделал вывод о том, что при сравнении обозначений, акцент делается на тождественный словесный элемент "ГЕОДОР", который является сильным элементом обозначений и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию. Тем самым, данный словесный элемент, содержащийся в составе сравниваемых обозначений, определяет их как сходные по графическим, фонетическим и семантическим признакам. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Судом апелляционной инстанции отклоняется довод ответчика об отсутствии различительной способности обозначения "ГЕОДОР" за пределами региона производства и отсутствия по этой причине степени смешения, исходя из следующего.

Согласно представленным в материалы дела Выпискам из ЕГРЮЛ ОКВЭДы истца и ответчика по видам деятельности совпадают (25.61. "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, 25.52 "Обработка металлических изделий механическая").

Виды деятельности и производимой продукции компаний-конкурентов ООО "ПСК ГЕОДОР" и ООО "ГЕОДОР" соотносится между собой.

Между тем, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем, правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

Кроме того, нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности.

Таким образом, ответчик осуществляет деятельность по реализации геосинтетических материалов на одном рынке с истцом, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Отклоняя довод ответчика о солидарном взыскании компенсации с ответчика и третьего лица, апелляционный суд указывает следующее.

Право требования компенсации за нарушения исключительного права и определения её размера принадлежит правообладателю.

Судом первой инстанции принят отказ относительно нарушения права на товарный знак N 645955 в доменном имени geodor54.ru.

Суд апелляционной инстанции поддерживает позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу, относительно данного довода, а именно того, что ответчик не являлся администратором доменного имени geodor54.ru, однако по адресу данного доменного имени содержался сайт ответчика, содержащий информацию о деятельности ответчика, индивидуализируемой обозначением "Геодор", что зафиксировано нотариальным протоколом осмотра доказательств. Ответчиком не оспаривалось, что он являлся владельцем данного сайта, хоть и размещенного на доменном имени другого лица (администратора домена).

Таким образом, неправомерное использование товарного знака на своем сайте, даже если этот сайт и был размещен на доменном имени, администрируемом иным лицом, является нарушением исключительных прав со стороны ответчика.

Довод апелляционной жалобы о том, что при принятии обжалуемого судебного акта суд не принял во внимание и не учел все доводы подателя жалобы, не принимаются апелляционной коллегией, поскольку суд, рассматривая дело, дает оценку всем доказательствам в соответствии со статьей 71 АПК РФ. Отсутствие в мотивировочной части судебного акта выводов, касающихся оценки каждого представленного в материалы дела доказательства и довода, не свидетельствует о том, что они не оценивались судом.

Суд первой инстанции правомерно указал, что правообладателем товарного знака является истец; ответчик должен был согласовать с правообладателем все вопросы использования товарного знака, на нем лежит обязанность удостовериться, что не нарушает интеллектуальные права правообладателя.

Оценивая, изложенные в апелляционной жалобе, доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленного требования по существу.

Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений норм материального и норм процессуального права не допущено.

Оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены решения у суда апелляционной инстанции не имеется. Апелляционная жалоба не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 19.08.2020 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-41332/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Геофодор" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

К.Д. Логачев