Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2020 г. N 09АП-67529/20

г. Москва

16 декабря 2020 г.

Дело N А40-19944/20

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное Медицинское предприятие "АКТИ-М"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 октября 2020 года

по делу N А40-19944/20, принятое судьей Ведерниковым М.А.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное Медицинское предприятие "АКТИ-М"

(ОГРН: 1027739421071; юр. адрес: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, 5/2, 1)

к Акционерному обществу "Институт молекулярной диагностики "Диафарм"

(ОГРН: 1037739126347; юр. адрес: 105064, г. Москва, Гороховский пер., 12, стр. 5, эт. 3, пом. 302)

третье лицо: Акберова С.И.

о защите интеллектуальных прав на произведение

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Лебедева М.А. по доверенности от 20.08.2019

от ответчика: Женина М.А. по доверенности от 01.09.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное медицинское предприятие "АКТИ-М" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу "Институт Молекулярной Диагностики "Диафарм" (далее - ответчик) об обязании ответчика прекратить совершение действий, связанных с нарушением исключительного права истца на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол (выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу продукции с использованием указанного дизайна упаковки, размещение предложения о продаже продукции на сайте http://diapharm.pro/ и другие действия, составляющие нарушение исключительного права на дизайн упаковки), а также приготовление к совершению данных действий; об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить продукцию, произведенную с нарушением исключительного права истца на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол; о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол в размере 500 000 рублей; об обязании ответчика опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием ООО "НПМП "Акти-М" как обладателя прав на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата на портале и в газете Фармацевтический вестник (https://pharmvestnik.ru/).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Акберова С.И.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 07.10.2020 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 09.12.2020 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, лицо извещено о судебном разбирательстве.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2020 г. на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, в обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительных прав на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол (номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре лекарственных средств - Р N002176/01, дата регистрации -18.04.2008 (первичная регистрация - 2003 г.), форма выпуска - капли глазные 0.007%, флакон-капельницы -1) (далее - "Произведение").

Как указывает истец, дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол представляет собой изображение со следующим композиционным решением: более темные нижняя и средняя часть плавно переходят в белую верхнюю часть; нижняя и средняя части упаковки черничного цвета (Panton 222С); логотип и название расположены в верхней белой части.

По мнению истца, дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол был разработан истцом при создании макета упаковки на основании договора N 36 от 13.08.2013 на изготовление и поставку упаковки лекарственного препарата Актипол, заключенного с ООО "Бенчмарк" (ОГРН 1127747110061, ИНН 7722790470), и Дополнительного соглашения N 1 от 14.08.2013 к нему.

Разработка дизайна первичной и вторичной упаковки истцом подтверждается, в том числе, перепиской по электронной почте за период 05.06.2013-08.06.2013, а также за период 23.07.2013-24.07.2013 (Протокол осмотра письменного доказательства от 24.01.2020). В частности, в переписке единственный участник истца (Акберова Севинж Исмаил Кызы) дал следующие указания: "Сделайте так, чтобы логотип полностью был на белом фоне. Соответственно, название почти на белом фоне"; "Сейчас хорошо, но кажется перехода (цветной части) нет. Есть одна полоса темная и вторая полоса относительно светлая. Нельзя как-то плавный переход?"; представитель ООО "Бенчмарк" спрашивает: "Так какой пантон точно ставить? 222?", единственный участник Истца (Акберова Севинж Исмаил Кызы) отвечает: "То-что отправили, указано - 222С".

Кроме того, согласно Дополнительному соглашению N 1 от 14.08.2013 к договору N 36 от 13.08.2013 все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения работ и услуг по Договору, принадлежат Заказчику (истцу).

Последующие изменения в дизайн упаковки не носили творческого характера, а представляли собой изменение текста, нанесенного на упаковку. Последние изменения по тексту были внесены 27.02.2018 (Протокол осмотра письменного доказательства от 24.01.2020), последний макет был изготовлен ООО "РА Статус" (ОГРН 1095024002006, ИНН 5024103533) на основании заключенного с истцом агентского договора N 23/05-2013 от 25.05.2013.

Как пояснил истец, в ходе судебного разбирательства по делу, ранее истец и ответчик осуществляли сотрудничество на основании Договора N 2 от 15.01.2002 о передаче неисключительного права на использование изобретения по патенту N 2116070 на "Фармацевтическую композицию" (зарегистрирован в Роспатенте 21.02.2002 N 14066/02), в соответствии с которым истец предоставил ответчику неисключительную лицензию на право использования фармацевтической композиции для производства лекарственного препарата "Актипол" в лекарственной форме глазные капли в виде раствора.

В соответствии с п. 3.2 данного договора ответчик обязан осуществлять упаковку лекарственного препарата "Актипол" в соответствии с инструкциями истца с указанием на упаковке его товарного знака "Актипол", а согласно п. 5.1 и 11.5 договора истец передает ответчику техническую, технологическую и иную документацию, необходимую и достаточную для выпуска лекарственного препарата в течение 30 календарных дней с даты вступления договора в силу, при этом по прекращении срока действия договора ответчик в течение 30 календарных дней возвращает истцу всю полученную техническую документацию.

Согласно п. 10.1 договора он заключен на оставшийся срок действия патента. Срок действия патента истек 27.05.2018 г. Соответственно, договор прекратил свое действие 27.05.2018.

Между истцом и ответчиком также был заключен лицензионный договор от 2003 года на использование товарного знака N 176605 (зарегистрирован в Роспатенте 10.04.2003), в соответствии с которым истец предоставил ответчику неисключительную лицензию на использование товарного знака Актипол для производства лекарственных препаратов "Актипол" в виде раствора и "Кислота п-аминобензойная" в виде субстанции. Согласно данному договору, ответчику передавалась истцом техническая, технологическая и иная документация, необходимая для оказания услуг в области выпуска фармакологических препаратов в соответствии с требованиями Минздрава РФ. 21.05.2019 указанный договор был расторгнут сторонами на основании Соглашения о расторжении лицензионного договора.

На основании указанных выше договоров в составе технической, технологической и иной документации, необходимой для выпуска лекарственного препарата Актипол, истец неоднократно передавал ответчику макеты первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол, содержащие разработанный им дизайн.

По мнению истца, первый дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол был разработан истцом в 2000 году и представлял собой изображение с использованием того же самого композиционного решения, что и в 2013 году: нижняя и средняя часть первичной и вторичной упаковки были светло-розового цвета и плавно переходили в белый цвет на верхней части упаковки; логотип и название были расположены в верхней белой части. Указанный дизайн наряду с Ответчиком использовался и при производстве лекарственного препарата Актипол в форме раствора Федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН" на основании лицензионного договора от 14.09.2003 г. на использование товарного знака N 176605 (зарегистрирован в Роспатенте 14.10.2003 г. N 31630, прекратил действие 17.12.2007 г.). Это подтверждается фотографией упаковки лекарственного препарата Актипол в форме раствора (Приложение N 10 к настоящему исковому заявлению). Впоследствии дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол незначительно менялся с сохранением, однако, композиционного решения. Разработанный истцом дизайн использовался как при производстве лекарственного препарата на территории России, так и на территории других стран, например, Грузии, что подтверждается перепиской по электронной почте от 29.07.2013 (см. Протокол осмотра письменного доказательства от 24.01.2020).

Как указывает истец, в связи с расторжением вышеуказанных договоров на использование изобретения и товарного знака ответчик утратил право на использование дизайна первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол.

Иных договоров об отчуждении исключительного права на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол или о предоставлении права его использования между истцом и ответчиком не заключалось.

Как стало известно истцу, ответчик на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://diapharm.pro/ предлагает к продаже лекарственный препарат Октальмол капли глазные 0,007%, 5 мл, действующее вещество: аминобензойная кислота, характеристика упаковки: флакон-капельница, пачка картонная (http://diapharm.pro/preparation/oktalmol/), незаконно используя дизайн первичной и вторичной упаковки, исключительное право на который принадлежит истцу. Указанный факт подтверждается Протоколом осмотра письменного доказательства от 05.11.2019, составленным нотариусом города Москвы Бублием Дмитрием Станиславовичем на основании ст.ст. 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате

В сертификате соответствия N РОСС Яи.ФМ11.С88852 (срок действия с 31.07.2019 г.) на продукцию Лекарственное средство Октальмол, капли глазные, 0,007 % 5 мл, флакон-капельницы (1), пачки картонные, РУ N Р N002176/01 от 18.04.2008 (дата внесения изменения в РУ 27.05.2019) указано, что ответчик произвел указанную продукцию в количестве 56 320 упаковок.

Кроме того, как указывает истец, на территории г. Москвы, в аптеке "Планета здоровья", расположенной в торговом центре по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 2, кори. 4, стр. 1 осуществляется предложение к продаже и продажа лекарственного препарата Октальмол капли глазные 0,007%, 5 мл., действующее вещество: аминобензойная кислота, характеристика упаковки: флакон-капельница, пачка картонная. В упомянутой аптеке представителями истца 18.10.2019 был приобретен указанный лекарственный препарат с использованием дизайна упаковки, права на который принадлежат истцу. Факт приобретения в аптеке данного экземпляра лекарственного препарата Октальмол подтверждается кассовым чеком от 18.10.2019 на сумму 367 рублей также материалами видеозаписи. Видеозапись произведена с целью самозащиты прав в соответствии со ст. 12 и 14 ГК РФ и п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Представителями истца 19.12.2019 лекарственный препарат Октальмол с использованием дизайна упаковки, права на который принадлежат истцу, также приобретён в аптеке "ГорФарма" по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 72, корп. 1, пом. 12. Факт приобретения в аптеке данного экземпляра лекарственного препарата Октальмол подтверждается кассовым чеком от 19.12.2019 на сумму 445 рублей.

По мнению истца, фотографии размещенного на сайте и экземпляры приобретенного в аптеке лекарственного препарата Октальмол воспроизводят дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата Актипол, а именно: повторяется композиционное решение (более темные нижняя и средняя часть упаковки плавно переходят в белый цвет на верхней части упаковки); используется та же самая цветовая гамма - Panton 222С; повторяется расположение текста на упаковке и используемый шрифт.

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ истец направил в адрес Ответчика претензию 08.11.2019, которая получена ответчиком 15.11.2019. После получения претензии ответчик продолжил предложение к продаже на своем официальном сайте http://diapharm.pro/ лекарственного препарата Октальмол с незаконным использованием дизайна первичной и вторичной упаковки, что подтверждается распечаткой с сайта (скриншотом) по состоянию на дату подачи настоящего искового заявления. Однако, лекарственный препарат Октальмол с незаконным использованием дизайна первичной и вторичной упаковки продолжает продаваться в аптеках, что подтверждается распечатками с сайтов (скриншотами) по состоянию на дату подачи искового заявления.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции сослался на то, что материалами дела подтверждены факты того, что лекарственный препарат "Актипол" начиная с серии N 01012004 в соответствующей оригинальной упаковке, авторские права на использование дизайна которой принадлежат ЗАО "Институт молекулярной диагностики "ДИАФАРМ" введен в гражданским оборот ответчиком в 2003 году, а упаковка лекарственного препарата "Актипол" в форме раствора, произведенного ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН" (дата производства -01.06.2004), она не имеет ничего общего с выпускавшимся Ответчиком с 2003 по 2019 гг. лекарственным препаратом "Актипол" (после смены торгового наименования - "Октальмол") в форме глазных капель - ни композиционно, ни по цветовой палитре, ни по логотипу (он вообще отсутствует), ни по шрифту.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению исходя из следующего.

Доводы истца о том, что ответчик не доказал факт принадлежность ему исключительных прав на дизайн упаковки лекарственного препарата "Актипол", основан на неверном толковании норм материального и процессуального права, поскольку именно на истце лежит бремя доказывания наличия интеллектуальных прав на указанное произведение дизайна.

Однако, как правильно установлено судом первой инстанции, в нарушение ст. ст. 1229, 1257, 1270 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ истцом не доказано наличие у него авторских прав на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата "Актипол", а также возникновение у истца исключительного права на произведение дизайна.

В нарушение положений ст. 1257 ГК РФ и ст. 65 АПК РФ, истец не предоставил ни оригинал, ни экземпляр произведения, являющегося объектом авторского права, не указал физическое лицо (гражданина), которое, по мнению истца, является автором этого произведения, отсутствует и дата его создания, более того, не предоставлены доказательства, на каком основании истец владеет заявленными им исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на произведение дизайна, в защиту которых он обратился с иском, не доказан.

Утверждения истца о том, что дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата "Актипол" был разработан истцом, являющимся юридическим лицом, противоречат нормам пункта 1 статьи 1255 ГК РФ, согласно которой интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами, и положениям ст. 1257 ГК РФ, согласно которой автором произведения науки, литературы или искусства является исключительно гражданин, а не юридическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

Истец не представил доказательств того, что он (его сотрудники) являются автором спорного дизайна. Истцом не представлено документов, подтверждающих, что спорный дизайн был создан каким-либо физическим лицо по служебному заданию Истца или, что права перешли к истцу в результате договора об отчуждении исключительных прав.

Также в материалы дела истцом не представлен материальный носитель, содержащий оригинал спорного произведения.

Вопреки позиции, представленная истцом переписка от 2017 года о внесении изменений в макет упаковки не относится к доказательствам возникновения у истца авторских прав. Более того, из указанной переписки объективно видно, что по просьбе истца были внесены изменения исключительно в логотип, размещенный над словом "Актипол", внесены три капли в круге.

Указанный логотип относился к словесному наименования "Актипол" и не влиял на разработанный еще в 2003 году и зарегистрированный ответчиком макет первичной и вторичной упаковки препарата "Актипол". Какие-либо изменения шрифта, цвета или расположения графических элементов самой упаковки не вносились.

Более того, в нарушение ст. 65 АПК РФ ни одного относимого и допустимого доказательства в подтверждение факта возникновения у истца авторских прав или передачу ему исключительных прав, истцом в материалы дела так и не представлено.

Вся представленная истцом переписка по электронной почте датирована, начиная с июля 2013 года и заканчивая 2018 годом.

Более того, представленные истцом электронные письма не подтверждают ни факта создания истцом (сотрудниками истца) какого-либо произведения дизайна, ни факта возникновения авторских прав у истца.

Из представленной переписки невозможно установить ни момент, ни сам факт направления и получения сообщений и документов, в них отраженных, в том числе именно ответчиком, а также неизвестна принадлежность электронных почтовых адресов в предоставленной электронной переписке, невозможно исключить отсутствие доступа к этим почтовым адресам иных посторонних и заинтересованных лиц, в связи с чем представленная переписка, в принципе, не может рассматриваться как отвечающая требованиям к относимости доказательств, предусмотренным ст. 67 АПК РФ

Истцом не представлено доказательств создания им конкретного результата интеллектуальной деятельности, произведенного творческим трудом.

Ни одного документа, содержащего спорный дизайн лекарственного препарата "Актипол", датированного ранее 2013 года, истцом не представлено.

Ссылки истца на факт создания им еще в 2000-2002 гг. дизайна упаковки лекарственного препарата "Актипол", а также ходатайство истца об истребовании доказательств в обоснование указанных утверждений, правомерно отклонены судом первой инстанции.

Суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что обладателем интеллектуальных прав на дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата "Актипол" (капли глазные) является ответчик, поскольку макеты первичной и вторичной упаковки препарата были разработаны, представлены на регистрацию и введены ответчиком в гражданский оборот в 2003 году и с указанного времени оставались неизменными.

Вопреки доводам истца, спорный дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата "Актипол" в форме глазных капель никогда не принадлежал истцу, а был разработан ООО "АКТИПОЛ-ФАРМА" и все исключительные права на него были переданы ответчику.

Дизайн макетов упаковки, созданный иными лицами, в том числе истцом, ответчиком при производстве лекарственного препарата "Актипол" никогда не использовался и ответчику не передавался. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 октября 2020 года по делу N А40-19944/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын