Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2020 г. N 09АП-67164/20

г. Москва

14 декабря 2020 г.

Дело N А40-61145/20

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 декабря 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей В.Р. Валиева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества "Прогноз"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 октября 2020 года

по делу N А40-61145/20, принятое судьей Ведерниковым М.А.,

по иску Акционерного общества "Прогноз"

(ОГРН: 1025900756683; юр. адрес: 614068, г. Пермь, ул. С. Данщина, д. 5)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Форсайт"

(ОГРН: 1107746991296; юр. адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, оф. 205, пом. III, комн. 30)

третье лицо: ООО "ДСС ЛАБ"

о взыскании задолженности по договору

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Бирюкова М.В. по доверенности от 01.07.2020

от ответчика: Алябьев М.А. по доверенности от 14.07.2020

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Прогноз" (далее - АО "Прогноз", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Форсайт" (далее - ООО "Форсайт", ответчик) о взыскании лицензионного платежа по Лицензионному договору N 9-293-04/16 от 12.12.2016 в размере 32 626 753 рублей 42 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено ООО "ДСС ЛАБ".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.10.2020 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 09.12.2020 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного им в порядке ст. 262 АПК РФ отзыва.

Третье лицо своего представителя в судебное заседание не направило.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2020 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 12.12.2016 между АО "Прогноз" (лицензиар) и ООО "Форсайт" (лицензиат) был заключен Лицензионный Договор N 9-293-04/16 о предоставлении права использования и распространения программ и баз данных для ЭВМ (далее Лицензионный Договор). Согласно вышеуказанного Лицензионного Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение права использования, включая право распространения и право на переработку в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, указанных в Приложении N 1, относящихся к программному обеспечению, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.

Согласно приложению N 2 "Соглашение о вознаграждении" к лицензионному договору NN9-293-04\16 от 12.12.2016 г. стороны согласовали условие о размере и порядке выплаты вознаграждения за предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, предусмотренное лицензионным договором. Согласно Соглашению о вознаграждении вознаграждение по договору состоит из двух частей - первая часть составляет 10 000 000 рублей за Период I (6 месяцев с момента подписания акта о предоставлении прав) и вторая часть за использование объектов интеллектуальной собственности в случае продления периода на срок не менее 9 лет с момента подписания акта о предоставлении прав -устанавливается на основании Отчета об оценке рыночной стоимости прав использования объектов интеллектуальной собственности продолжительностью 9 лет и утверждается сторонами путем подписания акта об установлении размера второй части Вознаграждения.

04.05.2017 г. между АО "Прогноз" и ООО "Форсайт" был подписан акт об установлении размера второй части вознаграждения по лицензионному договору в размере 391 044 617 рублей.

Согласно п.7.2 Лицензионного Договора Период II действует до окончания срока действия исключительных прав на объекты Интеллектуальной собственности, Решением суда от 17.11.2017 (резолютивная часть от 15.11.2017) акционерное общество "ПРОГНОЗ" (ОГРН 1025900756683; ИНН 5903037635; 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Сергея Данщина, 5) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим акционерного общества "ПРОГНОЗ" утверждена Удовиченко Елена Станиславовна.

02.10.2018 по результатам открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества АО "ПРОГНОЗ" был заключен договор купли-продажи N 16/2018 на лот N 1: Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности АО "ПРОГНОЗ" в количестве 107 единиц и нематериальный актив в виде долгосрочного финансового вложения (иностранной инвестиции) АО "ПРОГНОЗ" - 100% доля в уставном капитале "Beijing PROGNOZ Software Company, LTD" (юрисдикция Китай) с победителем открытых торгов - ООО "ДОС ЛАб". В перечень объектов, приобретенных ООО "ДСС Лаб" вошли также все права на объекты интеллектуальной собственности, переданные в пользование ООО "Форсайт" по лицензионному договору от 12.12.2016. В состав ПО при этом вошли как регистрируемые продукты, так и не регистрируемые в соответствующих государственных органах.

По условиям договора купли-продажи прав от 02.10.2018 право собственности на объекты интеллектуальной собственности перешли к приобретателю после полной оплаты и подписания акта приема-передачи, то есть с 27.06.2019 на нерегистрируемые ПО, и с 16.10.2019 - на регистрируемое ПО. Соответственно, до указанных дат АО "ПРОГНОЗ" являлось правообладателем интеллектуальной собственности, а соответственно - действовал Лицензионный договор от 12.12.2016.

По мнению конкурсного управляющего, оплата по лицензионному договору от 12.12.2016 со стороны ООО "Форсайт" должна была быть произведена АО "ПРОГНОЗ" вплоть до даты подписания акта приема-передачи к договору N 16/2018 от 02.10.2018 - 27.06.2019, а также перевода прав на ПО вследствие государственной регистрации прав новым собственником. Таким образом, сумма вознаграждения по лицензионному договору на нерегистрируемое ПО на дату перехода прав 27.06.2019 составила 672 409 рублей 26 копеек, на регистрируемое ПО на дату перехода прав 16.10.2019 - 32 707 866 рублей 38 копеек. Всего оплата в адрес АО "ПРОГНОЗ" в рамках лицензионного договора за 2019 год составляет 33 380 275 рублей 64 копейки.

Вместе с тем, 23.12.2019 на расчетный счет АО "ПРОГНОЗ" поступили денежные средства от ООО "Форсайт" в рамках лицензионного договора от 12.12.2016 N 9-293-04\16 в размере только 753 522 рубля 22 копейки.

Как указывает истец, пояснения о том, каким образом рассчитана к оплате такая незначительная сумма платежа, ответчиком не представлены.

Сумма недоплаты в адрес АО "ПРОГНОЗ" составила 32 626 753 рубля 42 копейки.

В связи с неисполнением ООО "Форсайт" обязательств по договору, 13.02.2020 в адрес ответчика направлена претензия с требованием оплатить задолженность. Установленный законом срок рассмотрения претензии истек, обязательства по погашению долга ООО "Форсайт" не выполнены.

На основании изложенных обстоятельств, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции сослался на нижеследующие основания.

Так, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства и установленные фактические обстоятельства дела, пришел к выводу что выставляя на торги в рамках Дела о банкротстве исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, выступающие предметом Лицензионного договора, и ссылаясь в Положении на определение их начальной иены согласно отчету оценки, АО "Прогноз" фактически само признало за приобретателем право на получение вознаграждения по Лицензионному договору за период с декабря 2017 года по декабрь 2026 года.

Так, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о том, что требования истца являются не обоснованными и подлежат отклонению в полном объеме, поскольку спорным Лицензионным договором установлено, что лицензионное вознаграждение вносится не позднее 20-го числа последнего месяца, а поскольку согласно договору купли-продажи заключенного между истцом и третьим лицом и актам передачи прав, все права были переданы третьему лицу до наступления обязательства по оплате лицензионного платежа то есть до 20.12.2019, а в их стоимость самим истцом фактически включены права на получение лицензионного платежа по второму этапу за весь период действия договора, в том числе за 2019 год, то оплата должна производится в пользу нового лицензиара ООО "ДСС Лаб".

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению исходя из следующих оснований.

В решении обосновано установлено, что в состав прав по Лицензионному договору, отчуждаемых АО "Прогноз" в пользу ООО "ДСС Лаб" на основании договора купли-продажи N 16/2018 от 02.10.2018, вошло право на получение вознаграждения от ООО "Форсайт" за 2019 год

Договор купли-продажи N 16/2018 от 02.10.2018 между АО "Прогноз" и ООО "Форсайт" в части передачи по нему исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, выступающие предметом Лицензионного договора, является договором об отчуждении исключительных прав.

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

В силу п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем,

Как следует из абз. 6 п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23,04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10) новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора.

В силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII данного кодекса и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты,

В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 387 ГК РФ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона в установленных в нем случаях, к числу которых относятся положения вышеуказанного п. 7 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора.

Кроме того, в силу п. 3.3.2 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (утв. Приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186) при проверке на соответствие условиям регистрации договоров об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации следует обращать внимание на то, что по договору об отчуждении исключительного права исключительное право передается в полном объеме и Гражданским кодексом РФ не предусмотрено отчуждение отдельных правомочий, принадлежащих правообладателю.

В п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 разъясняется, что по смыслу положений п. 5 ст. 1229 ГК РФ право на вознаграждение входит в состав исключительного права.

Как обосновано установлено судом первой инстанции, согласно дополнительному соглашению N 2 от 04.05.2017 к Лицензионному договору и Акту об установлении второй части вознаграждения от 04.05.2017 к тому же договору вторая часть вознаграждения лицензиара по нему установлена в совокупном размере 391 044 617 рублей.

В соответствии с п. 8 Соглашения о вознаграждении к Лицензионному договору лицензиат уплачивает вторую часть вознаграждения лицензиару в течение продленного Периода I, составляющего 9 лет, ежегодно равными платежами, которые вносятся не позднее 20-ого числа последнего месяца соответствующего календарного года.

Таким образом, расчетным периодом для внесения ответчиком платежей в счет второй части лицензионного вознаграждения по Лицензионному договору является календарный год.

В данном случае срок исполнения обязательств по уплате второй части лицензионного вознаграждения за 2019 год наступает для ООО "Форсайт" (лицензиата) 20 декабря 2019 года, то есть после того, как обладателем исключительных прав по Лицензионному договору (лицензиаром) стало ООО "ДСС Лаб".

В связи с этим сумма вознаграждения лицензиара в счет второй части вознаграждения по Лицензионному договору в части переданных ООО "ДСС Лаб" прав за весь 2019 год была уплачена в его пользу со стороны ООО "Форсайт" на основании платежных поручений N 1722 от 24.10.2019 на сумму 18 500 000 рублей и N 2169 от 30.12.2019 на сумму 24 195 849 рублей 67 копеек.

С учетом изложенного, Решением обоснованно отказано в удовлетворении исковых требований АО "Прогноз" к ООО "Форсайт" о взыскании части данного вознаграждения за 2019 год в размере 32 626 753 рублей 42 копеек.

Вопреки доводам апелляционной жалобы АО "Прогноз", условия торгов по продаже им исключительных прав по Лицензионному договору в рамках дела о его несостоятельности (банкротстве) N А50-22272/2016 предполагали получение победителем торгов дохода от лицензирования, в частности, за 2019 год.

Суд первой инстанции в Решении пришел к обоснованному выводу о том, что, выставляя на торги в рамках Дела о банкротстве исключительные права по Лицензионному договору и ссылаясь в Положении на определение их начальной цены согласно отчету оценки, АО "Прогноз" фактически само признало за приобретателем право на получение вознаграждения по Лицензионному договору за период с декабря 2017 года по декабрь 2026 года.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ, в связи с чем госпошлина относится на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 октября 2020 года по делу N А40-61145/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев А.И. Трубицын