Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2020 г. N 13АП-28439/20 по делу N А56-95569/2019

г. Санкт-Петербург

21 декабря 2020 г.

Дело N А56-95569/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 декабря 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Н. О. Третьяковой, Е. И. Трощенко

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Т. Э. Борисенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-28439/2020) ООО "ТК ОФИСНАЯ СЛУЖБА" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2020 по делу N А56-95569/2019 (судья Нефедова А.В.), принятое

по иску ООО "Профит"

к ООО "ТК Офисная Служба"

о взыскании

при участии:

от истца: Бура Т. В. (доверенность от 24.06.2018)

от ответчика: Рязанова Т. Ю. (доверенность от 13.07.2020)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Профит" (ОГРН 1117746210218, ИНН 7743812125, адрес: 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д. 15, стр. 6, ком. 9; далее - ООО "Профит", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТК Офисная Служба" (ОГРН 1147847148668, ИНН 7816585861, адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 27, лит. В; далее - ООО "ТК Офисная Служба", ответчик) о взыскании 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Рейнир", а также 1 378 руб. расходов по оплате услуг нотариуса, 4 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решением суда от 15.07.2020 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ООО "ТК Офисная Служба" просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права. Ответчик указывает на злоупотребление правом со стороны истца при регистрации товарного знака "Рейнир". По мнению подателя жалобы, истцом не представлено доказательств, обосновывающих размер компенсации, а также доказательств, подтверждающих негативное воздействие возможного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного права.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Профит" является правообладателем словесного товарного знака "Рейнир" (свидетельство 395166, приоритет от 15.10.2007, 09 класс МКТУ). Данное свидетельство распространяет свое действие в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы со специальными защитными свойствами, в том числе одежда, обувь, головные уборы специального, военного назначения со специальными защитными свойствами, одежда, обувь, головные уборы для работников различных профессий со специальными защитными свойствами).

Из информационно-телекоммуникационной сети Интернет истцом получены сведения о том, что ООО "ТК Офисная Служба" посредством сайта http://3259404.ru, далее - сайт, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предлагало к продаже костюмы, маркированные словесным обозначением "Рейнир", тождественным товарному знаку по свидетельству N 395166, правообладателем которого является истец. Данные обстоятельства подтверждены представленным в дело протоколом осмотра доказательств, удостоверенным Власенко Ксенией Григорьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Майорова Петра Юрьевича, 23.04.2019.

Согласно информации, размещенной на приведенном выше сайте, продажу костюмов осуществляет непосредственно ООО "ТК Офисная Служба", что ответчик не оспаривает.

Полагая, что ООО "ТК Офисная Служба" неправомерно использует товарный знак, правообладателем которых является ООО "Профит", истец направил в адрес ответчика претензию от 11.05.2019 с предложением прекратить продажу костюмов, маркированных вышеуказанным товарным знаком, а также с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

Претензия истца оставлена ООО "ТК Офисная Служба" без удовлетворения, что явилось основанием для обращения ООО "Профит" в суд с настоящим иском.

Суд, признав заявленные ООО "Профит" требования обоснованными по праву и по размеру, удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Судом первой инстанции установлено и подтверждается материалами дела, что ООО "Профит" является правообладателем товарного знака "Рейнир" (свидетельство 395166, приоритет от 16.10.2007, 09 класс МКТУ).

Согласно пунктам 42 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, принимая во внимание, что на странице http://3259404.ru было непосредственно использовано обозначение "Рейнир" с фотографиями соответствующих костюмов, суд пришел к выводу о том, что спорные обозначения является сходными до степени смешения с товарным знаком ООО "Профит" и способны ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорные обозначения использованы при предложении к продаже товаров, аналогичных товарам ООО "Профит".

Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о том, что товары, предлагаемые к продаже на сайте http://3259404.ru, введены в гражданский оборот самим истцом либо с его согласия.

Доказательств наличия у ООО "ТК Офисная Служба" прав на использование вышеназванных товарных знаков, равно как и доказательств ввода спорных товаров в гражданский оборот непосредственно истцом или с его согласия, ответчиком вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

ООО "Профит" при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 100 000 руб. за использование товарного знака.

В обоснование размера компенсации истцом предоставлен договор неисключительной лицензии о предоставлении права использования товарного знака от 01.03.2016, заключенный между обществом "Профит" и обществом с ограниченной ответственностью "УРСУС".

Предусмотренный договором размер вознаграждения составляет 100 000 руб. в месяц за каждый товарный знак.

Довод подателя жалобы о том, что в материалах дела отсутствует расчет размера компенсации, а в обжалуемом судебном акте оценка представленному истцом доказательству размера стоимости права использования спорного товарного знака не дана, подлежат отклонению.

Пунктом 1.2 договора неисключительной лицензии о предоставлении права использования товарного знака от 01.03.2016, заключенного между ООО "Профит" и обществом с ограниченной ответственностью "УРСУС", стороны определили, что размер вознаграждения лицензиара за использование товарных знаков лицензиатом составляет 100 000 руб. в месяц за каждый товарный знак, в том числе НДС 18%.

С учетом наличия в материалах дела указанного лицензионного договора суд апелляционной инстанции не может принять во внимание ссылки ответчика на отсутствие в материалах дела каких-либо иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Довод ответчика о том, что суд не был лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере, отклонен апелляционным судом, поскольку вопреки мнению ответчика, суд не имел возможности уменьшить заявленную ко взысканию сумму компенсации по своему усмотрению.

Довод ответчика о злоупотребление правом со стороны истца при регистрации товарного знака "Рейнир" отклонен апелляционным судом.

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения названных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (часть 2 статьи 10 ГК РФ).

Следовательно, защита на основании статьи 10 ГК РФ не предоставляется, в том числе и в случае совершения формально правомерных действий, исключительной целью которых является причинение вреда другой стороне.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 4 и 5 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, признаками злоупотребления правом при регистрации товарного знака являются:

- действия лица по регистрации обозначения, которое широко использовалось до даты приоритета ответчиком или ответчиком наряду с иными лицами- конкурентами истца и если при этом обозначение получило известность именно в результате такого использования;

- при этом лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать о том, что ответчик и иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Доказательств того, что обозначение "Рейнир" имело широкую известность до даты приоритета (16.10.2007) для индивидуализации одежды и что такая известность является результатом использования данного обозначения ответчиком, равно как и доказательств того, что истец или аффилированные с ним лица знали о такой известности и имели намерение воспользоваться такой узнаваемостью при регистрации товарных знаков, или ответчик или его аффилированные лица вводили в гражданский оборот одежду, маркированную обозначением "Рейнир", до даты приоритета, ответчик не представил.

Более того, ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 23.04.2014, в то время как дата приоритета товарного знака "Рейнир" (дата подачи заявки на регистрацию), в отношении которого ответчик заявляет о злоупотреблении правом, 16.10.2007.

Следовательно, ответчик зарегистрирован позже даты приоритета товарного знака истца, то есть ответчик не использовал данный товарный знак до даты его приоритета и не являлся конкурентом истца в соответствующие периоды.

В пункте 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 разъяснено, что одним из критериев недобросовестного поведения лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, являются действия по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Истец не предпринимает действий по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования принадлежащих ООО "Профит" обозначений в отношении лиц и компаний, которые использовали обозначения до даты приоритета (даже если истец начал использовать обозначение ранее этих конкурентов).

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено доказательств того, что обозначения "Рейнир" широко использовались до даты приоритета иными лицами - конкурентами истца, и что при этом обозначения получили известность именно в результате такого использования ответчиком.

На основании изложенного апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии на стороне истца злоупотребления правом при регистрации вышеназванных товарного знака.

Таким образом, суд обоснованно взыскал с ответчика 100 000 руб. компенсации.

Выводы суда в части распределения судебных расходов подателем жалобы не оспариваются.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2020 по делу N А56-95569/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова Е.И. Трощенко