Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2020 г. N 09АП-58735/20 по делу N А40-225550/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2021 г. N С01-479/2020 по делу N А40-225550/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

23 декабря 2020 г.

Дело N А40-225550/19

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда Е.А. Птанская,

без вызова сторон рассмотрев апелляционную жалобу

Закрытого акционерного общества "Диффузион инструмент"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2020 года

по делу N А40-225550/19, принятое судьей Титовой Е.В.,

в порядке упрощенного производства

по иску Закрытого акционерного общества "Диффузион инструмент"

(ОГРН: 1026701426003; юр. адрес: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Индустриальная, 2)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Ригель"

(ОГРН: 1187746712823; юр. адрес: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 12, эт. 1, павильон 6)

о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Диффузион инструмент" (далее - ЗАО "Диффузион инструмент" (далее - ЗАО "Диффузион инструмент", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Ригель" (далее - ООО "Ригель", ответчик) о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 27.11.2019 исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2020 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, указал, что суды не учли следующего:

"Согласно положениям статьи 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

То есть, в рассматриваемом случае, для установления факта отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 442560, судам следовало установить обстоятельства использования этого товарного знака ответчиком в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, выводы не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку ссылаясь на факт приобретения ответчиком по Универсальным передаточным документам лишь 11 моделей товара, маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 442560 и на 243 факта его незаконного использования, а также на продвижение им собственной коммерческой деятельности, судами не была оценка доводу ответчика о том, что протоколом осмотра Интернет-сайта - www.bio-online.ru от 19.08.2019 было зафиксировано, что вся продукция под торговой маркой "Диолд" принадлежит заводу "Диффузион", который расположен в городе Смоленск (том 1, л.д. 36).

Помимо этого, ответчиком представлены в материалы дела доказательства, согласно которым товар торговой марки "Диолд" поставлялся истцом ООО "БКР" по договору поставки от 25.10.2018 N ОП2-1297 (том 2, л.д. 54-62), у которого он был получен ответчиком по договору комиссии от 01.08.2018 N К-01/08-2018 для его реализации и куплен по договору купли-продажи от 01.08.2018 N 01/0/-2018 (том 2, л.д. 32-35), что было также подтверждено письмом истца от 25.10.2018 (том 2, л.д. 63).

Однако указанные доказательства не получили своей надлежащей правовой оценки, поскольку выводы судов в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Следовательно, как правильно отмечает заявитель кассационной жалобы, суды пришли к необоснованному выводу о том, что "доказательств, подтверждающих наличие у ответчика предусмотренных законом оснований для использования товарного знака истца, в материалах дела отсутствуют", а также что "ответчик продвигает собственную коммерческую деятельность", поскольку данные выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В связи с этим суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора нарушили нормы материального и процессуального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак, с учетом положений статьи 1487 ГК РФ, а следовательно, на выводы судов о наличии оснований для удовлетворения исковых требований".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2020 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о чем стороны извещены надлежащим образом.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 02.10.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил отменить решение суда и вынести по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Заявитель указывает на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого спора.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.kad.arbitr.ru) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

От ответчика в порядке ст. 262 АПК РФ поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он возражает против ее удовлетворения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268, 272.1 АПК РФ, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Закрытое акционерное общество "Диффузион инструмент" ("Правообладатель") является лицензиатом на основании заключенного с Индивидуальным предпринимателем Застрогиным Олегом Юрьевичем договора о предоставлении исключительной лицензии, дата и номер государственной регистрации договора 26.11.2013 РД0136525, в соответствии с которым Истцу предоставляется право использования товарного знака "ДИОЛД", свидетельство на товарный знак N 442560 (далее - "Товарный знак", "Результат интеллектуальной деятельности", "Объект интеллектуальной собственности").

Данный факт подтверждается выпиской из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Указанному выше Товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в 07, 08, 09, 11 классах Международной классификации товаров и услуг (далее - "МКТУ").

Истец, являясь обладателем исключительной лицензии на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 442560, обращаясь в суд с настоящим иском, указал, что протоколом осмотра доказательств от 19.08.2019 на Интернет-сайте ответчика - www.bio-online.ru был зафиксирован факт его незаконного использования для продвижения товаров, однородных тем, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Данный факт подтверждается ссылкой http://www.bioonline.ru/help/buvs/payment/ и скриншотом. На Интернет-сайте www.bio-online.ru, который принадлежит Ответчику, фигурируют Объекты интеллектуальной собственности Истца в рамках тех товаров, для которых предоставляется правовая охрана Товарному знаку Истца. Данный факт подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта серия 78 АБ N 7051465 от 19.08.2019 года.

Истец указал, что на Интернет-сайте www.bio-online.ru размещены 254 ссылки, содержащих Товарный знак ДИОЛД. Соответственно, истец считает, что на сайте Ответчика фигурируют 254 нарушения интеллектуальных прав Истца.

Полагая, что действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на Объекты интеллектуальной собственности в виде использования ответчиком Товарных знаков без согласия Истца на Интернет-сайте www.bio-online.ru, истец направил претензию в адрес ответчика

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого (рекламируемого) на сайте ответчика, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара (предлагаемого на сайте ответчика) является сам правообладатель.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Таким образом, именно ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые к нему предъявлен иск.

Материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается факт наличия исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 442560, а также факт использования тождественного с товарным знаком истца обозначения на сайте ответчика (bio-online.ru) в своей предпринимательской деятельности.

Истец указал, что на Интернет-сайте www.bio-online.ru размещены 254 ссылки, содержащих Товарный знак ДИОЛД. Соответственно, истец полагает, что на сайте ответчика зафиксировано 254 факта нарушения исключительных прав истца.

Возражая против заявленных требований ответчик ссылался на исчерпание права.

Как следует из представленного в материалы дела нотариального протокола осмотра доказательств от 19.08.2019, вся продукция под торговой маркой "Диолд" принадлежит заводу "Диффузион", который расположен в городе Смоленск (том 1, л.д. 36).

Кроме того, ответчиком также представлены в материалы дела доказательства, согласно которым товар торговой марки "Диолд" поставлялся истцом ООО "БКР" по договору поставки от 25.10.2018 N ОП2-1297 (том 2, л.д. 54-62), у которого он был получен ответчиком по договору комиссии от 01.08.2018 N К-01/08-2018 для его реализации и куплен по договору купли-продажи от 01.08.2018 N 01/0/-2018 (том 2, л.д. 32-35), что было также подтверждено письмом истца от 25.10.2018 (том 2, л.д. 63).

Так, ответчиком представлены в материалы дела Универсальные передаточные документы (счета-фактуры) N 721 от 30.01.2019 года, N 773 от 31.01.2019 года, N 1232 от 06.02.2019 года, N 1652 от 26.02.2019 года, N 2602 от 19.03.2019 года, N 3015 от 03.04.2019 года, N 3142 от 06.04.2019 года, N 4224 от 15.04.2019 года, N 4439 от 26.04.2019 года, N 4444 от 30.04.2019 года, N 6875 от 17.07.2019 года, N 6878 от 19.07.2019 года, N ОП1-04316 от 12.09.2019 года, подтверждающие приобретение продукции "Диолд": 1) КЗВ-125 в количестве 15 шт., 2) КЗВ-125Р в количестве 6 шт., 3) МЭС-5-03 в количестве 3 шт., 4) МЭС-5-01 с СЗП в количестве 3 шт., 5) МЗС-03 М в количестве 1 шт., 6) С-230 в количестве 1 шт., 7) НЭР-1-3,2 в количестве 1 шт., 8) СМС43 в количестве 1 шт., 9) ВГВ-2000Е в количестве 1 шт., 10) КЗВ-180 в количестве 1 шт., 11) ДП-0,55МФ в количестве 1 шт.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела вышеуказанные доказательства, учитывая изложенные обстоятельства использования товарного знака ответчиком, подтвержденные документально, суд первой инстанции обоснованно приходит к выводу, что продукция, предлагаемая к продаже ответчиком, что зафиксировано протоколом осмотра, является оригинальной продукцией истца. Ответчик предлагает к продаже продукцию, маркированную товарными знаками истца, приобретаемую у официального дилера, а указание ответчиком в рекламном каталоге и на интернет-сайте словесных элементов спорных товарных знаков является способом предложения к продаже оригинальной продукции, в связи с чем исковые требования о взыскании компенсации не подлежат удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы истца не опровергают вышеизложенных выводов суда первой инстанции по существу.

Истец утверждает, что является лицензиатом на исключительное право использования товарного знака "Диолд", свидетельство N 442560 ("Товарный знак"). Отмечает, что между истцом и ответчиком отсутствуют какие-либо договорные отношения, соответственно ответчик незаконно использует на Интернет-сайте www.bio-online.ru Товарный знак.

Однако, статья 1487 ГК РФ говорит, что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Однако нарушения прав на товарный знак нет, потому что ЗАО "Диффузион инструмент" по договору поставки продал товары ООО "БКР" (самостоятельно ввел товары в оборот).

Исходя из ст. 1487 ГК РФ последующее использование на этих лее товарах этого же товарного знака не является нарушением исключительных прав даже без получения разрешения правообладателя.

Вопреки позиции истца, материалами дела подтверждено, что ответчик использует Товарный знак только для товаров правообладателя товарного знака, а значит, нарушения исключительного права нет.

Ссылаясь на факт приобретения ответчиком по Универсальным передаточным документам лишь 11 моделей товара, маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 442560 и на 243 факта его незаконного использования, а также на продвижение им собственной коммерческой деятельности, истец упускает из вида то, что протоколом осмотра Интернет-сайта - www.bioonline.ru от 19.08.2019 было зафиксировано, что вся продукция под торговой маркой "Диолд" принадлежит заводу "Диффузион", который расположен в городе Смоленск (том 1. л.д. 36).

Протоколом осмотра Интернет-сайта - www.bioonline.ru от 19.08.2019 в приложении к нему - отражено 28 моделей товаров, а не 254.

Кроме того, при повторном рассмотрении дела, ответчик представил суды дополнительные универсальные передаточные документ на большее количество товаров.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 АПК РФ, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 октября 2020 года по делу N А40-225550/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Е.А. Птанская