Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2020 г. N 13АП-32250/20 по делу N А56-123218/2018

г. Санкт-Петербург

25 декабря 2020 г.

Дело N А56-123218/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 декабря 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Трощенко Е.И.

судей Згурская М.Л., Третьякова Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Кузнецовой Н. С.,

при участии:

от истца: Минеев В. В., доверенность от 12.09.2019 (посредством онлайн заседания)

от ответчика: Зотов В. В., доверенность от 01.01.2019

от 3-го лица: 1) Христофоров А. А., доверенность от 25.06.2020 (посредством онлайн заседания) 2) не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-32250/2020) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕКС" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2020 по делу N А56-123218/2018 (судья Рагузина П. Н.), принятое

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕКС"

к Обществу с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ"

3-е лицо: 1) Общество с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус"; 2)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)

о запрете совершении действий

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Плекс" (далее - ООО "Плекс", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ" (далее - ООО "ОКЕЙ", ответчик) с требованиями:

* запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) без согласия истца;

-обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В заседании суда первой инстанции 15.05.2019 истец под роспись представителя в протоколе судебного заседания отказался от требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

В заседании суда первой инстанции 10.07.2019 представитель истца уточнил в порядке статьи 49 АПК РФ свои требования, в результате чего просил:

- запретить ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками;

- обязать ответчика в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - каталоге товаров ООО "ОКЕЙ" с указанием действительного правообладателя ООО "Плекс".

Решением суда от 15.10.2020 в иске отказано.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым иск удовлетворить.

По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции необоснованно указал на недоказанность истцом факта нахождения в гражданском обороте продукции ООО "Хенкель Рус", содержащей слово "Русалочка" или какие-либо иные общие с товарными знаками истца элементы, несостоятелен вывод суда, что ведущую роль в маркировке всех детских шампуней FA kids играет обозначение FA, за счет чего спутать производителей невозможно, необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием, суд необоснованно не принял по внимание решение по делу N СИП -529/2019, отказывая в иске, суд неправомерно не усмотрел в действиях ответчика угрозы нарушения прав истца, ответчик не доказал отсутствие в его распоряжении спорного товара в настоящее время, суд неправомерно отклонил требование о публикации решения суда в каталоге товаров ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, а представители ответчика и третьего лица против жалобы возражали по основаниям, изложенным в отзывах.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, надлежащим образом уведомленная о времени и месте заседания, своих представителей в суд не направила, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак: "Русалочка baby" по свидетельству РФ N 498001 (правовая охрана предоставлена 17.10.2013, дата приоритета 23.08.2012, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; а также является правообладателем исключительных прав на товарный знак: "Русалочка" по свидетельству РФ N 510740, приоритет: 23.01.2013, дата государственной регистрации: 10.04.2014, в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе, мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических.

В ходе мониторинга товаров, реализуемых товарными предприятиями, истцом было выявлено предложение к продаже и продажа товаров, маркированных, по мнению истца, обозначениями, сходными до степени смешения и (или) тождественными с товарными знаками истца, а именно был реализован детский гель для душа Fa Kids Русалочка, что 29.03.2017 в гипермаркете "ОКЕЙ" представителем истца был приобретен гель для душа Fa Kids Русалочка, на лицевой и оборотной стороне которого указана маркировка Fa Kids Детский Гель для душа § Шампунь Русалочка. Согласно информации для потребителя, расположенной на этикетке обратной стороны упаковки, товар, приобретенный у ответчика, произведен под контролем ООО "Хенкель Рус".

В подтверждении факта продажи в материалы дела истцом представлены кассовый чек от 29.03.2017 и фотография товара.

Истец направил ответчику претензию.

Истец также утверждал, что после выявления факта предложения к продаже и продажи геля для душа Fa Kids Русалочка и направления ответчику претензии истец выявил повторный факт нарушения его прав, предоставляя кассовые чеки от 11.06.2018 и от 15.06.2018. В данных кассовых чеках в качестве наименования проданного товара указано "Гель для душа Fa Ki".

Истец обратился 05.10.2018 с настоящим иском в арбитражный суд, считая, что ответчик нарушает его права при использовании обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца при введении в гражданский оборот товаров в силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд первой инстанции в иске отказал.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что она не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 того же Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции необоснованно указал на недоказанность истцом факта нахождения в гражданском обороте продукции ООО "Хенкель Рус", содержащей слово "Русалочка" или какие-либо иные общие с товарными знаками истца элементы, несостоятелен вывод суда, что ведущую роль в маркировке всех детских шампуней FA kids играет обозначение FA, за счет чего спутать производителей невозможно, необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием, суд необоснованно не принял по внимание решение по делу N СИП-529/2019, отказывая в иске, суд неправомерно не усмотрел в действиях ответчика угрозы нарушения прав истца, ответчик не доказал отсутствие в его распоряжении спорного товара в настоящее время, суд неправомерно отклонил требование о публикации решения суда в каталоге товаров ответчика.

Указанные доводы подлежат отклонению по следующим основаниям.

В настоящем деле судом сравнивались товарные знаки истца с этикетками продукции ООО "Хенкель Рус", находившимися в обращении на момент предъявления иска.

С иском в суд истец обратился 05.10.2018.

В материалы дела представлена служебная записка руководителя группы маркетинга ООО "Хенкель Рус" от 02.07.2019, содержащая сведения об этикетках шампуня для девочек производства ООО "Хенкель Рус" и периодах изготовления продукции с каждой этикеткой, которая использовалась с 18.09.2018 по 02.07.2019, и предыдущая этикетка, которая использовалась с 26.05.2018 по 17.09.2018.

Как усматривается из материалов дела, истец не доказал, что на момент предъявления иска в суд в гражданском обороте находилась продукция третьего лица, содержащая слова "Русалочка" или какие-либо иные общие с товарными знаками истца элементы.

Не представлены такие доказательства и на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Как пояснило ООО "Хенкель Рус", истец представил в суд образец продукции, производившейся третьим лицом до 25.05.2018, то есть снятой с производства более чем за 4 месяца до предъявления иска, не доказал, что именно такую продукцию продолжал продавать ответчик на дату предъявления иска в суд.

В дело не представлено доказательств, что такая продукция продолжала вводиться в гражданский оборот и продаваться ответчиком на момент рассмотрения дела в суде.

Как отмечает ответчик, у продукции, произведенной более двух с половиной лет назад, в настоящее время оставалось бы менее 15% трехлетнего срока годности. В то же время пунктом 2.16. Договора поставки между Ответчиком и Третьим лицом запрещена поставка товара с запасом срока годности менее 2/3. Практика не выставлять на продажу продукции, у которой осталось менее 65-70% срока годности является обычной для российских торговых сетей (к которым относится и Ответчик).

Несостоятелен довод жалобы о невыполнении ответчиком запроса суда о представлении доказательств.

Как отметил ответчик, при рассмотрении дела в суде первой инстанции им заявлялось о невозможности на тот момент обнаружить истребованные судом по ходатайству Истца документы о движении именно той разновидности продукции Третьего лица, которая является объектом спора, ввиду того, что Третье лицо не присваивало данной разновидности своей продукции какой-либо уникальный идентификатор, и она отличалась для Ответчика от других разновидностей шампуня-геля для девочек производства Третьего лица только изображением на этикетке и моментом окончания срока годности, а шампуня-геля для мальчиков - изображением на этикетке и цветом флакона, что действительно затрудняет поиск релевантных документов.

Следовательно, при таких обстоятельствах неисполнение запроса суда не является основанием для удовлетворения иска, тем более, что достоверных доказательств реализации спорного товара в период рассмотрения дела в суде первой инстанции в материалы дела не представлялись.

Соответственно, при таких обстоятельствах, на момент принятия решения истец не доказал наличие угрозы нарушения его прав ответчиком, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения требования о запрете действий ответчика на будущее.

Кроме того, в маркировке всех детских шампуней FA Kids третьего лица ведущую роль играет обозначение "Fa" концерна Хенкель, которое является известным брендом средств личной гигиены и ухода за телом, в числе которых шампуни, дезодоранты, гели для душа, пены для ванн, кусковое, жидкое и пенное мыло. Вся продукция линейки "Fa" выдержана в едином стиле. Доминирующим элементом упаковки любого товара данной серии, в том числе шампуня FA Kids для девочек, является обозначение, выполненное в оригинальной графической манере крупным шрифтом синего цвета.

Товарные знаки N 531776, N 717618, N 717619 зарегистрированы надлежащим образом на имя производителя товара в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, им также предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В целом обозначение на продукции третьего лица являлось комбинированным, а не словесным.

Истцом не представлены какие-либо доказательства введения потребителя в заблуждение относительно владельца товарного знака или производителя товара.

Судебная практика ориентирует на то, чтобы необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара, руководствоваться общим восприятием.

Подлежит отклонению ссылка истца на решение по делу N СИП-529/2019, так как в этом деле рассматривался вопрос о признании действий истца в качестве недобросовестной конкуренции, а не конкретные обстоятельства настоящего дела.

Апелляционный суд не находит недобросовестности действий ответчика.

Требование истца о запрете ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками, не подлежит удовлетворению, поскольку требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее -Постановление N 10).

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Однако такие доказательства суду истцом не предоставлены и из материалов дела не следуют, в том числе с учетом доказательств ответчика и третьего лица.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. С учетом данной нормы для реализации способов защиты пресекательного характера необходимо установить наличие действий, которые совершаются лицом, к которому предъявлено требование, либо определить, какие именно необходимые приготовления к этим действия лицо совершает.

Данный способ защиты права предусмотрен в отношении длящегося на момент обращения истца в суд правонарушения.

Доказательства, свидетельствующие об использовании ответчиком спорных обозначений как на момент обращения с иском в суд, так и в настоящее время, истцом суду не представлены.

В дело не представлены доказательства наличия действительной угрозы совершения таких действий, в том числе сделанных к ним приготовлений. Презумпция совершения в будущем повторного правонарушения гражданским законодательством не установлена.

Судебное решение, запрещающее неопределенные действия в будущем (неограниченном времени), не будет соответствовать критерию исполнимости, поскольку в нарушение требований статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такой запрет не может быть приведен в исполнение без обращения с самостоятельными исковыми требованиями о защите исключительного права, в ходе рассмотрения которых необходимо будет доказывать факт нарушения.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ оснований для удовлетворения требования истца о запрещении ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками "Русалочка" (N 510740 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) и "Русалочка baby" (N 498001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации) в отношении товаров, однородных товарам 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории РФ товаров, маркированных указанными товарными знаками.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности продолжения правонарушения, обстоятельства нарушения прав истца в прошедший период времени не относятся к предмету доказывания с учетом заявленных в иске требований.

Также суд правомерно отклонил требование об обязании ответчика в течение тридцати дней со дня вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом печатном издании - каталоге товаров ООО "ОКЕЙ" с указанием действительного правообладателя ООО "Плекс".

Согласно пункту 58 Постановления N 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения. Оценивая доводы истца и возражения ответчика по предложенному месту публикации, суд вправе определить место публикации решения исходя из того, что выбор такого места должен быть направлен на восстановление нарушенного права (например, в том же печатном издании, где была опубликована недостоверная информация о правообладателе; в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; в источнике, место распространения которого определяется местом производства и распространения контрафактных товаров или местом осуществления и характером деятельности истца).

Как следует из представленных истцом в материалы дела распечаток каталога, ответчик не размещал в каталоге товаров ООО "ОКЕЙ" товары с обозначениями, содержащими обозначения, сходные с товарными знаками истца. Наименование "Русалочка" на спорном товаре в каталоге ответчика нет.

По правилам статьи 65 АПК РФ истец должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Следовательно, оценив доводы сторон и представленные ими доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции законно и обоснованно отказал в удовлетворении иска.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, его выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

В связи с этим апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценке представленных сторонами доказательств и обстоятельств, установленных судом, а также сделанных им выводов.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2020 по делу N А56-123218/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Трощенко

Судьи

М.Л. Згурская Н.О. Третьякова