Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2021 г. N 09АП-63277/20 по делу N А40-30542/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2021 г. N С01-484/2021 по делу N А40-30542/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

12 января 2021 г.

Дело N А40-30542/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева

судей: Д.В. Пирожкова, О.Г. Головкиной

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Г. Кургановым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Комплект Сервис" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу N А40-30542/20, приятое судьёй Никоновой О.И., по иску ООО "Комплект Сервис" к ООО "МЕТПРОМ" о взыскании 2 500 000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца: Борисов К.Ю. (по доверенности от 11.11.2019);

от ответчика: Ю.супов И.И. (по доверенности от 23.09.2020)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Комплект Сервис" обратилось

в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "МЕТПРОМ" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "СМО" по международной регистрации N 669649 в размере 2 500 000 руб.

Решением по настоящему делу от 23.10.2020 суд в иске отказал.

Не согласившись с решением суда, ООО "Комплект Сервис" подало апелляционную жалобу и дополнение к ней, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на необоснованность выводов суда первой инстанции.

Ответчик представил письменные пояснения, в которых просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив законность и обоснованность решения суда, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене.

Как следует из материалов дела ООО "СМО КОНСТРУКСЬОНЕС МЕТАЛИКАС ДЕ ОБТУРАСЬОН, СЛ" (SOCIEDAD LIMIT ADA "СМО CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACI6N, SL), зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Испании, идентификационный налоговый код N В20440111, обладает исключительным правом на товарный знак Международной регистрации N 669649, зарегистрированный Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности в Международном реестре 28.12.1996.

Между Правообладателем и ООО "Комплект Сервис" заключен лицензионный договор от 24.02.2014, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности за N РД 0155562 от 26.08.2014, действующий на весь срок действия 2 исключительного права с учетом возможного продления, т.е. до 28.12.2026.

Согласно договору лицензиату (истцу) предоставлена исключительная лицензия на территории РФ на использование товарного знака в отношении товаров 6 класса МКТУ, а именно: шиберные ножевые задвижки и задвижки, клапаны (кроме деталей машин) из металла.

Исковые требования мотивированы тем, что согласно письму ФТС России от 17 ноября 2014 г. N 14-40/54600 "О товарных знаках Общества с ограниченной ответственностью "СМО Конструксьонес Металикас Де Обтурасьон, СЛ" товарный знак был внесен включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее ТРОИС). Представителем правообладателя товарного знака от Московской областной таможни получено уведомление от 01.11.2019 N 19-14/35229, в котором указано, что при проведении проверочных мероприятий в части соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности выявлен факт выпуска товаров по ДТ N 10013070/170818/0031819, маркированных товарным знаком "СМО", зарегистрированным в ТРОИС под N 03473/03358-001 /ТЗ-131114, а именно ввезен товар - задвижка шиберная VA DN1200 PN10, GJL250/AISI304/EPDM/SINT.PTFE MOTOR REDUCTOR, производитель - "СМО CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION, SL), арт. DN1200 PN10, модель: VA, кол-во 2 шт., фактурная стоимость 25733 евро, получатель и декларант товара - ООО "Метпром". Между тем согласия на ввоз с возможностью введения в гражданский оборот на территории РФ (таможенная процедура "выпуск для внутреннего потребления") в отношении товара, содержащего товарные знаки, указанных в декларации, правообладатель не давал, в договорных отношениях правообладатель и/или истец с ответчиком не состоят.

Суд первой инстанции отказывая в иске, исходил из того, что приобретенный ответчиком товар не является контрафактным, при этом был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем (ввезен на территорию Российской Федерации с согласия правообладателя).

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции.

Статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации в Российской Федерации установлен национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак: не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем, правообладатель товарного знака товар на территории РФ в гражданский оборот не вводил и соответствующего согласия ответчику не давал. Сам по себе факт приобретения ответчиком у правообладателя товара, маркированным рассматриваемым товарным знаком, не означает согласие правообладателя на введение в гражданский оборот этого товара на территории РФ.

Кроме того, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, как закрепляющая в рамках дискреции федерального законодателя национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, подлежит применению во взаимосвязи с международно-правовым регулированием принципа исчерпания прав, включая пункт 16 приложения N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, которым предусматривается исчерпание исключительного права на товарный знак правомерным введением в гражданский оборот товаров непосредственно правообладателем размещенного на них товарного знака или другими лицами с его согласия на территории любого из государств - членов ЕАЭС.

Однако, как установлено судом и указано ответчиком, товар закуплен на территории Испании, которая не является членом ЕАЭС.

С учетом изложенного выводы суда первой инстанции и ссылки ответчика на исчерпание права несостоятельны.

Также несостоятельна и ссылка ответчика на то, что истец не имеет права на защиту исключительного права, поскольку товар ответчиком уже ввезен на территорию РФ, а согласно условиям лицензионного договора использование товарного знака на территории РФ принадлежит истцу.

Довод ответчика о недобросовестном поведении истца также подлежит отклонению, поскольку судом не установлено, а ответчиком не доказано, что поведение истца создает угрозу для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан либо иных публично значимых интересов, обязанность доказывания которых указана в пункте 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товарного знака путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным, а действия ответчика приводят к нарушению исключительных прав истца на указанный товарный знак.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации со ссылкой на то, что поскольку действия ответчика по ввозу контрафактного товара в виде товаров параллельного импорта представляет собой нарушение меньшей степени гражданско-правовой опасности, чем аналогичное нарушение в отношении поддельного товара, взыскать компенсацию в виде разницы между затратами и стоимостью продукции, которая согласно расчету истца составила 2 500 000 руб. (л.д. 86).

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что расчет размера компенсации является обоснованным и ответчиком фактически не опровергнут.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению, а решение суда - отмене.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу N А40-30542/2020 отменить.

Взыскать с ООО "МЕТПРОМ" в пользу ООО "Комплект Сервис" компенсацию в размере 2 500 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины за подачу иска и апелляционной жалобы в размере 38 500 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Д.В. Пирожков О.Г. Головкина