Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2021 г. N 13АП-28447/20 по делу N А56-48030/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-561/2021 по делу N А56-48030/2020 настоящее постановление отменено

г. Санкт-Петербург

21 января 2021 г.

Дело N А56-48030/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2021 года.

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Горбачева О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисенко Т.Э.

при участии:

от истца (заявителя): Чечевичкин А.В. - доверенность от 13.01.2020

от ответчика (должника): Бугаева О.С. - доверенность от 28.08.2020

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур"

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПолиПроф СПб"

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (далее - ООО "Аква-Венчур", истец, адрес: 195220, город Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 22 литер а, помещение 7н офис 203, ОГРН: 1109847007423), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛИПРОФ СПБ" (далее - ответчик, адрес: 198411, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Мира, 1 лит. З, ОГРН: 1107847089228) о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499, а также 13 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением суда первой инстанции в виде резолютивной части от 17.08.2020 требования Истца удовлетворены.

25.09.2020 судом составлен мотивированный текст решения.

В апелляционной жалобе Ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

До начала рассмотрения жалобы по существу апелляционным судом установлены обстоятельства являющиеся безусловными основаниями для отмены судебного акта и перехода к рассмотрению по общим правилам рассмотрения дел установленных для суда первой инстанции.

Определением апелляционного суда от 18.12.2020 апелляционный суд руководствуясь статьей 137, частью 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, перешел к рассмотрению дела N А56-48030/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по общим правилам искового производства.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве, просил в удовлетворении иска отказать.

Как следует из материалов дела, ООО "Аква-Венчур" является обладателем исключительного права на полезную модель "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН" по патенту Российской Федерации N 138499 (дата приоритета 27.06.2013, дата регистрации 20.03.2014).

Формула полезной модели:

" 1.Фильтрующий патрон для очистки воды, снабженный фильтрующей загрузкой, содержащий корпус, имеющий боковую водонепроницаемую цилиндрическую стенку, верхний и нижний водопроницаемые концы, отличающийся тем, что в верхней части корпуса дополнительно закреплены наружный сплошной фланец, по периметру корпуса, и проушины для строповки и перемещения фильтрующего патрона, выполненные с возможностью обеспечения герметичности соединения фильтрующего патрона с опорным кольцом емкости при его монтаже внутри этой емкости.

2. Фильтрующий патрон по п.1, отличающийся тем, что проушины размещены на внешней и/или внутренней поверхности корпуса.

3. Фильтрующий патрон по п.1 отличающийся тем, что фланец и/или проушины выполнены из материала, идентичного материалу корпуса.

4. Фильтрующий патрон по п.1, отличающийся тем, что крепление фланца и/или проушин к корпусу выполнено неразъемным.

5. Фильтрующий патрон по п.4, отличающийся тем, что крепление фланца и/или проушин к корпусу выполнено сварным.

6. Фильтрующий патрон по п.1, отличающийся тем, что фланец дополнительно снабжен поперечными ребрами жесткости, по меньшей мере, на одной из его плоских сторон.

7. Фильтрующий патрон по п.6, отличающийся тем, что ребра жесткости выполнены из материала, идентичного материалу корпуса и/или фланца.

8. Фильтрующий патрон по п.7, отличающийся тем, что ребра жесткости приварены к корпусу и фланцу.

9. Фильтрующий патрон по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из плоских сторон фланца снабжена кольцевой прокладкой из эластичного материала.

10. Фильтрующий патрон по п.9, отличающийся тем, что кольцевая прокладка снабжена клейким составом с возможностью ее крепления к фланцу и/или смежным элементам емкости клеевым соединением.

11. Фильтрующий патрон по любому из п. 1-10, отличающийся тем, что проушины приварены к фланцу".

Обществу стало известно о том, что Ответчик осуществляет производство, предлагает к продаже, а также реализует изделия - фильтрующие патроны, в том числе через интернет-сайт polifilter.ru, с использованием полезной модели, исключительные права на которую принадлежат Истцу, без согласия патентообладателя.

В подтверждение данного обстоятельства истец представил в материалы дела

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 08.04.2019;

- счета N ПП-26 от 11.04.2019, N ПП-30 от 06.05.2019, выставленные Ответчиком по запросу приобретения фильтрующих патронов с электронной почты info@polifilter.ru, в адрес ООО "Глоба" ИНН 7814743657, действующего в интересах истца;

- счет ПП-34 от 01.08.2019, выставленный в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца, УПД от 08.08.2019 N 40, счет ПП43 от 23.08.2019 также выставленный Ответчиком в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца, УПД от 04.09.2019 N 49, видеофайл факта передачи товара приобретенного ИП Шашко М.Д. по УПД от 04.09.2019 N 49;

- нотариальный протокол осмотра доказательств от 09.09.2019;

-заключение экспертов от 02.06.2020 об использовании в изделии, приобретенном у Ответчика по УПД от 04.09.2019 N 49, полезной модели по патенту N 138499;

- счета от 16.03.2020 N ПП24, от 10.04.2020 N ПП-27, от 22.04.2020 N ПП-27, выставленный Ответчиком в адрес ИП Шашко М.Д., действующего в интересах Истца.

По мнению Истца, указанные документы в совокупности подтверждают факт производства, предложения к продаже и реализацию Ответчиком изделий с использованием каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499.

При этом патентообладатель не давал какого-либо разрешения на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий обществу, в том числе в изделии, которое предлагается к продаже, продается ответчиком, а также хранится с этой целью на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499 при производстве, предложении к продаже, реализации и хранении полезной модели без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как следует из материалов дела, реализованная Ответчиком по УПД от 04.09.2019 продукция содержит каждый признак полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели.

Согласно заключению экспертов от 02.06.2020 в продукте "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н= 900 мм / Эфл= 580 мм Q= 2,0-4,0 мЗ/час" содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон"; в продукте "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н= 900 мм / Офл= 580 мм Q= 2,0-4,0 мЗ/час" использована полезная модель по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон".

Из текста заключения следует, что патентными поверенными была исследована продукция "Фильтрующий патрон ФПКУ-ПОЛИ с комбинированной загрузкой Н= 900 мм / Эфл580 мм Q= 2,0-4,0 мЗ/час", изготовленная ООО "ПолиПроф СПб" и приобретенная у Ответчика по универсальному передаточному документу N 49 от 04.09.2019.

Вместе с тем, из представленных в материалы дела счетов и УПД следует, что Истец, действуя через представителя ИП Шашко М.Д., приобрел у Ответчика два изделия по счету N ПП-34 от 01.08.2019 и УПД от 08.08.2019 N40, а также по счету N ПП43 от 23.08.2019 и УПД от 04.09.2019 N49.

Ответчиком при рассмотрении дела в суд первой инстанции в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств (информационного ресурса, размещенного в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по адресу https://beget.com), составленный нотариусом Санкт-Петербурга Лещенко А.И. в котором отражена переписка между заказчиком ИП Шашко М.Д. и ответчиком по вопросу приобретения спорных изделий.

Из протокола осмотра следует, что ИП Шашко М.Д. в заявке от 01.08.2019 по согласованию поставки фильтра указал: " Кольцо не нужно, фильтр под замену на действующем объекте. Сможете в счете обозвать фильтр ФОПС-Му-058-09? Если да, делайте счет, реквизиты высылаем. Это пробный фильтр на объект. На какую скидку могу рассчитывать при заказе еще 12 штук? За наличку куптть возможности нет."

Ответчик, отвечая на заявку указал "Высылаю Вам счет на оплату фильтр-патрона по заявке. Что касается объема в 12 штук, то стоимость будет 22 800 рублей с НДС. Я не могу написать название слово в слово, так как ФОПС это зарегистрированная торговая марка защищена патентом."

ИП Шашко М.Д. - " Жаль, на объекте стояли именно такие фильтры и заменить нужно на них, у другого продавца этих фильтров сроки больше, поэтому к вам обратился".

06.08.2019 ИП Шашко М.Д. в переписке указал: "Какие документы будут с фильтром? Дадите этот паспорт? http://docs.polifilter.ru/passport-filter-patron.pdf только на Фильтрующий патрон ФОПС-Му-058-0,9 с комбинированной загрузкой как в счете."

07.08.2019 ИП Шашко М.Д. в переписке указал: "А в ваших фильтрах есть дырки на боковой стенке фильтра? или вода входит только сверху и выходит только снизу? На объекте мне говорят, что с этими дырками фильтр чистить не будет, а все мимо пойдет, раньше там стояли фильтры без боковых дырок и сейчас нужны такие. А у вас на сайте нарисованы http://docs.polifilter.ru/3.pdf а тут их нет http://docs.polifilter.ru/passport-filter-patron.pdf".

"Мне нужен фильтр без этих дырок. Мне сегодня про это отдельно сказали на объекте, этот фильтр у меня не примут. Этих дырок не было видно ни на сайте, ни в паспортах. Очень прошу сделать по моему заказу фильтр без этих дырок"

Ответчик в ответной переписке указал: "В паспорте нарисована общая картинка. Конечно же на фильтрах предусмотрены байпасные отверстия как на схеме".

08.08.2019 ответчиком в адрес ИП Шашко осуществлена поставка товара.

При этом после поставки изделия по УПД от 08.08.2019 N 40, представитель Истца Шашко М.Д., действуя по поручению и в интересах Истца, в электронном письме 16.08.2019 указал: " Фильтр вчера установили. По словам монтажников, встал почти нормально, но нашлепки на заваренных дырках пришлось подпиливать, что бы он в установочную пластину влез и герметика налить между шайбой фильтра и пластиной (мне монтажники говорили, что там прокладка должна быть). В целом изделие понравилось. Сделайте счет на еще один фильтр. Можно по обычной вашей маркировке.".

В ответном письме ответчик указал: "Прокладка в комплекте не идет, так как монтируют монтажные группы по разному. Так же рекомендует уплотнение не ставить, так как обратные потоки должны немного поднимать фильтр пропуская потоки воздуха. У нас также сейчас будет улучшенная крышка с удобной фиксацией".

21.08.2019 ИП Шашко М.Д. направил запрос "Можете прислать фото этой новой крышки? в этот раз дырок в верхней части не будет? Заварили вы их плохо".

21.08.2019 ответчик направил в адрес заказчика уведомление: "Фото крышки пока нет. Мы только макет на фрезер подготовили. У нас пока есть заготовки старых крышек. Как появятся образцы сможем скинуть. Если вам не нужны дырки есть предложение не спешить с отгрузкой, а мы выпустим цилиндр без байпасных окон. Срок производства 2 рабочих дня"

22.08.2019 ИП Шашко М.Д. направил заявку "Дырок в корпусе делать не нужно. В новой конструкции крышки дырок не будет? Просто мне сказали, ваши штырьки могут вывалиться и вода опять пойдет без очистки."

Ответчик в ответе указал: "У нас в новой конструкции не будет байпасных окон, можно будет при желании по месту самим сделать. Так же у нас не будет решение с чопиками. Будет просто задвижка (шпингалет поворотный). Должно на следующей неделе появиться решение в чертежах".

23.08.2019 ИП Шашко М.Д. в переписке указал: "Хорошо. Мне главное что бы фильтр не протекал с боков вообще_"

27.08.2019 ответчик уведомил заказчика: "Деньги увидели. Уже запустили в производство".

04.09.2019 изделие, поставлено ИП Шашко М.Д.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд, приходит к выводу о том, что изделие, приобретенное у Ответчика по УПД от 04.09.2019 N 49, и в последующем переданное на исследование патентным поверенным, изготовлено Ответчиком в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика (представителя Истца). При этом именно внесенные по требованию заказчика изменения позволили экспертам прийти к выводу об использовании в исследуемом объекте каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели.

Изготовление и реализация Ответчиком изделия с использованием каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, по заказу патентообладателя, в соответствии с его требованиями, и как следствие с его согласия, не может расцениваться как нарушение исключительных прав Истца, поскольку правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В данном случае Истец, действуя через своего представителя ИП Шашко М.Д., внося изменения в изделие, подлежащее изготовлению Ответчиком по заказу самого Истца, в точном соответствии всех признаков полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, фактически распорядился принадлежащими ему исключительными правами по использованию полезной модели для изготовления Ответчиком единственного экземпляра в рамках заказа по счету N ПП43 от 23.08.2019.

Данный способ разрешения другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не противоречит закону.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении ВАС РФ от 17.10.2011 N ВАС-13314/11 по делу N А13-10235/2010.

Иная оценка действий Истца по внесению изменений в изделие, которое производит и реализует Ответчик, и в результате которых воспроизводиться каждый признак полезной модели, исключительные права на которую принадлежат Истцу, следует квалифицировать как злоупотребление правом, поскольку исходя из положений статьи 10 ГК РФ добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Доказательств изготовления, предложения к продаже, хранения и реализации изделий с использованием каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499, приведенного в независимом пункте формулы полезной модели, без согласия патентообладателя (не по его заказу) или иным потребителям, Истцом в материалы дела не представлено.

Напротив, из имеющихся в деле доказательств (по счета N ПП-34 от 01.08.2019, УПД от 08.08.2019 N40, электронной переписки сторон) следует, что производимые Ответчиком изделия не соответствует формуле патента Российской Федерации N 138499 на полезную модель, по меньшей мере, по признаку: "фильтрующий патрон содержит корпус, имеющий боковую водонепроницаемую цилиндрическую стенку".

Доказательства, подтверждающие, что выпускаемые ответчиком изделия с байпасными окнами на цилиндре, а также что изделия, поставленное по УПД от 08.08.2019 N 40 с заваренными байпасными окнами на цилиндре содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, в материалы дела не представлены.

При таких обстоятельствах правовые основания для удовлетворения требований истца отсутствуют.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.09.2020 по делу N А56-48030/2020 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ООО "Аква-Венчур" в пользу ООО "Полипроф СПб" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Судья

О.В. Горбачева