Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2021 г. N 09АП-51524/20 по делу N А40-147213/2018

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2021 г. N С01-1140/2019 по делу N А40-147213/2018 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

21 января 2021 г.

Дело N А40-147213/18

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.М.Мурадян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Мигас" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 августа 2020 года по делу N А40-147213/18, принятое судьей Никоновой О.И., по иску Общества с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" к Обществу с ограниченной ответственностью "Мигас" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания "Ремонтиста" (свидетельство N 621924)

при участии в судебном заседании: от истца - не явился, извещен; от ответчика Ботяева А.И. (по доверенности от 18.01.2021 г.)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Мигас", с учетом принятого в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличения суммы иска, компенсации в размере 1 281 106 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания "Ремонтиста" (свидетельство N 621924).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2019 г., исковые требования удовлетворены частично, с учетом снижения размера компенсации в соответствии с положениями ст. 1252 и п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 г. решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2019 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2019 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При новом рассмотрении дела истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с отетчика компенсацию в размере 999 052 руб. за период с 03.07.2017 г. по 06.03.2018 г. на основании подп.2 п.4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уточнения судом приняты, как соответствующие ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.08.2020 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, снизив сумму компенсации.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебные заседания не явился, в связи с чем жалоба рассмотрена без его участия по представленным в материалы дела документам.

Вместе с тем, истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителя ответчика, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств и правомерно установлено судом первой инстанции, истец является владельцем онлайн сервиса "Ремонтиста", включающего в себя сайт remontista.ru и мобильное приложение, при функционировании которых используется товарный знак "Ремонтиста".

Указанный сайт и мобильное приложение обеспечивают пользователям сети Интернет возможность выбора в режиме реального времени автосервисной организации (станции технического обслуживания) для проведения необходимого ремонта автомобильной техники исходя из его стоимости, территориальной удаленности, длительности проведения ремонта и других условий.

Аналогичную, конкурентную деятельность по отношению к истцу осуществляет ответчик - ООО "Мигас" (владелец сервиса uremont.com), что подтверждается следующим. Сервис "Uremont" согласно общедоступной информации, размещенной на сайте www.uremont.com в разделе "Контакты" принадлежит ООО "Мигас" и оказывает услуги, аналогичные сервису "Ремонтиста": подбор сервисной организации для ремонта транспортных средств. При обращении к поисковым системам "Яндекс" (yandex.ru), "Google" (google.ru), "Bing" (bing.com), "Рамблер" (rambler.ru), "Мэйл" (mail.ru) и при вводе в адресную строку поисковых систем слов "Ремонтиста" и нажатии кнопки "Поиск" или "Найти" в первой строке результатов поиска появляются гиперссылки (текст рекламного объявления), содержащие наименование "Ремонтиста". При переходе по данным гиперссылкам открывается соответственно сайт uremont.com. Таким образом, товарный знак "Ремонтиста", принадлежащий истцу, был неправомерно использован ответчиком для продвижения своих услуг на рынке.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 06.03.2018 г. по делу N 3-5-222/77-17 установлено, что со стороны ООО "Мигас" имело место неправомерное использование товарного знака "Ремонтиста", принадлежащего истцу, в период с 13.06.2017 г. по 06.03.2018 г.

Из доказательств, представленных в материалы дела, усматривается, что ответчик также нарушает исключительные права истца путем использования при поиске ключевых слов "Ремонтиста", "Remontista".

Товарный знак "Ремонтиста" был использован в качестве ключевых слов в системах Яндекс-директ, Google.Adwords и т.д., то есть являлся одним из способов адресации, получения доступа к сайтам ответчиков.

Таким образом, пользователи сети Интернет, желающие найти сайт бренда "Ремонтиста", вводятся в заблуждение выдаваемыми результатами поиска.

Истец, пользуясь правом, установленным пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявил настоящий иск о взыскании компенсации, расчет которой судом проверен и признан правильным.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, с учетом указаний суда кассационной инстанции, исковые требования удовлетворены в заявленном истцом размере.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы жалобы, исходя из следующего.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10), смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исходя из приведенных норм права и правовых подходов, выработанных судебной практикой, а также положений ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Правомерность заявленных исковых требований подтверждена совокупностью представленных в дело доказательств.

Ответчик в обоснование необходимости снижения суммы компенсации ссылается на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", однако данное постановление утратило силу.

Разъяснения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, которые приводит заявитель, в свою очередь, также не являются источником материального и процессуального права, о чем также указано и в постановлении суда кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах правовое обоснование подателя жалобы о снижении суммы компенсации подлежит отклонению.

Размер компенсации за нарушение исключительного права, определяемый по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, является по смыслу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Ссылки ответчика на наличие аналогичного спора между ООО "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" и ООО "Карфикс" по аналогично заявленным требованиям. Данное дело находится в производстве Арбитражного суда г. Москвы дела N А40-145511/2018, по решению суда взыскана компенсация в размере 1 025 558 руб. за использования товарного знака Ремонтиста в период с 21.06.2017 г. по март 2018 г. также не принимаются апелляционным судом во внимание.

Данные доводы подлежат отклонению, поскольку наличие иных судебных споров истца (как правообладателя) по взысканию компенсации с разных нарушителей не имеет значения для настоящего дела, поскольку в силу п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации расчет платы за неправомерное использование товарного знака осуществляется на условиях простой лицензии, а не исключительной. Таким образом, факт законного или незаконного использования товарного знака истца иными лицами в тот же период времени не влечет необходимость пересчета сумм компенсации.

В силу подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъясняется в п.п. 59, 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

При этом сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нормативно и документально обосновать свою правовую позицию, в том числе представить контррасчет.

Согласно п. 43.4. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" истцу при определении размера компенсации за основу принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В этой связи в материалы дела истцом представлено Заключение специалиста N 34/24-1 от 12.12.2018 г., содержащее расчет вознаграждения за использование товарного знака Ремонтиста на условиях простой (неисключительной) лицензии на момент совершения нарушения.

В силу положений ст. 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации, существует два вида использования объекта интеллектуальной собственности - на условиях простой лицензии или на условиях исключительной лицензии: простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам; исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Таким образом, при исключительной лицензии отсутствует возможность использования объекта интеллектуальной собственности другими лицами, а при простой лицензии допускается возможность параллельного использования объекта интеллектуальной собственности другими лицами.

В Заключении специалиста N 34/24-1 от 12.12.2018 г. произведён расчет стоимости использования товарного знака Ремонтиста именно на условиях простой (неисключительной) лицензии. При этом, оценщик при определении стоимости за период уже принимал во внимание, что может иметь место одновременное использование товарного знака Ремонтиста другими лицами, в связи с чем, факт принятия решения по делу N А40-145511/2018 в пользу истца само по себе не является основанием для снижения размера компенсации.

Доказательств ошибочности Заключения специалиста N 34/24-1 от 12.12.2018 г. апеллянтом не представлено.

При этом суд первой инстанции обосновано критически оценил представленное ответчиком экспертное заключение специалиста от 04.02.2019 г. N 68/02/19, поскольку выводы специалиста нормативно не обоснованы.

Заявитель жалобы ссылается на то, что вопрос о назначении по делу судебной экспертизы не ставился при рассмотрении дела, что нарушает принцип равенства сторон, так как за основу при вынесении решения суд принял во внимание экспертное заключение, представленное истцом.

Данные доводы подлежат отклонению как необоснованные.

Из материалов дела усматривается, что при первом рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы 12.02.2019 г. (протокол судебного заседания от 12.02.2019 г., том 3 л.д. 20).

Вместе с тем, ответчик при разрешении настоящего спора при новом рассмотрении ходатайства о проведении судебной экспертизы не заявил, в связи с чем, в силу положений ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с совершением или не совершением процессуальных действий.

При этом ответчик не был лишен возможности такое ходатайство заявить при оспаривании расчета истца в рамках взыскания компенсации.

Иных доказательств, свидетельствующих о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации, которые в их совокупности могли быть также оценены судом первой инстанции, ответчиком в материалы дела не представлены.

Таким образом, вопреки доводам жалобы, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что исковые требования документально подтверждены и ответчиком не оспорены, в связи с чем, обоснованно удовлетворены.

На основании изложенного, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом непредставления доказательств ее уплаты при обращении с апелляционной жалобой в суд.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2020 года по делу N А40-147213/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Г. Головкина

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын