Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2019 г. N С01-1140/2019 по делу N А40-147213/2018 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак передано на новое рассмотрение, поскольку, снизив размер компенсации, суд первой инстанции не мотивировал свой вывод

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2019 г. N С01-1140/2019 по делу N А40-147213/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по делу N А40-147213/2018 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2019 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" (ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4, Москва, 115054, ОГРН 1157746720724)

к обществу с ограниченной ответственностью "Мигас" (ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1, эт. 2, пом. I, ком. 21, Москва, 117218, ОГРН 1127746382785)

о взыскании 550 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" - Уварова М.А. (по доверенности от 05.04.2019),

от общества с ограниченной ответственностью "Мигас" - Харькин О.П. (по доверенности от 24.04.2019 N 57),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" (далее - общество "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (с учетом увеличения размера исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Мигас" (далее - общество "Мигас", ответчик) о взыскании 1 281 106 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) "Ремонтиста" по свидетельству Российской Федерации N 621924.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2019, исковые требования удовлетворены частично: с общества "Мигас" в пользу общества "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" взыскана компенсация в размере 200 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить "в части отказа в удовлетворении исковых требований в размере 1 081 106 рублей. В указанной части (1 081 106 рублей) иск удовлетворить или при наличии оснований - направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы для надлежащей оценки имеющихся в деле доказательств с учетом норм права, подлежащих применению.".

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение норм материального права - подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, что привело к необоснованному снижению размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании суда кассационной инстанции с учетом мнения лиц, участвующих в деле, к материалам дела приобщены дополнения истца к кассационной жалобе, в которой общество "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" ссылается на то, что судом апелляционной инстанции были проигнорированы доводы истца о степени вины ответчика, а также о неоднократности допущенного ответчиком нарушения.

Ответчик против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Выслушав представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как было установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) "Ремонтиста" по свидетельству Российской Федерации N 621924 с приоритетом от 14.09.2016, зарегистрированного в отношении услуг 36, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Общество "Автодруг Парковки Штрафы Эвакуация" также является владельцем онлайн сервиса "Ремонтиста", включающего в себя сайт remontista.ru и мобильное приложение, при функционировании которых используется товарный знак "Ремонтиста". Указанный сайт и мобильное приложение обеспечивают пользователям сети Интернет возможность выбора в режиме реального времени автосервисной организации (станции технического обслуживания) для проведения необходимого ремонта автомобильной техники исходя из его стоимости, территориальной удаленности, длительности проведения ремонта и других условий.

Аналогичную деятельность осуществляет ответчик (владелец сервиса uremont.com), являясь конкурентом истца. Сервис "Uremont" согласно общедоступной информации, размещенной на сайте www.uremont.com в разделе "Контакты" принадлежит обществу "Мигас" и оказывает услуги, аналогичные сервису "Ремонтиста": подбор сервисной организации для ремонта транспортных средств. При обращении к поисковым системам "Яндекс" (yandex.ru), "Google" (google.ru), "Bing" (bing.com), "Рамблер" (rambler.ru), "Мэйл" (mail.ru) и при вводе в адресную строку поисковых систем слов "Ремонтиста" и нажатии кнопки "Поиск" или "Найти" в первой строке результатов поиска появляются гиперссылки (текст рекламного объявления), содержащие наименование "Ремонтиста". При переходе по данным гиперссылкам открывается, соответственно, сайт uremont.com.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по городу Москве от 06.03.2018 по делу N 3-5-222/77-17 установлено, что со стороны общества "Мигас" имело место неправомерное использование товарного знака "Ремонтиста", принадлежащего истцу, в период с 13.06.2017 по 06.03.2018.

Обращаясь в арбитражный суд с вышеназванными требованиями, истец указывал на то, что ответчик нарушает исключительные права истца путем использования спорного товарного знака в качестве ключевых слов "Ремонтиста", "Remontista" при поиске в системах Яндекс-директ, Google.Adwords и т.д., то есть в качестве одного из способов адресации, получения доступа к сайтам ответчика, чем пользователи сети Интернет вводились в заблуждение.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции пришел к выводу о том, что размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика за нарушение исключительных прав на товарный знак, исходя из принципов разумности и справедливости, подлежит взысканию в сумме 200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции и отметил, что "размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд должен учитывать, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Таким образом, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации.".

При этом суд апелляционной инстанции установил, что истец указывает период использования спорного товарного знака с 30.01.2017 по 06.03.2018, однако согласно свидетельству N 621924 спорный товарный знак зарегистрирован только 03.07.2017. На основании изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истцом достоверно не доказан размер заявленных требований, поскольку в представленном им заключении специалиста N 34/24-1 исследован период, в рамках которого истец не имел зарегистрированного товарного знака, и он не был введен в гражданский оборот.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что согласно пункту 1.2.1 разъяснения Президиума Федеральной антимонопольной службы от 11.10.2017 N 11 "По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства" от 19.10.2017, утвержденного протоколом Президиума ФАС России от 11.10.2017 N 20, наличие решения антимонопольного органа, подтверждающего нарушение антимонопольного законодательства, не является обязательным требованием для удовлетворения иска о взыскании убытков.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что размер присужденной ко взысканию компенсации в сумме 200 000 руб. правомерно определен судом первой инстанции с учетом характера допущенного нарушения, срока нарушения, степени вины нарушителя, наличия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также принципов разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъясняется в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, далее - Обзор N 3 от 12.07.2017).

При рассмотрении настоящего дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Вместе с тем, как следует из решения от 28.06.2019 по настоящему делу, суд первой инстанции не определил характер спорного правоотношения и подлежащие учету разъяснения судов вышестоящих инстанций. Так, принимая решение 28.06.2019 (резолютивная часть оглашена 26.05.2019) и снижая размер компенсации по своему усмотрению, суд первой инстанции руководствовался разъяснениями пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", которое не подлежало применению в соответствии с пунктом 181 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10. При этом соответствующие разъяснения вышестоящей судебной инстанции, изложенные в постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 и Обзоре N 3 от 12.07.2017, оставлены судом без внимания.

Как следует из постановления суда апелляционной инстанции от 30.08.2019 по данному делу, суд апелляционной инстанции верно установил, что требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак заявлено на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции также учел, что по состоянию на момент рассмотрения дела следовало руководствоваться разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10.

Однако судами нижестоящих инстанций не учтено, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

При этом сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нормативно и документально обосновать свою правовую позицию, в том числе представить контррасчет.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Снижая размер компенсации до 200 000 руб., суд первой инстанции не мотивировал свои выводы. Из обжалуемых судебных актов не усматривается правовой анализ представленных истцом в обоснование расчета заявленной ко взысканию компенсации доказательств с учетом установленного судом периода нарушения исключительных прав истца, а также представленных ответчиком возражений.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что из постановления суда апелляционной инстанции по настоящему делу не усматривается, на основании каких норм какого закона суд пришел к выводу, что при рассмотрении споров о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак судам следует принимать во внимание разъяснения президиума Федеральной антимонопольной службы.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признает доводы кассационной жалобы истца обоснованными.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 указанной статьи).

Ввиду допущенных судами первой и апелляционной инстанций нарушений норм материального и процессуального права, которые могли привести к принятию неверного судебного акта (части 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене.

Учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что принятые по настоящему делу судебные акты подлежат отмене полностью с направлением дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. При этом требование заявителя кассационной жалобы об отмене судебных актов только в отношении частичного отказа в удовлетворении иска не может быть удовлетворенно, так как до установления всех обстоятельств, имеющих значение для настоящего дела, что возможно только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, невозможно сделать вывод о законности и обоснованности определенного судом при первом рассмотрении дела размера компенсации (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исходя из заявленных требований установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и подлежащие применению нормы права, определить размер подлежащей взысканию компенсации с учетом правовых позиций и разъяснений высших судебных инстанций, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2019 по делу N А40-147213/2018 и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2019 по тому же делу отменить. Дело N А40-147213/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Д.И. Мындря