Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2021 г. N 11АП-17235/20 по делу N А49-7932/2020

г. Самара

17 февраля 2021 г.

Дело N А49-7932/2020

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Ястремского Л.Л.,

без вызова лиц, участвующих в деле,

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Сергеева Игоря Александровича на решение Арбитражного суда Пензенской области от 30.10.2020 по делу N А49-7932/2020 (судья Аверьянов С.В.),

принятое в порядке упрощенного производства по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ";

к индивидуальному предпринимателю Сергееву Игорю Александровичу,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

УСТАНОВИЛ:

ООО "Русмаш" обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю Сергееву И.А. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 473042 в сумме 50 000 руб., а также расходов по приобретению контрафактного товара в сумме 400 руб. и расходов по оплате почтовых услуг в размере 92 руб.

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции принял заявление истца об увеличении исковых требований до 100 000 руб. (определение от 09.09.2020).

По результатам рассмотрения дела 26.10.2020 суд принял решение в виде вынесения резолютивной части о полном удовлетворении исковых требований истца.

Ходатайство ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства отклонено. При этом суд исходил из отсутствия оснований, предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По ходатайству ответчика 30.10.2020 изготовлено мотивированное решение.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocит отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт о частичном удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы заявитель сослался на нарушение норм процессуального права, которое выразилось в том, что суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Новикова С.В. и отказал в удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Заявитель также не согласился с выводами суда первой инстанции о том, что им было допущено нарушение прав истца, поскольку на упаковке спорного товара были указаны сведения об истце как производителе товара. Заявитель также отметил, что спорный товар был приобретен им в сети Интернет в 2018 году, и документы о продавце у него не сохранились.

Кроме того, заявитель полагал, что судом первой инстанции не были приняты во внимание его возражения относительно способа определения цены права использования товарного знака.

В дополнении к апелляционной жалобе заявитель представил сведения об аффилированности правообладателя и Новикова С.В., а также заявил об отсутствии в деле доказательств того, что Новиков С.В. когда-либо осуществлял деятельность, связанную с использованием прав на товарный знак.

Истец отзыв на апелляционную жалобу и на дополнение к апелляционной жалобе не представил.

Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и изменения обжалуемого решения по следующим основаниям.

Вопреки доводам заявителя жалобы, рассмотрение настоящего дела в порядке упрощенного производства соответствовало целям эффективного правосудия.

По смыслу пункта 1 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей четыреста тысяч рублей; при этом независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.

Размер заявленных требований позволял рассмотреть спор по правилам упрощенного производства, ходатайства об истребовании документов, о допросе свидетелей стороны не заявляли.

Таким образом, оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, предусмотренных частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имелось.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, привлекаются арбитражным судом к участию в деле, если судебный акт, которым закончится рассмотрение дела в суде первой инстанции, может быть принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Соответственно, суд может удовлетворить ходатайство о вступлении в дело третьего лица только в том случае, если установит, что судебным актом могут быть затронуты его интересы.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.11.2009 N ВАС-14486/09, основанием для вступления в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновение права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

По правилам арбитражного процессуального законодательства при разрешении ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит установлению наличие заинтересованности лица в исходе рассмотрения дела (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.11.2009 г. N ВАС-14486/09 по делу N А73-2602/2009).

Исходя из вышеуказанного, лицо, заявившее ходатайство о привлечении в деле в к участию третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, должно обосновать, каким образом принятый судебный акт может повлиять на права и обязанности указанного лица.

Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обосновывая ходатайство о привлечении Новикова С.В. к участию в деле в качестве третьего лица, ответчик ссылался на то, что условия заключенного между истцом и Новиковым С.В. лицензионного договора N 2 от 01.03.2016 отличаются от обстоятельств вменяемого ответчику нарушения и поэтому не могут быть приняты для определения цены права использования товарного знака. Однако это обстоятельство не могло служить основанием для вывода о том, что при разрешении возникшего между сторонами спора могли быть затронуты права и интересы Новикова С.В. по отношению к одной из сторон.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что рассмотрение судом первой инстанции дела без привлечения Новикова С.В. в качестве третьего лица не может служить основанием для отмены принятого решения.

Как следует из материалов дела, ООО "РУСМАШ" является правообладателем товарного знака *по свидетельству Российской Федерации N 473042, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Из материалов дела также следует и судом установлено, что 22.02.2018 ответчиком был реализован товар - автоматический натяжитель цепи "Pilot" для автомобилей ВАЗ (АНЦ "Пилот"), на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 473042 (класс МКТУ 12), правообладателем которого является истец.

Факт реализации ответчиком указанного товара подтверждается кассовым чеком от 22.02.2018 (с указанием фамилии и инициалов ответчика, продавца, стоимости и даты совершения покупки) и приложенным к нему товарным чеком, содержащим печать ответчика, подпись продавца, наименование, количество и стоимость каждого товара и общая сумма покупки, а также оптическим диском формата MP3, содержащим видеозапись момента совершения купли-продажи товара с получением покупателем указанных чеков, а также непосредственно самим приобретенным товаром, приобщенным к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Полагая, что ИП Сергеевым И.А. нарушены исключительные права истца на спорный товарный знак, определив размер компенсации в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании лицензионного договора от 01.03.2016 N 2, заключенного с ИП Новиковым С.В., которому истцом была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042, ООО "РУСМАШ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В отзыве на иск ответчик исковые требования не признал. Заявил о недоказанности контрафактности реализованного им товара, поскольку на его упаковке содержится информация о производителе ООО "Русмаш", его контактные данные и адрес. По мнению ответчика, истец является тем лицом, которое произвело и ввело в гражданский оборот спорный товар. Кроме того, ответчик не согласился со способом определения истцом цены права пользования товарным знаком: ответчик отметил, что нарушение им исключительных прав истца имело место в отношении одного товара длительностью в один день.

В возражениях на отзыв истец настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме, считая доводы ответчика несостоятельными, поскольку именно на ответчике, как субъекте предпринимательской деятельности, лежит обязанность проверки закупаемой им продукции на предмет ее контрафактности. Кроме того, истец просил учесть, что ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав по делу N А49-7454/2019.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из положений ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 473042.

Как указано в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, могут приниматься во внимание Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), действовавшие на момент осуществления закупки спорного товара, которые не являются нормативным актом, но представляют собой сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы.

В соответствии с положениями параграфа 3 Методических рекомендаций, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением "РУСМАШ".

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), а также ссылки заявителя на исчерпание права суд апелляционной инстанции нашел необоснованными.

В силу норм статей 1229, 1477, 1481 и 1484 ГК РФ правообладателю зарегистрированного в установленном законом порядке товарного знака принадлежит исключительное право на соответствующее средство индивидуализации товаров и услуг, в силу которого никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров и/или услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Использование товарного знака иными лицами без разрешения правообладателя является в соответствии со статьей 1515 ГК РФ основание для взыскания компенсации.

Вместе с тем согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого к продаже и реализованного ответчиком, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Поскольку истец в рассматриваемом деле ссылался на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявлял соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Поскольку ответчик ссылался на принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств путем представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих введение товаров (конкретных товаров, реализуемых предпринимателем) в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем товарного знака или иным лицом с его согласия. Такой вывод содержится в постановлении Суда по интеллектуальным права от 16 июня 2020 г. по делу N А67-4847/2019.

Исследовав и сравнив представленный истцом автоматический натяжитель цепи "Pilot", реализованный ответчиком, суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение на упаковке товара, приобретенного истцом, выполнено с подражанием изображению, зарегистрированного в качестве товарного знака N 473042, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы.

Вместе с тем, судом первой инстанции установлены следующие очевидные различия приобретенного в торговой точке ответчика товара от оригинальной продукции истца: с торцевой стороны упаковочной коробки товара, реализованного ответчиком, в отличие от оригинальной продукции отсутствует знак *, а в надписи www.русмаш.рф буква "Ф" изображена заглавная, тогда как на оригинальной упаковке она строчная; ось храповика проданного ответчиком товара имеет прямые торцы в отличие от оригинала со сферическим торцом; хвост чеки проданного ответчиком товара имеет круглую форму, а у оригинала - г-образную; инструкция по эксплуатации содержит многочисленные опечатки.

Данные обстоятельства ответчиком ничем не опровергнуты.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что проверка подлинности товара по коду на его упаковке также свидетельствует о наличии подделки.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что ответчик не представил сведений о лице, продавшем ему спорный товар.

Довод ответчика о том, что товар был приобретен в сети Интернет два года назад, не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку эти обстоятельства сами по себе не исключают возможности восстановления сведений о продавце контрафактного товара.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что факт реализации ответчиком контрафактного товара, на котором имеются изображения, сходные до степени смешения с вышеназванным товарным знаком истца, подтвержден материалами дела

Таким образом, доводы ответчика о легальном происхождении реализованного им товара правомерно были отклонены судом первой инстанции как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в пп. 1, 2 и 3 ст. 1301, пп. 1, 2 и 3 ст. 1311, пп. 1 и 2 ст. 1406.1, пп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, пп. 1 и 2 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

В п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 01.03.2016, заключенным с иным лицом. Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражая против способа определения истцом цены права пользования товарным знаком, ответчик в отзыве на иск сослался на то, что сумма эта необоснованно высокая, с учетом того, что нарушение касалось одного товара и продолжалось один день. По мнению ответчика, истец в данном случае злоупотребляет правом (ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как видно из представленных в дело документов, 01.03.2016 между ООО "РУСМАШ" (лицензиар) и ИП Новиковым С.В. (лицензиат) заключен лицензионный договор N 2, согласно которому истец предоставил Новикову С.В. на срок действия договора неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам N 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и N 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3).

Согласно пунктам 3.1 - 3.3 указанного договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации; качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара.

Согласно пункту 3.9 лицензионного договора от 01.03.2016 N 2 лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром.

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака N 473042 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора, за использование товарного знака N 561554 в размере 100 000 руб. за каждые 12 месяцев действия договора.

Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности, о чем имеются соответствующие сведения в материалах дела.

Отклоняя доводы ответчика относительно несоответствия цены права использования товарного знака объему допущенного правонарушения, суд первой инстанции сослался на отсутствие каких-либо доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение сведения, представленные истцом в подтверждение стоимости права пользования.

При этом суд первой инстанции подчеркнул, что факт исполнения лицензионного договора N 2 от 01.03.2016 подтвержден документально.

Однако вывод о документальном подтверждении факта исполнения лицензионного договора N 2 от 01.03.2016 противоречит представленным в дело доказательствам.

По условиям пунктов 4.1, 4.2, 10.2 лицензионного договора лицензиат за получение неисключительного права использования каждого из двух указанных в договоре товарных знаков (в том числе товарного знака N 473042) обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение в размере 100 000 руб. за отчетный период. Отчетным периодом признается 12 месяцев с даты подписания договора. Первый лицензионный платеж производится в течение трех месяцев с даты подписания договора.

В дело представлено платежное поручение на перечисление 200 000 руб. N 112 от 29.06.2016 за использование двух предусмотренных договором товарных знаков (том 1, л.д. 18), то есть за период с 01.03.2016 по 28.02.2017.

Сведений о перечислении лицензионного платежа за последующие периоды в дело не представлено.

Таким образом, в деле отсутствуют доказательства исполнения лицензионного договора на тот период, когда ответчиком был продан контрафактный товар.

Отклоняя довод ответчика о том, что нарушение продолжалось только один день, арбитражный суд первой инстанции обратил внимание на то, что п.п. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность распределения сложившейся стоимости права пользования товарным знаком пропорционально длительности такого использования не предусмотрена. Возникающие по лицензионному договору о предоставлении права на использование товарного знака хозяйственные отношения по своему характеру, а также в практике делового оборота носят длящийся характер. Сведениями о том, что какими-либо лицами заключены лицензионные договоры, предметом которых является исключительное право использования товарного знака в течение 1 календарного дня, суд не располагает. Поэтому у суда отсутствуют достаточные основания полагать, что период времени, в течение которого ответчиком осуществлялось предложение к продаже и реализация спорного товара, ограничен одним календарным днем, в который истцом произведена покупка спорного товара, не имеется.

Суд первой инстанции отметил, что такая же позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2020 по делу N А67-9643/2018.

Суд первой инстанции подчеркнул, что исчисленная исходя из 1 дня пользования товарным знаком истца компенсация (100000/365*2=547 руб. 96 коп.), не отвечает смыслу законодательного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, направленному на предотвращение нарушений исключительных прав, то есть стимулирование хозяйствующих субъектов к правомерному использованию результатов интеллектуальной деятельности и недопущение их неправомерных действий в отношении охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также требованиям разумности и справедливости.

В апелляционной жалобе ответчик выразил несогласие с порядком определения размера компенсации, присужденной судом первой инстанции за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак, повторив свои доводы об отсутствии доказательств исполнения лицензионного договора.

В дополнении к апелляционной жалобе ответчик также заявил об аффилированности истца и Новикова С.В. как второй стороны лицензионного договора, указав, что Новиков С.В. является учредителем ООО "Русмаш" (истца по настоящему делу), размер его вклада в уставный капитал общества составляет 17 000 руб. при размере уставного капитала 50 000 руб., т.е. доля Новикова С.В. в уставном капитале общества составляет более 20 %.

Кроме того, заявитель указал на то, что в соответствии с зарегистрированными кодами ОКВЭД Новиков С.В. осуществляет деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом как основным видом деятельности. В качестве дополнительных указаны полиграфическая деятельность, торговля канцелярскими и писчебумажными товарами, операции с невидимым имуществом, деятельность в области фотографии, туристических агентств, туристических информационных услуг, экскурсионных туристических услуг, услуг связанных с бронированием, других персональных услуг.

Указанные виды экономической деятельности не предполагают возможным использование полученного права в соответствии с зарегистрированными классами МКТУ и перечнем товаров и/или услуг по товарному знаку N 473042.

Спорный товарный знак зарегистрирован по 12 классу МКТУ - аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; валы карданные; двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; муфты сцепления для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные; рессоры подвесок; рули; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; торсионы; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств.

Истцом в материалы дела не представлено доказательства достоверно подтверждающего тот факт, что индивидуальный предприниматель Новиков С.В. когда-либо при осуществлении своего хозяйствования занимался видами деятельности, поименованными в списке 12 класса МКТУ.

В качестве приложения к дополнению к апелляционной жалобе ответчик представил выписку из ЕГРИП в отношении Новикова С.В.

В силу разъяснений, данных в п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2020 года "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Ответчик сведений о наличии уважительных причин, препятствующих представлению указанной выписки суду первой инстанции, не представил. Судом апелляционной инстанции наличие обстоятельств, позволяющих принять дополнительные доказательства, не установлено.

С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении выписки из ЕГРИП в отношении Новикова С.В. суд апелляционной инстанции отказал.

В соответствии с пунктом 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Пунктом 12 части 2 статьи 271 АПК РФ предусмотрено, что в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в том числе обстоятельства дела, установленные этим судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об указанных обстоятельствах, мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства, на которые ссылались участвующие в деле лица.

Таким образом, доводы, впервые заявленные в апелляционной жалобе, не могут быть отклонены судом апелляционной инстанции только на том основании, что они не приводились ответчиком в суде первой инстанции.

Кроме того, в силу части 2 статьи 268 АПК РФ документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 АПК РФ принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

Истец каких-либо возражений, относительно аффилированности истца и Новикова С.В. не представил.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что довод об аффилированности сторон лицензионного договора подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении истца, из которой следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Новиков С.В.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции отмечает, что само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции исходит также из того, что лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для снижения размера компенсации ниже заявленной истцом суммы. При этом суд первой инстанции указал, что истец, руководствуясь постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, добровольно снизил размер компенсации, определяемой исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака (200 000 руб.) до однократной стоимости права использования товарного знака (100 000 руб.).

Между тем, ответчик о снижении стоимости права использования товарного знака по основаниям, предусмотренным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, не заявлял.

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 24.07.2020 N 40-П отметил, что снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Конституционный Суд Российской Федерации в указанном постановлении подчеркнул, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции вышеуказанные выводы Конституционного Суда Российской Федерации не учел.

В соответствии с нормой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик в отзыве на иск, в том числе, заявил о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации, указывая на несоответствие обстоятельств, при которых было допущено нарушение прав истца и условий лицензионного договора (том 1, л.д. 58-59).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости правомерного использования товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой стоимости.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости использования товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Суд апелляционной инстанции считает обоснованными доводы суда первой инстанции о том, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, продолжительность использования товарного знака не может быть принята в один день, поскольку такой период не соответствует сроку, на который в обычной хозяйственной практике может быть предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем изложенное не означает, что судом при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не может учитываться установленная в представленном правообладателем лицензионном договоре продолжительность его действия и должна приниматься та продолжительность, которая предусмотрена лицензионным договором.

В отсутствие иных представленных сторонами сведений о продолжительности действия лицензионного договора суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что продолжительность отчетного периода лицензионным договором N 2 от 01.03.2016 установлена в месяцах, принимает в качестве срока, на который может предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности, один месяц.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что помимо срока использования исключительного права и количества товара, маркированного товарным знаком, учету подлежат и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

Пунктом 2.2 лицензионного договора N 2 от 01.03.2016 лицензиару предоставлено право использовать товарный знак в собственной экономической деятельности любым способом, не нарушающим действующего законодательства Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 1482 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в рассматриваемом случае индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей, нарушил право на товарный знак иным способом: продал малоценный товар, на упаковке которого имелось изображение товарного знака истца.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что ответчиком допущено нарушение прав истца в одном городе (столице) одного из 85 регионов Российской Федерации, в то время как согласно пунктам 1.3 и 2.1 лицензионного договора его действие распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Кроме того, принадлежащий истцу товарный знак был использован при продаже одного товара, в то время как лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции учитывает, что в отзыве на иск ответчик указывал на то, что готов выплатить компенсацию истцу в размере до 10 000 руб. с учетом понесенных им расходов, в апелляционной жалобе и в дополнении к апелляционной жалобе указывал на это обстоятельство и просил отменить решение о взыскании 100 000 руб. и принять по делу новый судебный акт о частичном удовлетворении заявленных требований.

С учетом изложенных выше обстоятельств суд апелляционной инстанции приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований в размере 10 000 руб.

Поскольку выводы суда первой инстанции в части определения размера компенсации не соответствуют обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит изменению.

Расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 2000 руб. подтверждены чек-ордером от 14.08.2020; расходы в сумме 400 руб. на приобретение контрафактного товара подтверждены кассовым и товарным чеками от 22.02.2018, видеозаписью и представленным в дело товаром; в подтверждение почтовых расходов представлены почтовые чеки Почты России, в связи с чем указанные расходы документально и фактически подтверждены и признаются судом обоснованными.

Государственная пошлина по исковому заявлению с учетом увеличения исковых требований в размере 4000 руб., а также расходы на приобретение контрафактного товара в размере 400 руб., почтовые расходы в размере 92 руб. и государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 269 - 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 30.10.2020 по делу N А49-7932/2020, принятое в порядке упрощенного производства, изменить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сергеева Игоря Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 10 000 руб., расходы на приобретение контрафактного товара в размере 40 руб., почтовые расходы в размере 09 руб. 20 коп.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сергеева Игоря Александровича в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 400 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" в доход федерального бюджета 1 600 рублей государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" в пользу индивидуального предпринимателя Сергеева Игоря Александровича расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2700 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

Л.Л. Ястремский