Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2021 г. N 03АП-6491/20 по делу N А74-5930/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2021 г. N С01-669/2021 по делу N А74-5930/2019 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Красноярск

24 февраля 2021 г.

Дело N А74-5930/2019

Резолютивная часть постановления объявлена "16" февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен "24" февраля 2021 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Белан Н.Н.,

судей: Белоглазовой Е.В., Петровской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Каверзиной Т.П.,

при участии в судебном заседании с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания) представителей:

истца - индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича,

ответчика - Акулова Р.В. по доверенности от 01.06.2020; Чеботарева В.А. по доверенности от 16.06.2020,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона"

на решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "21" октября 2020 года по делу N А74-5930/2019,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (ИНН 027810700736, ОГРН 311028012400084, далее - истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона" (ИНН 1901054966, ОГРН 1021900522687, далее - ООО "Фирма "Илона", ответчик) о взыскании 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, о признании незаконным использования обозначения сходного с товарным знаком N 182764, в том числе в фирменном наименовании.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 21.10.2020 иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе заявитель ссылается на следующие доводы:

- истец не представил суду носитель информации, на который была произведена видеозапись закупки товара в магазине 1000 мелочей по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 64, видеозапись не содержит сведений о дате ее изготовления;

- у ответчика имеется право преждепользования на коммерческое обозначение, коммерческое обозначение для магазина "1000 мелочей" использовалось ранее 30.11.1995;

- ответчик вправе был использовать коммерческое обозначение "1000 мелочей" для идентификации торгового предприятия по адресу Республика Хакасия, город Абакан, пр. Ленина, 64, поскольку исключительное право истца на товарный знак, содержащий слова "1000 мелочей", возникло позднее;

- суд первой инстанции не рассмотрел вопрос о соразмерности запрашиваемой компенсации предполагаемому нарушению прав истца;

- ООО "Фирма "Илона" совершило предполагаемое правонарушение впервые; использование одного объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат истцу, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ООО "Фирма "Илона" и не носило грубый характер;

- судом первой инстанции неверно произведён расчёт доходов ответчика;

- суд первой инстанции сделал неверные выводы о степени возможного смешения товарного знака истца и коммерческого обозначения ответчика;

- обозначение "1000 мелочей" отсутствует в фирменном наименовании ответчика.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы представителей сторон, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения спора.

Ибатуллин А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 04.05.2011 Межрайонной ИФНС N 39 по Республике Башкортостан.

Ибатуллин А.В. является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, включающий графический элемент в виде круга, с расположенным внутри словесно-буквенным элементом "1000 мелочей", выполненным кириллическим шрифтом, за номером государственной регистрации 182764 с датой приоритета 30.11.1995, зарегистрированного 20.12.1999 в отношении услуг Международной классификации товаров и услуг:

- 35 класса: реклама; телевизионная реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников, изучение рынка; помощь по управлению коммерческими и промышленными операциями; экспертиза деловых операций; услуги в области общественных отношений; изучение общественного мнения; публикация рекламных текстов; экспортно-импортные операции; аудиторские услуг; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин; оценка деловых операций; прогнозирование экономическое; агентства по коммерческой информации; информация по деловой активности; информация статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса;

- 42 класса: юридическая служба; создание новых видов товаров; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по охране авторских и смежных прав; промышленный и научные исследования и разработки; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки (услуги); охрана личная; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; реализация товаров, в том числе через магазины; контроль качества; бронирование мест в гостиницах; предоставление оборудования для выставок; составление программ для компьютеров; услуги по оформлению интерьера; консультации по вопросам безопасности.

В Госреестре 20.12.1999 зарегистрирован товарный знак N 182764, с датой истечения срока действия исключительного права на товарный знак 30.11.2025. Правообладателем товарного знака указан Ибатуллин А.В., проживающий по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д.2.

29.05.2017 состоялась государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без договора к правообладателю ООО "Шаман".

31.05.2017 ООО "Шаман" передало исключительное право на товарный знак 182764 Ибатуллину А.В. (основание договор от 31.05.2017 N РД0224284).

Предпринимателю стало известно о том, что ответчик использует сходное с его знаком обслуживания обозначение "1000 мелочей" в качестве наименования магазина, расположенного по адресу г. Абакан, пр. Ленина, 64.

Предприниматель, ссылаясь на отсутствие у ООО "Фирма "Илона" разрешения на использование спорного знака обслуживания, а также на то, что его действия по использованию обозначения "1000 мелочей" в качестве наименования магазина нарушают исключительное право на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, направил в адрес ООО "Фирма "Илона" досудебное предложение об урегулировании спора с требованиями о прекращении всякого использования обозначения "1000 мелочей" и о взыскании компенсации за незаконное использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации как двукратный размер дохода за последние три года.

Поскольку ООО "Фирма "Илона" добровольно не исполнило требования претензии, в том числе не выплатило компенсацию за нарушение исключительного права на спорный товарный знак, предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с настоящим исковым заявлением.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, в том числе на вывеске, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности предпринимателю исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 установлен судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца основан на том, что используемое ответчиком в качестве наименования магазина обозначение "1000 мелочей" сходно до степени смешения с товарным знаком истца N 182764.

Суд первой инстанции установил, что словесное сочетание "1000 мелочей" как элемент средства индивидуализации истца и фирменное наименование магазина, в котором располагается ответчик - "1000 мелочей", являются текстуально тождественными. Отдельные графические отличия (наличие в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов) не влияют на сходное восприятие этих обозначений, поскольку ассоциирование их в целом достигается за счет включения в состав семантически, графически и фонетически сходных словесных элементов. При восприятии обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, ассоциируется на словесном элементе.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительных прав на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарный знак, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку знак обслуживания истца является комбинированным, а используемое ответчиком обозначение словесным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние словесных элементов.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится. Вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Принадлежащий истцу товарный знак N 182764 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя графическое изображение - круг, внутри которого располагается цифровой элемент - "1000" и словесный элемент -"мелочей".

Используемое ответчиком обозначение содержит цифровой элемент - "1000" и словесный элемент - "мелочей".

Таким образом, товарный знак истца и обозначение ответчика включают в себя тождественные цифровой элемент "1000" и словесный элемент - "мелочей", и имеют звуковое и смысловое сходство.

При оценке товарного знака истца и обозначения ответчика на предмет наличия (отсутствия) графического и визуального сходства, суд апелляционной инстанции установил следующее:

В товарном знаке истца:

- цифровой элемент "1000" и словесный элемент "мелочей" занимают центральное (доминирующее) положение в комбинированном обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом - кругом;

- словесный элемент "мелочей" выполнен мелким шрифтом по сравнению с шрифтом, которым выполнен цифровой элемент "1000";

- значимыми элементами, влияющими на восприятие товарного знака в целом и на общее впечатление о данном товарном знаке, являются цифровой элемент "1000" и графический элемент - круг, словесный элемент "мелочей" имеет меньшее влияние на визуальное восприятие, поскольку выполнен мелким шрифтом.

Суд апелляционной инстанции установил, что цифровой и графический элементы в комбинированном обозначении истца имеют большую значимость в осуществлении обозначением его основной функции - индивидуализации товаров или услуг; при восприятии данного конкретного комбинированного обозначения, состоящего из цифрового, графического и словесного элементов, внимание акцентируется на цифровом элементе "1000" в виду выполнения его более крупным шрифтом относительно шрифта, которым выполнен словесный элемент "мелочей".

В обозначении ответчика:

- цифровой элемент "1000" и словесный элемент "мелочей" выполнены одинаковым шрифтом, элементы расположены последовательно друг за другом;

- графические элементы отсутствуют, имеющиеся цифровой элемент "1000" и словесный элемент "мелочей" равнозначны по восприятию.

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом апелляционной инстанции учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценивая наличие сходства между товарным знаком истца и обозначением ответчика, несмотря на отсутствие сходства по общему зрительному впечатлению, суд апелляционной инстанции отмечает следующее:

- при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд апелляционной инстанции руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами N 482, методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве N 128;

- при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака;

- как следует из материалов дела, принадлежащей истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 182764 использован ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), которые фактически предлагаются к продаже ответчиком третьим лицам, а на вывеске принадлежащего ответчику нежилого помещения (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых указанный товарный знак зарегистрирован (право использования). Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса "закупка товаров" и 42-го класса "реализация товаров" МКТУ. На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии идентичности предлагаемых истцом и ответчиком услуг, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, схожее с товарным знаком истца.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как тождественного. Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Согласно пункту 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе простые геометрические фигуры и числа.

Выявленное несходство сравниваемых обозначений по одному из трех критериев (графическому) при их тождестве по двум другим (фонетическому и семантическому) не может свидетельствовать о несходстве обозначений, а может лишь свидетельствовать об отсутствии высокой степени сходства близкого к тождеству, но не исключает среднюю или низкую степень сходства. Более того, вхождение одного обозначения (словесного элемента, являющегося единственным элементом в спорном обозначении ответчика) в товарный знак истца исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Учитывая установленную идентичность оказываемых услуг истцом и ответчиком, сходство фонетических и семантических признаков спорного товарного знака и обозначения ответчика, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии сходства между товарным знаком (знаком обслуживания) N 182764 и обозначением "1000 мелочей", используемого ответчиком, до степени смешения.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчиком указанное обозначение используется с 04.04.1995, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Ответчик осуществлял торговлю в магазине, расположенном по адресу г. Абакан, пр. Ленина, 64, ранее имевшем вывеску "1000 мелочей", что означает использование данного обозначения по смыслу пункта 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (использование обозначения на вывесках).

Согласно пункту 154 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из приведенных норм следует, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования. По общему правилу другие лица могут использовать такой товарный знак только с согласия его правообладателя также на всей территории Российской Федерации без каких-либо ограничений. Использование товарного знака другими лицами без согласия правообладателя является нарушением соответствующих исключительных прав. В защите зарегистрированного товарного знака не может быть отказано до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Доказательств, опровергающих действительность правовой охраны защищаемого товарного знака истца, в материалы дела не представлено.

Довод ответчика о том, что у ответчика имеется право преждепользования на коммерческое обозначение, коммерческое обозначение для магазина "1000 мелочей" использовалось ранее 30.11.1995, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку действующим законодательством право преждепользования установлено только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцом (статья 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации), но не для товарных знаков.

Таким образом, сам по себе факт того, что ответчик использовал спорное обозначение с 1995 года, не имеет правового значения.

Оценивая довод ответчика о неверном применении судом первой инстанции положений статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении размера компенсации, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом положений статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак.

Истец избрал вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, представил свой расчет компенсации, определив заявленный размер компенсации в размере ниже, чем двукратная стоимость.

Как следует из материалов дела, истец не просил взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости услуг, для индивидуализации которых ответчиком незаконно использовалось спорное обозначение, поскольку установил размер компенсации в размере 600 000 рублей, что не соответствует двукратной стоимости оказанных услуг.

При этом заявленный размер компенсации предъявлен истцом с учётом показаний прибыли ответчика за 2016, 2017, 2018, часть 2019 годы, представив в материалы дела упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчётность, свод показателей финансовых результатов бухгалтерской (финансовой) отчётности. Исходя из представленных документов, с учетом представленной ответчиком справки в заявленный период прибыль составила более 86 млн.руб., что в двукратном размере составит более 172 млн. руб.

Как следует из содержания пунктов 3.1 и 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, т.е. применительно к нарушению прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации - в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Этот размер должен быть судом обоснован, на что указано в абзаце четвертом пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин "характер нарушения" обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).

Как следует из материалов дела, в рамках настоящего дела истцом заявлено материально-правовое требование к ответчику о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, в размере 600 000 рублей.

С учетом разъяснений, изложенных в Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции обоснованно исследовался вопрос о правомерности заявленной суммы компенсации (600 000 рублей).

Оценив представленные доказательства, учитывая установленный факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак N 182764, добровольное снижение истцом размера взыскиваемой компенсации, а также отсутствие доказательств невиновности в действиях ответчика, суд апелляционной инстанции считает заявленную истцом сумму компенсации в размере 600 000 рублей соразмерной и справедливой штрафной мерой, позволяющей не только восстановить нарушенное право истца, но и исключить дальнейшее нарушение этого права со стороны ответчика в будущем.

Факт размещения вывески "1000 Мелочей", располагавшейся на козырьке многоквартирного жилого дома расположенного по пр. Ленина, д. 64, в г. Абакане, подтверждён материалами дела, в том числе не оспорен ответчиком, то обстоятельство, что вывеска в данный момент демонтирована, не имеет правового значения.

С учётом всех обстоятельств дела, суд первой инстанции пришёл к верному выводу о наличии между двумя обозначениями такого сходства, которое влечёт возможность возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом.

На основании изложенного, учитывая установленный судом факт использования ответчиком товарного знака, в защиту которого предъявлен настоящий иск, в отношении услуг, для которых он зарегистрирован либо однородным им, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требование истца о взыскании компенсации в сумме 600 000 рублей.

Довод апелляционной жалобы о недостоверности представленной истцом видеозаписи отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку о фальсификации указанной видеозаписи в суде первой инстанции не заявлено, основания сомневаться в достоверности представленной истцом видеозаписи судом не установлены.

Факт нарушения прав истца подтвержден совокупностью доказательств - видеозаписью и кассовым чеком от 17.03.2019.

Довод ответчика о том, что на видеозаписи отсутствует дата, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку дата видеозаписи подтверждается кассовым чеком от 17.03.2019.

Оценив довод апелляционной жалобы о том, что обозначение "1000 мелочей" отсутствует в фирменном наименовании ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Ответчик имеет следующее фирменное наименование: "общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона".

Факт использования в фирменном наименовании ответчика обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, материалами дела не установлен.

Заявленное истцом требование о признании незаконным использования обозначения, сходного с товарным знаком N 182764, в фирменном наименовании ответчика не подлежит удовлетворению.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для исключения из пункта 1 резолютивной части решения слов: "в том числе в фирменном наименовании".

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "21" октября 2020 года по делу N А74-5930/2019 подлежит изменению в связи с неправильным применением норм материального права (пункт 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от "21" октября 2020 года по делу N А74-5930/2019 изменить, исключив из резолютивной части решения слова: "в том числе в фирменном наименовании".

В остальной части решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

Н.Н. Белан

Судьи

Е.В. Белоглазова О.В. Петровская