Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2021 г. N 13АП-34113/20 по делу N А56-99005/2019

г. Санкт-Петербург

03 марта 2021 г.

Дело N А56-99005/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 марта 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Згурской М.Л., Трощенко Е.И.

при ведении протокола судебного заседания: Кузнецовой Н.С.

при участии:

от истца: Осипов А.В. по доверенности от 22.06.2020

от ответчика: Корбезова Л.М. по доверенности от 09.11.2020

от 3-го лица: Москалев Д.В. по доверенности от 14.01.2021

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-34113/2020, 13АП-35464/2020) ИП Жане Т.Х., ИП Сердюкова Л.В. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.10.2020 по делу N А56-99005/2019 (судья Нестеров С.А.), принятое

по иску ИП Жане Т.Х.

к обществу с ограниченной ответственностью "Топган"

3-е лицо: ИП Сердюков Л.В.

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Жане Тимур Хасанович, ОГРНИП 317784700340609 (далее - истец, предприниматель Жане Т.Х.) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Топган", адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, 1-ый Предпортовый проезд, д. 14, лит. А, пом. 11 - Н, ОГРН 1167847215733 (далее - ответчик, Общество, ООО "Топган") о взыскании 2 000 000 руб. неосновательного обогащения и 240 547 руб. 94 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 09.07.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Сердюков Леонид Владимирович, ОГРНИП 314619631400036 (далее - третье лицо, предприниматель Сердюков Л.В.).

Решением суда от 12.10.2020 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец и третье лицо обжаловали его в апелляционном порядке.

Истец в апелляционной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить в части отказа во взыскании 700 000 руб., перечисленных ответчику 15.01.2018 за использование товарного знака на территории г. Краснодара, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на указанную сумму. По мнению истца, поскольку договор между истцом и ответчиком N КРД_003 о предоставлении права использования товарного знака на территории Краснодара от 10.01.2018 не был и не мог быть зарегистрирован в силу наличия на момент его заключения исключительной лицензии на данную территорию у третьего лица, то предоставление прав на использование товарного знака между ответчиком и истцом не состоялась, следовательно, сумма в размере 700 000 руб. была получена ответчиком неосновательно.

Третье лицо также ссылаясь в апелляционной жалобе на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить в части отказа во взыскании 700 000 руб., перечисленных ответчику 15.01.2018 за использование товарного знака на территории г. Краснодара, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на указанную сумму. По мнению третьего лица, поскольку предпринимателю Сердюкову Л.В. предоставлена исключительная лицензия на товарный знак N 584802, то договор, заключенный между истцом и ответчиком N КРД_003 от 10.01.2018 о предоставлении права использования товарного знака "TOPGUN" с номером 584802 на территории г. Краснодар является ничтожным.

В судебном заседании представители истца и третьего лица поддержали доводы, приведенные в апелляционных жалобах, а представитель ответчика доводы жалобы отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из искового заявления и установлено судом первой инстанции, в январе 2018 года между представителями ООО "Топган" и предпринимателем проходили переговоры по факту возможного сотрудничества и заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака "TOPGUN" (N 584802) на территории г. Краснодар и "TOPGUN" (N 584802) на территории г. Санкт-Петербурга.

По результатам переговоров ООО "Топган" были подготовлены проекты лицензионных договоров: N КРД_003 о предоставлении права использования товарного знака от 10.01.2018; N СПб_013 о предоставлении права использования товарного знака от 26.01.2018.

Данные проекты договоров были подписаны генеральным директором ООО "Топган" Локонцевым А.В. и предоставлены для подписания предпринимателю с выставлением счетов на оплату: N 1 от 11.01.2018 на сумму 700 000 руб. и N 4 от 26.01.2018 на сумму 1 300 000 руб.

Ознакомившись с представленными Обществом проектами вышеуказанных лицензионных договоров, Предприниматель не согласился с условиями пункта 4.3 договоров, о чем сообщил ООО "Топган".

ООО "Топган" в свою очередь обязалось переделать условия вышеуказанных договоров в части пунктов 4.3.

Вместе с тем, как указывает истец, бухгалтером Предпринимателя ошибочно на основании ранее полученных счетов на оплату (N 1 от 11.01.2018, N 4 от 26.01.2018) на расчетный счет ООО "Топган" были перечислены денежные средства по договорам: 15.01.2018 переведены денежные средства в размере 700 000 руб.; 30.01.2018 переведены денежные средства в размере 1 300 000 руб.

В назначении платежей указано "Вознаграждение за использование товарного обозначения".

Между тем, указанные выше договоры так и не были заключены между сторонами по вине ООО "Топган", обязательства ООО "Топган" по предоставлению права использования товарного знака также исполнены не были.

Направленная истцом в адрес Общества претензия от 17.06.2019 с требованием о возврате денежных средств, оставлена ООО "Топган" без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Предпринимателя в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что лицензиар фактически предоставил лицензиату возможность использования спорного товарного знака согласно заключенным между сторонами лицензионным договорам и не препятствовал лицензиату в осуществлении указанной возможности, то есть предоставил встречное исполнение на спорную сумму, в связи с чем, отсутствуют основания для взыскания неосновательного обогащения.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор заключается в письменной форме, если указанным Кодексом не предусмотрено иное, предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с данным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору перехода исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры подлежат государственной регистрации. При этом несоблюдение требования о государственной регистрации согласно пункту 2 статьи 1234, пункту 2 статьи 1235 ГК РФ влечет недействительность договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.

Таким образом, отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным.

Между тем, как установлено судом первой инстанции, лицензионные договоры фактически были заключены сторонами путем направления ответчиком в адрес истца подписанных договоров, выставления ответчиком счетов N 1 от 11.01.2018, N 4 от 26.01.2018 и их оплаты истцом платежными поручениями от 15.01.2018, от 30.01.2018; форма договора соблюдена; все существенные условия такого договора, а именно: предмет договора - предоставление права использования товарного знака на условиях неисключительной лицензии на период 5 лет, и способы использования данного товарного знака (перечислены в пунктах 1.3. Лицензионных договоров), согласованы сторонами

При этом, фиксированная часть вознаграждения, установленная пунктами 4.1.1 договоров, была выплачена истцом в установленный договорами срок.

Встречным предоставлением по спорному лицензионному договору на использование товарного знака со стороны лицензиара является предоставление лицензиату возможности использовать товарный знак в объеме, предусмотренном договором.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции, на основании представленных в материалы дела доказательств установлено, что лицензиар предоставил лицензиату возможность использования спорного товарного знака в соответствии с лицензионным договором и не препятствовал лицензиату в осуществлении указанной возможности.

Доказательств того, что ООО "Топган" препятствовало предпринимателю в использовании товарного знака суду не было представлено.

Согласно пункту 7.1 Лицензионного договора предоставление права использования товарного знака по настоящему договору подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Регистрация производится силами лицензиара. Расходы на государственную пошлину уплачиваются сторонами в равных долях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ заявление о государственной регистрации предоставления права использования может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

Суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что для регистрации предоставления права использования товарных знаков в Роспатенте необходимо либо двухстороннее волеизъявление (подписанное обеими сторонами заявление), либо наличие у подающей стороны оригинала подписанного сторонами договора.

В данном конкретном деле судом первой инстанции установлено, что предприниматель уклонялся от предоставления Обществу оригинала лицензионного договора и не оплатил пошлину для его регистрации в Роспатенте, притом, что, как указано судом выше, расходы на госпошлину уплачиваются сторонами в равных долях.

При таких обстоятельствах, как обоснованно указал суд первой инстанции со ссылкой на положения статьи 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Суд первой инстанции правомерно при этом сослался на правовую позицию, изложенную в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которой, смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении товарного знака, однако, отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон перед друг другом по лицензионному договору.

Как отмечено в указанном пункте, для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При этом с момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.

При этом согласно пункту 3 статьи 432 ГК РФ, сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Как указал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 N 11524/12, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку между сторонами были согласованы и выполнены все условия по предоставлению и использованию товарного знака, и стороны приступили к исполнению спорного договора, так истец 15.01.2018 перечислил ответчику предусмотренную договором фиксированную часть вознаграждения, а ответчик предоставил предпринимателю (лицензиату) возможность использования спорного товарного знака в соответствии с лицензионным договором, не препятствовал предпринимателю в осуществлении указанной возможности и при этом у истца отсутствовала неопределенность в отношении предоставленных ему прав, суд апелляционной инстанции считает, что полученное ответчиком вознаграждение, не является неосновательным обогащением, а, следовательно, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.

Ссылка подателей жалоб на то, что договор между истцом и ответчиком N КРД_003 о предоставлении права использования товарного знака на территории Краснодара от 10.01.2018 не был и не мог быть зарегистрирован в силу наличия на момент его заключения исключительной лицензии на данную территорию у третьего лица, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Действительно из материалов дела следует, что 16.01.2017 между ООО "Топган" (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем Сердюковым Л.В. (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии N РНД _001 в соответствии с которым, правообладатель обязался предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора в пределах территории и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а пользователь обязался уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение.

Комплекс исключительных прав, пользование которым предоставляется по настоящему договору, включает права на товарный знак (знак обслуживания), свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 584802 от 23.08.2016 и коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN, исключительные права на произведения дизайна, изобразительного искусства и т.д. используемые при оформлении, рекламных мероприятиях и прочей деятельности правообладателя и пользователя, исключительные права на секреты производства (ноу-хау), связанные, в том числе, с методикой оказания парикмахерских услуг.

Пунктом 2.5 договора определена территория использования: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар.

Пунктом 3.1.1 предусмотрено, что правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

Между тем, как установлено судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела, а также вступившим в законную силу судебным актом по делу N А32-5831/2020 предприниматель Сердюков Л.В. фактически не использовал обозначение "TOPGUN" в своей деятельности, связанной с открытием мужской парикмахерской на территории города Краснодара; предпринимателем Сердюковым Л.В. не исполнены условия договора от 16.01.2017 N РНД_001, в связи с чем, ООО "Топган" был причинен ущерб конкурентному потенциалу оказания парикмахерских услуг на территории города Краснодара.

Предприниматель Сердюков Л.В. открыл собственный комплекс мужских парикмахерских под наименованием TOMMY GUN, фактически составляя конкуренцию сети правообладателя.

Таким образом, предприниматель Сердюков Л.В. фактически не воспользовался своим правом и не выполнил свои обязательства по договору от 16.01.2017 N РНД_001, на ведение предпринимательской деятельности в сфере парикмахерских услуг под обозначением "TOP GUN", в связи с чем, ООО "Топган" заключило соответствующие лицензионные договоры

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу судебного акта, в связи с чем, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.10.2020 по делу N А56-99005/2019 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская Е.И. Трощенко