Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2021 г. N 13АП-7092/21 по делу N А56-35805/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2021 г. N С01-993/2021 по делу N А56-35805/2020 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

15 апреля 2021 г.

Дело N А56-35805/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 апреля 2021 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.

судей Будылевой М.В., Горбачевой О.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Хариной И.С.

при участии:

от истца (заявителя): Ситников Г.В. - доверенность от 12.12.2018 (посредством системы онлайн-заседаний)

от ответчика (должника): 1) Серго А.Г. - доверенность от 01.09.2020 2) не явился, извещен

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-7092/2021) Индивидуального предпринимателя Ермакова Александра Леонидовича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.02.2021 по делу N А56-35805/2020(судья Нестеров С.А.), принятое

по иску ООО "Фортуна"; Grand Power s.r.o (Гранд Пауэр с.р.о)

к Индивидуальному предпринимателю Ермакову Александру Леонидовичу; Фигурину Алексею Валерьевичу

3-е лицо: ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"; ООО "СейлНэймс"

о признании действий по приобретению прав на доменное имя нарушением права на товарный знак

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ОГРН: 1125258002726; далее - истец-1, ООО "Фортуна") и Grand Power s.r.o (Гранд Пауэр с.р.о) (далее - истец-2, Grand Power s.r.o) обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ермакову Александру Леонидовичу (ОГРНИП: 319470400091354; далее - ответчи-1) и Фигурину Алексею Валерьевичу (ИНН: 352504785288; далее - ответчик-2):

- о признании действия ответчиком по приобретению прав на доменное имя GRANDPOWER.RU и его администрированию нарушением прав Grand Power s.r.o Словакия (N в Торговом реестре Словакии 36 040 151) и ООО "Фортуна" на товарный знак N WO 1128301 (актом недобросовестной конкуренции).

- о запрете ответчику-2 использовать в доменном имени обозначение GRANDPOWER.

- о передаче в пользу ООО "Фортуна" права администрирования домена GRANDPOWER.RU.

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил заявленные исковые требования и просил:

- признать действия ответчиков по приобретению прав на доменное имя GRANDPOWER.RU и его администрированию нарушением прав Grand Power s.r.o \и ООО "Фортуна" на товарный знак N WO 1128301 (актом недобросовестной конкуренции);

- запретить ответчику-2 использовать в доменном имени GRANDPOWER.RU обозначение GRANDPOWER;

- передать в пользу ООО "Фортуна" права администрирования домена GRANDPOWER.RU.

Уточнения приняты судом.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" (далее - также ООО "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ") и Общество с ограниченной ответственностью "СейлНэймс" (далее - также ООО "СейлНэймс").

Решением суда от 16.02.2021 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик 1, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить. В обоснование апелляционной жалобы ответчик 1 указывает на то, что не проанализировал и не дал оценки какие именно действия ответчика 1 и ответчика 2 являются нарушением закона (недобросовестной конкуренцией).

От ООО "Фортуна" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором оспариваются доводы ответчика 1.

В судебном заседании представитель ИП Ермакова А.Л, поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель ООО "Фортуна" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей не направили. Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в их отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец-1 является единственным на территории России производителем широко известного травматического оружия под брендом GRANDPOWER, принадлежащим Словацкой компании Grandpower s.r.o.

Для этой цели истцу-1 предоставлена исключительная лицензия на использование комбинированного товарного знака по международной регистрации WO 1128301 GRANDPOWER на территории России на срок действия исключительного права на товарный знак. Изображение товарного знака:

Указанное право предоставлено истцу-1 истецом-2 на основании лицензионного договора на использование товарного знака от 23.09.2016 и дополнительных соглашений к нему от 01.06.2017 и 01.01.2019.

Исключительное право истца-2 на товарный знак подтверждается сведениями из открытой базы данных Всемирной организации по интеллектуальной собственности.

Предоставление истцу-1 исключительной лицензии на товарный знак на территории России подтверждается сведениями из открытого государственного реестра прав на товарные знаки Федерального института промышленной собственности (дата и номер государственной регистрации лицензионного договора 30.03.2017 РД0219821, дата и номер государственной регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор: 25.11.2019 РД0317127).

В обоснование исковых требований истец-1 указал, что ранее вступившим в законную силу решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 03.12.2018 по делу N 2-3686/2018 удовлетворен иск ООО "Фортуна" к Алифиренко М.С., согласно которому суд обязал Алифенко Максима Сергеевича пресечь действия по нарушению исключительных прав ООО "Фортуна" на товарный знак "grandpower.ru" по международному свидетельству N 1128301 путем запрета использовать (администрировать) доменное имя "grandpower.ru" в сети интернет, а также взыскал с Алифенко Максима Сергеевича в пользу ООО "Фортуна" расходы на оплату услуг нотариуса в размере 8 535 руб. 00 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

После вступления указанного решения в законную силу истец-1 попытался реализовать преимущественное право на регистрацию прав на домен путем подачи заявления действовавшему на тот момент регистратору домена ООО "РСИЦ".

Вместе с тем, к моменту подачи полного комплекта документов администратор и регистратор домена уже сменились, что подтверждается перепиской с ООО "РСИЦ".

К моменту последнего уведомления от ООО "РСИЦ" администратором домена уже был ответчик-1, а регистратором - третье лицо - ООО "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ".

Так, ответчик-1 являлся администратором домена с 19.12.2019 по 18.04.2020, ответчик-2 является администратором с 18.04.2020 по настоящее время.

Данные обстоятельства подтверждаются ответами ООО "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" на адвокатский запросы представителей истца.

При этом спорный домен, зарегистрированный ответчиком-1 на свое имя, полностью повторяет словесную часть товарного знака GRANDPOWER и представляет собой название бренда травматического оружия, производимого истцом.

Полагая, что ответчики, регистрируя домен без цели использования, явно исходили из цели продать его лицам, связанным с производством или продажей оружия GRANDPOWER, то есть истцу или его конкурентам, истцы обратились в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, признав их обоснованными по праву и размеру.

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, не усматривает оснований для отмены решения.

В соответствии со статьёй 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Ответчик Ермаков А.А. ссылается на то, что он не использовал товарный знак истцов для индивидуализации однородных товаров, однако в данном случае это не имеет правового значения.

Требования истцом заключаются в признании самих действий ответчика 1 по регистрации, предложению к продаже и дальнейшему отчуждению домена недобросовестной конкуренции ссылаясь на абз. 4 статьи 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019.

Истцы заявляют о том, что ответчик 1 не имея цели использовать домен, приобрел его с целью перепродажи заинтересованным лицам с целью необоснованного получения выгоды от продажи домена, что и является актом недобросовестной конкуренции.

Как до так и после регистрации домена ответчиками на свое имя отсутствовал какой-либо сайт, через него не велась какая-то деятельность и с него не осуществлялся переход на какие-либо другие сайты, что подтверждается скриншотом от 23.04.2020.

Первая инфомрация о наличии сайта на домене зарегистрирована 30.04.2020 в Web-archive.

28.04.2020 регистратором домена были осуществлены досудебные ограничения на домен.

Таким образом, сайт размещен сразу после того как ответчик 2 узнал о претензиях правообладателя товарного знака, что дает основания полагать, что сайт размещен на домене фиктивно, размещение сайта направлено на создание видимости использования домена с целью незаконного сохранения прав на домен в отсутствие интереса в его использовании, что и является недобросовестной конкуренцией.

08.03.2020 г. Ответчик 1 выставил Домен на продажу на сайте регистратора ООО "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" за 355 000 рублей

Ответчик 1 вел переговоры о продаже Домена и сообщал о намерении продать Домен за 110 000 рублей.

В целях выяснения намерений Ответчика 1, представители Истца от своего имени связались Ответчиком 1 и предложили приобрести у него Домен (См. Приложение N 16).

16.04.2020 г. представитель Истца, Ситников Г.В., от своего имени связался с Ответчиком по электронной почте и предложил продать Домен за 50 000 рублей.

17.04.2020 г. Ответчик 1 снял Домен с официальной продажи на следующий день после того, как представитель Истца сообщил о готовности приобрести его за меньшую цену.

18.04.2020 г. Ответчик 1 сообщил, что иные лица согласились приобрести Домен у Ответчика за 110 000 рублей с оплатой "напрямую".

Таким образом, Ответчик 1 вел переговоры о продаже домена, в том числе о цене покупки и указывал на наличие иных предложений о приобретении Домена, что указывает на цель его действий - не использование, а перепродажа Домена

Обозначение GRANDPOWER широко известно на территории РФ и за ее пределами именно как название травматического оружия, производимого по лицензии компании Grand Power s.r.o.

Это подтверждается, в том числе тем, что поисковые системы "Яндекс" и "Google" на запрос "grandpower" выдают ссылки только на травматическое оружие GRANDPOWER, сайт его производителей - Истцов, и сайты продавцов указанного оружия.

Никакие иные товары и бренды под таким обозначением не известны.

Таким образом, Ответчики, регистрируя Домен без цели использования, явно исходили из цели продать его лицам, связанным с производством или продажей оружия GRANDPOWER - то есть Истцу или его конкурентам.

Согласно ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно абз.3 п.1.1 Справки СИП сами действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае также нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации.

Согласно абз.1 п.2 Справки СИП при рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно абз.3 п.2 Справки СИП обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности. Учитывая это, а также то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети "Интернет", являются в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

Согласно абз.1 п.3 Справки СИП по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами в указанных параграфах содержит критерии для признания действий администратора домена актом недобросовестной конкуренции (Приложение к Справке СИП)

В силу параграфов 4(а)(1 - III) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(I) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(II) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(III) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(а)(Ш), согласно параграфам 4(Ь)( - IV) Политики определяется как следующее обстоятельство:

(I) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(II) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью.

Порядок передачи прав на Домен лицу, в пользу которого вынесен судебный акт, регулируется Положением "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 N 2012-07/47) (ред. от 17.12.2019).

Согласно п.4.2.1 параграфа 4.2 Положения действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат Правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав Правообладателя.

Таким образом, только в том случае, если решение суда будет содержать одно или несколько из указанных требований, Истец получит право требовать у регистратора регистрации Домена на свое имя. В ином случае, права Истца восстановлены не будут, поскольку возникнет риск либо продолжения использования домена Ответчиком, либо получения прав на домен любым иным лицом.

Разъяснениями высших судебных инстанций в части применения or.10bis Парижской конвенции, а также Единообразной политики разрешения споров с связи с доменными именами, утвержденной корпорацией ICANN, подтверждается права суда напрямую восстановить нарушенное право Истца, передав ему право администрирования Домена.

В силу параграфов 4(a)(i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности критериев недобросовестной конкуренции.

В англоязычной версии Политики, размещенной на сайте ICANN, фраза понятия "аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени" звучит как "cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations)) (https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm),.

Понятие "changes to domain" или "изменение доменного имени" раскрыто в разъяснениях ICANN о порядке "изменения/передачи права на владение доменным именем", которые размещены на сайте ICANN как на английском, так и на русском языке (https://www.icann.org/resources/pages/ownership-2013-05-03-ru).

Согласно данным разъяснениям понятие "Changes" включает в себя передачу права на владение доменным именем. При этом отдельно указано, что такое действие возможно по судебному иску.

Таким образом, в совокупности разъяснения ВС РФ и СИП о применении параграфов 4(а) (i-iii) Политики корпорации ICANN позволяют при установлении в действиях администратора акта недобросовестной конкуренции удовлетворить требование Правообладателя о передаче ему прав на домен.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.04.2016 N 305-ЭС16-2580, в случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, не имеет правового значение момент регистрации доменного имени.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании. В данном случае необходимо учитывать положения статьи 10.bis Парижской конвенции при рассмотрении вопроса о недобросовестной регистрации доменного имени применяются и к действиям администратора по использованию доменного имени, создающему возможность его смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации истца.

Поскольку материалами дела подтверждается нарушение ответчиками исключительных прав истцов на товарный знак при его регистрации, а также реализации друг другу, равно как и его выставление на продажу 08.03.2020, что подтверждается ответом ООО "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" от 15.09.2020 исх.N 11335 на соответствующий запрос суда, на основании пункта 1 статьи 1229, статей 1252, 1477, 1484 ГК РФ иск правомерно признан обоснованным и правомерным, а требования истцов подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.02.2021 по делу N А56-35805/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева