Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2021 г. N 09АП-4804/21 по делу N А40-326340/2019

г. Москва

22 апреля 2021 г.

Дело N А40-326340/19

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 апреля 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей О.Н. Лаптевой, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.В. Саватюхиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ИП Рассохина Андрея Константиновича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02 июля 2020 года по делу N А40-326340/19, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ИП Рассохина Андрея Константиновича к ООО "Компания "БестМебелик", Егорову Михаилу Геннадьевичу третьи лица: 1) ООО "Мебелик Опт", 2) ООО "Мебельный магазин", 3) ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Семашко А.А. по доверенности от 09.09.2020

от ответчиков: от ООО "Компания "БестМебелик" - Гафуров Р.Ф. по доверенности от 07.07.2020; от Егорова Михаила Геннадьевича - Гафуров Р.Ф. по доверенности от 11.03.2020

от третьих лиц: от ООО "Мебелик Опт" - Язовский А.И. по доверенности от 09.03.2021; от ООО "Мебельный магазин" - извещен, представитель не явился; от ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" - извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ИП Рассохин А.К. обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Компания "БЕСТМЕБЕЛИК" и Егорову М.Г. о запрещении ООО "Компании "Бестмебелик" использовать обозначение "Бестмебелик" в любой форме и любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем указания на вывесках, бланках, в договорах, счетах и других документах, информационных, рекламных и раздаточных материалах, в средствах массовой информации и сети Интернет и других информационных площадках, в том числе:

в аккаунте в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/.club23487394

аккаунт в социальной сети Instagram: https://www. instagram.com/bestmebelik/

аккаунт в социальной сети Facebook https://www. facebook.com/BestMebelik/

запретить использование других информационных ресурсов, порталов и площадок в рекламе и продвижение с использованием обозначения "Бестмебелйк".

Обязании ООО "Компании "Бестмебелйк" исключить (удаление) из

информационного пространства (сети Интернет, средств массовой информации, печатных

изданий и иных источников) фото- и видеоматериалов, текстовой информации, содержащей обозначение "Интересный", в том числе удалить:

сайт (аннулирование регистрации домена) с доменным именем: https://bestmebelik.ru/;

аккаунте в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/.club23487394

аккаунт в социальной сети Instagram: https://www. instagram.com/bestmebelik/

аккаунт в социальной сети Facebook https://www. facebook.com/BestMebelik/

Запрете ООО "Компании "Бестмебелйк" использовать фирменное наименование "Компания "Бестмебелйк" для деятельности в сфере производства и реализации мебельной продукции.

Взыскании с ответчика в пользу истца компенсации за незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком "Мебелик" (гос. рег. N 315915) в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02 июля 2020 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Третьи лица ООО "Мебельный магазин", ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции, представил письменные пояснения.

Ответчик возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв на апелляционную жалобу, возражения на пояснения истца.

Третье лицо ООО "Мебелик Опт" представило письменные пояснения.

Третьи лица ООО "Мебельный магазин", ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" не представили письменные пояснения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование заявленных требований истец указал, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 315915 "Мебелик" дата приоритета 05.10.2005 в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что в сети Интернет на сайте и в социальных сетях ответчиками незаконно используется обозначение "Бестмебелик", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 02.09.2019 N 77 АГ177768, скриншотами и универсальным платежным документом.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав о взыскании компенсации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Судом первой инстанции верно установлено, что истцом не представлено доказательств незаконного использования товарного знака.

Возражая по существу заявленных требований, ответчики настаивали, что не допустили нарушений в отношении товарного знака истца. Ответчики указали, что заявление истцом требований является злоупотреблением права на основании следующих обстоятельств.

Как следует из пункта 154 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Ответчик представил в материалы дела договоры, которые заключались между Истцом, его группой компаний и группой компаний Ответчика на поставку Истцом товаров для их последующей перепродажи и дистрибуции группой компаний Ответчика, а также акты сверок и товарные накладные.

Ответчики представили Каталог продукции bestmebelik за 2011 год, в котором уже тогда были представлены товары группы компаний "Мебелик" (все товары с Артикулом "МЕ").

Также Ответчик представил в материалы дела длительную переписку между Истцом (группой его компаний) и группой компаний Ответчика, исходя из содержания которой следует, что Истицу было известно о наличии сайта https://bestmebelik.ru/, а также последний был заинтересован в его наличии, давал свои пожелания и указания в отношении каталогов продукции, ценовой политики сайта и т.д.

Ответчики указали также, что Истец, ведя длительные партнерские отношения с группой компаний, в которую входит Ответчик, ни разу не заявил претензий на протяжении 10 лет по вопросу использования обозначения, по мнению Истца, сходного до степени смешения с его Товарным знаком, а значит, Истец не считал действия Ответчика и его группы компаний нарушающими свои права, более того, он вступил в длительные партнерские отношения с группой компании Ответчика, извлекал прибыль из этих отношений, активно предлагал добавлять свои товары на сайт группы компаний Ответчика, поэтому он не вправе ссылаться на нарушение своих прав со стороны Ответчика.

Из материалов дела следует, что Ответчик не осуществлял использование обозначения на сайте в сети Интернет.

Как следует из представленных в материалы дела договоров между группой компаний Истца и группой компаний Ответчика, а также из электронной переписки, Истец добровольно использовал ресурсы и репутацию группы компаний Ответчика для реализации своих товаров под собственным Товарным знаком конечным потребителям на основании договоров, извлекая из этого прибыль.

Согласно п. 2, 5 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21), по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 39 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014).

Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 N С01-383/2013 по делу N СИП-4/2013).

Таким образом, используя ресурсы группы компаний Ответчика, Истец получал прибыль от реализации собственных товаров. Поставляя товары, а также регулируя их ценовую политику и каталоги, Истец тем самым давал свое согласие на использование Товарного знака для продвижения товаров, в том числе в сети Интернет и доменном имени.

Кроме того, Товарный знак Истца и обозначение, используемое группой компаний Ответчика, не являются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Противопоставляемое Товарному знаку обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов "best" и "Mebelik", причем каждая буква словесного элемента "best" включена в отдельный четырехугольник, являющийся изобразительным элементом, что сильно выделяет указанное обозначение, в связи с чем оно приобретает статус доминирующего элемента. Словесный элемент "best" выполнен в белом цвете, а "Mebelik" в черном.

Словесные элементы обозначения выполнены на латинице, оригинальным шрифтом с оригинальным расположением по отношению друг к другу. Изобразительный элемент включает в себя белый, коричневый, зеленый, синий и бордовый цвета.

Противопоставленный Товарный знак является комбинированным и состоит из словесных элементов "МЕБЕЛИК" и "мебельная компания", выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, обозначение "мебельная компания" располагается под элементом "МЕБЕЛИК". Элемент "мебельная компания" выполнен в сером цвете, элемент "МЕБЕЛИК" выполнен в двух цветах - черный цвет "МЕБЕ" и голубой цвет "ЛИК", что в свою очередь логически разделяет слово на две части.

Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент, представляющий собой треугольник, в который включены три пересекающихся друг с другом диска, также образующих треугольник. Изобразительный элемент включает в себя совокупность белого, серого и голубого цветов.

Пункт 3 Методических рекомендаций поясняет, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Таким образом, необходимо сравнить словесные элементы "best Mebelik" и "Мебелик мебельная компания" (включая неохраняемые элементы). Элементы выполнены на разных языках, однако содержат совпадающий фонетический элемент "Мебелик". Несмотря на совпадение одного элемента, фонетически обозначения не являются сходными до степени смешения, так как состоят из разного количества слов, отличающихся друг от друга. Противопоставляемое обозначение имеет фонетический элемент "бест", в то время как Товарный знак элемент "мебельная компания"

Также элемент "Мебелик" выполнен с разным цветовым сочетанием, что создает разницу в логическом ударении при произношении указанного элемента. Упор делается на последний слог - "ЛИК", в то время как в обозначении "best Mebelik" фонетическое логическое ударение падает на слово "бест", в связи с включением его в изобразительный элемент.

Следовательно, общее впечатление обозначений от проверки фонетического сходства позволяет говорить об отсутствии фонетического сходства обозначений до степени смешения.

В соответствии с п. 4.2.2.1. Методических рекомендаций графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Все указанные признаки двух обозначений полностью отличаются.

Обозначения имеют абсолютно разные виды шрифта, графическое написание, расположение букв по отношению друг другу, они выполнены в разном алфавите, имеют разные цветовые решения.

Таким образом, общее зрительное впечатление от указанных обозначений свидетельствует об отсутствии графического сходства до степени смешения.

Как указал Истец, обозначение "Мебелик" является фантазийным, а значит, ничего не обозначает. В Товарном знаке присутствует конкретизация вида деятельности, а именно, присутствует словесный элемент "мебельная компания", что ассоциирует обозначение "Мебелик" с деятельностью в сфере магазинов мебели.

Обозначение "best Mebelik" является фантазийным, с логическим ударением на слово "лучший", а значит, не имеет определенной семантики.

Таким образом, оспариваемое обозначение не сходно до степени смешения с товарными знаками Истца по семантическому признаку.

Кроме того, судом установлено, что спорное обозначение было зарегистрировано ответчиком в качестве товарного знака по свидетельству N 743055 в отношении 03, 06, 07, 08. 09, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 39 МКТУ.

Таким образом, ответчики используют спорное обозначение правомерно.

Суд апелляционной инстанции соглашается с вышеуказанными выводами суда первой инстанции. Доводы, изложенные заявителем в жалобе по сути направлены на иную оценку представленных сторонами доказательств, что не означает неправильности выводов к которым пришел суд первой инстанции.

Кроме того, исковые требования не подлежат удовлетворению в виду принятия Судом по интеллектуальным правам решения от 26 марта 2021 года по делу N СИП-750/2020, которым требования общества с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" удовлетворены. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 315915 в отношении всех услуг 20-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 июля 2020 года по делу N А40-326340/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Е.Б. Расторгуев