Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2021 г. N 16АП-5117/20 по делу N А20-1586/2020

г. Ессентуки

27 апреля 2021 г.

Дело N А20-1586/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21.04.2021.

Полный текст постановления изготовлен 27.04.2021.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего: Луговой Ю.Б., судей Егорченко И.Н. и Сулейманова З.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Фруктони" и общества с ограниченной ответственностью "Агро-07" на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2020 по делу N А20-1586/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "Фруктони", с. Кахун (ИНН 0725012050 ОГРН 1130725001483) к обществу с ограниченной ответственностью "Агро-07", с. Герменчик (ИНН 0724002517 ОГРН 1120724001001) о взыскании компенсации за нарушение исключительных интеллектуальных прав на произведения, при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Агро-07" Чеченова И.З. (по доверенности от 05.06.2020), в отсутствие общества с ограниченной ответственностью "Фруктони", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фруктони" (далее - ООО "Фруктони", истец) обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Агро-07" (далее - ООО "Агро-07", ответчик) о запрете использовать при производстве, предложении к продаже и продаже упаковку продукции в ассортименте: пастила фруктовая яблоко-вишня; пастила фруктовая яблоко-апельсин; пастила фруктовая яблоко; пастила фруктовая яблоко-абрикос; пастила фруктовая яблоко-ананас; пастила фруктовая яблоко-барбарис; пастила фруктовая яблоко-черника; пастила фруктовая яблоко-лимон, сходную до степени смешения с товарными знаками: N 735357, N 735358, N 735359, N 735361, N 735362, N 735363, принадлежащими истцу, о взыскании компенсации в размере 700 000 руб.

Решением суда от 12.11.2020 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование шести товарных знаков в общей сумме 60 000 руб., а также запретил ООО "Агро-07" использование индивидуальной упаковки флоу-пак (этикетка) пастилы фруктовой натуральной без сахара под торговым наименованием "УРА-ПАСТИЛА!" в ассортименте: пастила фруктовая яблоко-вишня; пастила фруктовая яблоко-апельсин; пастила фруктовая яблоко; пастила фруктовая яблоко-абрикос; пастила фруктовая яблоко-ананас; пастила фруктовая яблоко-барбарис; пастила фруктовая яблоко-черника; пастила фруктовая яблоко-лимон.

Решение мотивировано тем, что на упаковках выпускаемого и реализуемого ответчиком товара используется дизайн, схожий до степени смешения с оригинальной упаковкой, исключительное авторское право на которую принадлежит истцу. Суд посчитал необходимым снизить сумму компенсации, ссылаясь на пункт 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Фруктони" обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение суда, в части отказа в удовлетворении исковых требований, отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Как указывает заявитель жалобы, суд первой без достаточных правовых оснований уменьшил сумму компенсации.

ООО "Агро-07" также обратилось в суд с жалобой, в которой просило (с учетом уточнения требований) решение суда в части запрета ООО "Агро-07" использования индивидуальной упаковки флоу-пак (этикетка) пастилы фруктовой натуральной без сахара под торговым наименованием "УРА-ПАСТИЛА!" отменить и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований в данной части. Заявитель жалобы указывает, что судом первой инстанции не проверены доводы ответчика, о том, что спорная этикетка, схожая до степени смешения по экспертному заключению N 1560100053 от 15.04.2020 с этикеткой истца на стадии рассмотрения дела уже не использовалась, был произведен ребрендинг упаковки флоу-пак, что указывалось и в ответе на претензию истца. Кроме того, под торговым наименованием "Ура Пастила" ООО "Агро-07" производит другой вид пастилы.

Определением заместителя председателя Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2021 судебное заседание откладывалось на 21.04.2021 ввиду болезни председательствующего судьи Луговой Ю.Б.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена 14.04.2021 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на общедоступных сайтах http://arbitr.ru// в разделе "Картотека арбитражных дел" и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru в соответствии положениями статьи 121 АПК РФ и с этого момента является общедоступной.

В судебном заседании представитель ответчика просил решение суда первой инстанции отменить, свою апелляционную жалобу удовлетворить.

Дело рассмотрено в отсутствие истца в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 и 272 АПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав пояснения представителя ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Кабардино - Балкарской Республики подлежит изменению, ввиду следующего.

Из материалов дела установлено, что ООО "Фруктони" в 2015 году зарегистрировало комбинированный товарный знак "Пастилушка" N 511470 от 27.08.2015, заявка N 2011747614 от 27.05.2014 в 30 классе МКТУ для товаров: конфеты; пастилка (кондитерские изделия); изделия желейные (фруктовые кондитерские).

С 2019 года ООО "Фруктони" является правообладателем товарных знаков (том 1 л. д. 49-54):

- пастила фруктовая яблоко персик - свидетельство на товарный знак N 735362 от 08.02.2019;

- пастила фруктовая яблоко - свидетельство на товарный знак N 735363 от 08.02.2019;

- пастила фруктовая яблоко дыня - свидетельство на товарный знак N 735361 от 07.02.2019;

- пастила фруктовая яблоко груша - свидетельство на товарный знак N 735359 от 07.02.2019;

- пастила фруктовая яблоко вишня - свидетельство на товарный знак N 735358 от 07.02.2019.

Как следует из искового заявления, в ходе планового мониторинга точек розничной и оптовой торговли представителями ООО "Фруктони" установлено, что ООО "Агро-07" без согласия правообладателя осуществляет на территории Российской Федерации производство продукции, маркированной обозначением "Фруктовая пастила" с использованием оформления, сходного до степени смешения с оформлением упаковки продукции ООО "Фруктони".

ООО "Фруктони" приобретена пастила, изготовителем которой является ООО "Агро-07" у индивидуального предпринимателя Карибова П.Г., о чем свидетельствует товарный чек от 01.07.2020 N 265729 (том 2 л. д. 13).

Истец направил в адрес ответчика претензию от 10.03.2020 о необходимости в течение пятнадцати дней прекратить использовать упаковку в отношении которой за истцом зарегистрированы товарные знаки (том 1 л. д. 42-44).

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства относятся к объектам авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное правило взыскания компенсации установлено пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за неправомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарные знаки.

Указанные выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Наличие у истца исключительных прав на товарные знаки подтверждается свидетельством на товарный знак N 735357, сроком действия до 07.02.2029, свидетельством на товарный знак N 735359 сроком действия до 07.02.2029, свидетельством на товарный знак N 735362, сроком действия до 08.02.2029, свидетельством на товарный знак N 735361, сроком действия до 07.02.2029, свидетельством на товарный знак N 735358, сроком действия до 07.02.2029, свидетельством на товарный знак N 735363, сроком действия до 08.02.2029 (том 1 л. д. 49-54).

Согласно экспертному заключению N 1560100053 от 15.04.2020 союза "Пятигорской торгово-промышленной палаты": индивидуальная упаковка флоу-пак (этикетка) пастилы в ассортименте производителя ООО "Агро-07" сходны до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (знаками обслуживания) N 735357, N 735358, N 735359, N 735361, N 735362, N 735363 от 15.11.2019 правообладателя ООО "Фруктони" (том 1 л. д. 57-80).

Экспертом установлено следующее.

Сходства	Отличия
	Товарные знаки ООО "Фруктони"	Упаковки (этикетки продукции ООО "Агро-07"
Обозначения являются комбинированными и, в целом представляют этикетку прямоугольной формы; изобразительные и словестные элементы занимают центральную часть по ширине; Используется не однотонный (с множеством мелких деталей) цветной фон; Изобразительные элементы располагаются между словестными элементами; Фрукты и ягоды изображены в карикатурной манере; Указание в оригинальном исполнении на отсутствие в составе продукции сахара; Наличие выноски - облака; Указание вкуса продукции в нижней части комбинированного обозначения две строки; Наличие словестного элемента "Пастила фруктовая" и его исполнение прописными буквами; Исполнение изобразительных и некоторых словестных элементов в белом контуре; Присутствие в изобразительном элементе всех обозначений карикатурного изображения яблока; Наличие в указании вкуса изделия всех обозначений "Яблока" и его исполнение в первой строке	Наличие товарного знака "Пастилушка"; Слова "Пастила и "Фруктовая" разделены изобразительным элементом; Буквы в слове "Фруктовая" исполнены в разброс; Указание вкуса изделия во всех обозначениях выполнено белым цветом; наличие в нижней части комбинированного обозначения "Натуральный продукт"	Словосочетание "Пастила фруктовая" написано в строки друг под другом; Указание вкуса изделия во всех обозначениях выполнено с различным цветовым сочетанием; Наличие в изобразительном элементе стерилизованного изображения дерева
	Различное исполнение выноски - облака; Различное содержание словестного элемента в выноске - облаке; Различное исполнение указания об отсутствии в составе продукта сахара; Различное изображение деталей фона

Суд считает необходимым отметить, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить две упаковки, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, об упаковке, виденной ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные (оригинальные) элементы упаковки. Различие в несущественных деталях не может служить основанием для признания обозначений не сходными. Расхождения можно рассмотреть только при детальном рассмотрении и сопоставлении двух упаковок и надписей на них.

Ответчик факт реализации спорного товара не оспорил, в связи с чем, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на произведение путем использованием дизайна упаковки подтвержден.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истец заявил требование о взыскании компенсации по пункту подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере 700 000 руб. за нарушение 6 товарных знаков.

Вместе с тем, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая фактические обстоятельства дела, характер и возможные последствия допущенного нарушения, исходя из требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение авторских прав, принимая во внимание однократность нарушения прав данного правообладателя и незначительность нарушения, невысокую стоимость реализованного товара, а также то, что до выявления спорных фактов продажи контрафактных товаров ответчик к ответственности за нарушение исключительных прав не привлекался, посчитал возможным снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ до 60 000 руб. - по 10 000 руб. за каждое нарушение исходя из 6 нарушений исключительных прав истца.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных статьей 1301 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом из содержания названной нормы права следует, что суд вправе снизить размер искомой компенсации в случае, когда правообладатель воспользовался правом, предусмотренным в подпункте 1 пункта 4 указанной статьи.

Назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон и по европейской правоприменительной практике не относится к карательным убыткам. Предоставленная суду возможность снижать размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами истца.

С учетом характера правонарушения и обстоятельств дела, суд первой инстанции посчитал необходимым установить размер компенсации в сумме 60 000 руб., что соответствует принципам разумности и справедливости.

В связи с вышеизложенным, доводы апелляционной жалобы ООО "Фруктони" о необоснованном снижении суммы компенсации, отклоняются апелляционным судом.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования ООО "Фруктони" запретил ООО "Агро-07" использование индивидуальной упаковки под торговым наименованием "УРА-ПАСТИЛА!", не учет, что под торговым наименованием "УРА ПАСТИЛА!" ООО "Агро-07" производит и другой вид пастилы в иной упаковке.

Таким образом, запрет указанный в решении суда первой инстанции касается, в том числе товара, не имеющего отношения к данному делу. В связи с чем, решение суда первой инстанции в указанной части подлежит изменению, апелляционная жалоба ООО "Агро-07" частичному удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2020 по делу N А20-1586/2020 изменить, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агро-07" удовлетворить частично.

Изложить абзац первый резолютивной части решения в следующей редакции:

"Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Агро-07" использовать упаковку продукции в ассортименте: пастила фруктовая яблоко-вишня; пастила фруктовая яблоко-апельсин; пастила фруктовая яблоко; пастила фруктовая яблоко-абрикос; пастила фруктовая яблоко-ананас; пастила фруктовая яблоко-барбарис; пастила фруктовая яблоко-черника; пастила фруктовая яблоко-лимон, сходную до степени смешения с товарными знаками: N 735357, N 735358, N 735359, N 735361, N 735362, N 735363".

В остальной части решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2020 по делу N А20-1586/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фруктони", с. Кахун (ИНН 0725012050 ОГРН 1130725001483) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агро-07", с. Герменчик (ИНН 0724002517 ОГРН 1120724001001) 1 500 руб. возмещения расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фруктони", с. Кахун (ИНН 0725012050 ОГРН 1130725001483) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Ю.Б. Луговая

Судьи

И.Н. Егорченко З.М. Сулейманов