Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2021 г. N 09АП-11403/21 по делу N А40-174293/2020

г. Москва

28 апреля 2021 г.

Дело N А40-174293/20

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи В.Р. Валиева,

рассмотрев апелляционную жалобу

ИП Абдуллаева Намиг Пишан оглы Оглы на Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2021 года, принятое судьей Киселевой Е.Н., в порядке упрощенного производства по делу N А40-174293/20, по исковому заявлению Ровио Энтертейнмент Оюй (Кейларанта 7 02150 Эспоо, Финляндия) к ИП Абдуллаеву Намиг Пишан оглы о взыскании,

без вызова сторон

УСТАНОВИЛ:

Rovio Entertainment Oyj (Ровио Энтертейнмент Оюй) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ИП Абдуллаеву Намиг Пишан оглы о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1086866 в размере 10000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1152679 в размере 10000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1152685 в размере 10000 руб.,

компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1155369 в размере 10000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1152678 в размере 10000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 1152687 в размере 10000 руб., расходов по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товаров, приобретенных у Ответчика в общей сумме 100 рублей, расходы на направление Ответчику претензии и искового заявления в сумме 132 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2021 года исковые требования удовлетворены.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить или изменить в части или полностью и принять по делу новый судебный акт.

Заявитель апелляционной жалобы не согласен с решением суда первой инстанции.

Истец не представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687, что подтверждается свидетельством N 1086866, дата регистрации 15.04.2011, срок действия до 15.04.2021; свидетельством N 1152679, дата регистрации 08.08.2012, срок действия до 08.08.2022; свидетельством N 1152685, дата регистрации 08.08.2012, срок действия до 08.08.2022; свидетельством N 1155369, дата регистрации 08.08.2012, срок действия до 28.06.2022; свидетельством N 1152678, дата регистрации 08.08.2012, срок действия до 08.08.2022; свидетельством N 1152687, дата регистрации 08.08.2012, срок действия до 08.08.2022.

В целях защиты своих исключительных прав истцом произведен комплекс мероприятий, в результате которых 18.03.2019 выявлен факт продажи продукции, нарушающей исключительные права истца. В торговом павильоне, расположенном по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Берёзовая, 21а, предлагался к продаже и был реализован товар "Трусы".

На данном товаре размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками: N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687, правообладателем которых является истец.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца.

Rovio Entertainment Oyj (Ровио Энтертейнмент Оюй) считает, что предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки.

Факт продажи спорного товара подтверждается кассовым чеком от 18.03.2019, фотографией приобретенной продукции, а также видеосъемкой представленной в целях самозащиты гражданских прав на основании ст. ст. 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истцом в порядке досудебного урегулирования спора направлена ответчику претензия N 39715 с требованием об оплате компенсации за незаконное использование товарных знаков, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Поскольку ответчик добровольно не уплатил компенсацию за нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу результаты интеллектуальной деятельности, Rovio Entertainm ent Oyj (Ровио Энтертейнмент Оюй) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Российская Федерация и Финляндия являются участницами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1224 о присоединении к данной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 6 сентября 1952 г., вступила в действие для СССР 27.05.1973), а также Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят Постановлением Правительства РФ от 19.12.1996 N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков").

Согласно Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (ст. 5), ч. 1 ст. II Всемирной конвенции об авторском праве предусматривают предоставление произведениям, созданным на территории одного договаривающегося государства, на территории другого договаривающегося государства (Российской Федерации) такого же режима правовой охраны, что и для произведений, созданных на территории этого другого Договаривающегося государства.

В соответствии со статьей 4 (1)а) протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной договаривающейся стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой договаривающейся стороны.

Следовательно, в отношении исключительных прав Rovio Entertainm ent Oyj на произведение и на товарный знак в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Пунктом 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом, в том числе при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

В силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Судом установлено, что в Международный реестр товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и протоколом к нему, внесены записи о регистрации за компанией Rovio Entertainment Oyj (Ровио Энтертейнмент Оюй) следующих товарных знаков по международной регистрации: N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687, что подтверждается свидетельствами Всемирной организации интеллектуальной собственности N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Сходство изобразительных и объемных обозначений согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 года N 197, определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Суд, исследовав доказательства, установил визуальное сходство изображений на товаре до степени смешения с товарными знаками N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687, правообладателем которых является истец.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки.

Ответчик считает, что истец не доказал обстоятельство покупки именно спорного товара у ответчика.

Заявляет, что в дело представлен кассовый чек на сумму в 100 рублей без информации, которая могла бы идентифицировать купленный товар. Указанный чек мог быть получен при приобретении иного товара у ответчика или же иным образом после оставления его кем-либо. Изображение товара также не может быть доказательством нарушения ответчиком прав истца, так как также не позволяет идентифицировать продавца товара, фото которого представлено в материалы дела, и могло быть получено из любого источника при покупке любого товара, например у другого продавца. Видеозаписи о закупке товара представлено истцом не было.

Факт продажи спорного товара подтверждается кассовым чеком от 18.03.2019 на сумму 100 руб., содержащим сведения о продавце - ИП Абдуллаев Н.П.О. (ИНН 770400378866), дате приобретения и стоимости товара; а также фотографией товара, приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства, и видеозаписью его приобретения.

Поскольку покупка спорного товара оформлена в соответствии с требованиями статьи 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, кассовый чек является допустимым доказательством, подтверждающим факт розничной купли-продажи товара в торговой точке ответчика.

Факт неправомерного распространения контрафактных товаров в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления документа, подтверждающего оплату товара, но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи (абзац 3 пункт 55 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Представленная в материалы дела видеозапись процесса закупки фиксирует обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу продавцом кассового чека).

Указанная видеозапись позволяет определить время, место, в котором было произведено распространение товара, а также обстоятельства покупки, подтверждающие доводы истца о том, что предметом розничной купли-продажи является именно тот товар, фотография которого представлена в дело в качестве вещественного доказательства.

Исходя из анализа положений статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

О фальсификации доказательств (видеозаписи, кассового чека) ответчиком не заявлено.

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства, в своей совокупности и взаимосвязи, полностью подтверждают реализацию спорного товара ответчиком.

Доказательств того, что по спорному чеку продан иной товар, ответчиком не представлено (статья 65 АПК РФ).

Таким образом, факт реализации ответчиком спорного товара подтвержден надлежащими доказательствами.

Поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства наличия у него права использования указанных товарных знаков истца, следует признать, что реализация товара осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23.04.2019 года "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В силу положений статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 названного Кодекса, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Истец оценил размер компенсации за нарушение исключительных прав в размере 60 000 рублей (по 10 000 руб. за каждое нарушение).

Ответчик не согласен с размером заявленной компенсации, полагая, что сумма компенсации за нарушение исключительных прав в размере 60 000 руб. является необоснованной и явно завышенной, заявил о снижении компенсации до 10 000 руб.

Ответчик просит суд учесть несистематичный характер возможно допущенного нарушения, факт которого должен быть доказан истцом, незначительный объем товаров, отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях, отсутствие доказательств наступления негативных последствий.

ИП Абдуллаев Намиг Пишан оглы полагает, что вышеуказанные товарные знаки являются фактически группой знаков одного правообладателя - истца, которые зависимы друг от друга, следовательно, речь может идти только об одном нарушении.

В пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В абзаце втором названного пункта также указано, что в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

По мнению суда, то обстоятельство, что вышеприведенные товарные знаки компании, в защиту которых предъявлены исковые требования, не сходны между собой (на товарных знаках изображены различные персонажи), не образуют серию товарных знаков, не объединены каким-либо идентичным обозначением, носит очевидный характер.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из представленных доказательств, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ответчиком допущен факт нарушения исключительных прав, принадлежащих Rovio Entertainment Oyj (Ровио Энтертейнмент Оюй).

Требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 1086866, N 1152679, N 1152685, N 1155369, N 1152678, N 1152687 в минимальном размере, исходя из расчета по 10 000 руб. за каждое нарушение (всего 60 000 руб.) являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Оснований для снижения компенсации ниже минимального размера суд апелляционной инстанции не усматривает.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 февраля 2021 года по делу N А40-174293/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

В.Р. Валиев