Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2021 г. N 07АП-2406/21 по делу N А27-18035/2020

ГАРАНТ:

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2021 г. N С01-1072/2021 по делу N А27-18035/2020 настоящее постановление отменено

город Томск

31 мая 2021 г.

Дело N А27-18035/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 мая 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Кривошеиной С.В.,
		Хайкиной С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Легачевой А.М., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (N 07АП-2406/21), на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021 по делу N А27-18035/2020 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интелпро", город Москва (ОГРН 1167746903147, ИНН 7723476161) к обществу с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", город Мариинск, Кемеровская область (ОГРН 1054213008013, ИНН 4213005473) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Приоритет", город Подольск, Московская область (ОГРН 1167746903136, ИНН 5036161963) общество с ограниченной ответственностью "СТАТУС-ГРУПП", город Москва (ОГРН 1127746223604, ИНН 7715910836) о взыскании 591 611 560 руб.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Томилина А.А., представитель по доверенности от 20.07.2020, паспорт;

от ответчика: Епифанцева А.А., представитель по доверенности от 15.10.2020, паспорт; Панкратова О.В., представитель по доверенности от 27.11.2020, паспорт;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: без участия (извещены);

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Интелпро", город Москва (ОГРН 1167746903147, ИНН 7723476161) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", город Мариинск, Кемеровская область (ОГРН 1054213008013, ИНН 4213005473) о взыскании 591 611 560 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, по свидетельствам N 423101, 426223, 413889. Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) заявил об увеличении размера исковых требований до 593 859 213 руб. 20 коп. компенсации за неправомерное использование товарных знаков. Ходатайство об увеличении размера исковых требований принято судом к рассмотрению. В судебном заседании 21.12.2020 истец в порядке статьи 49 АПК РФ заявил отказ от требования о взыскании компенсации по товарным знакам по свидетельствам N 426223 и N 413889. Ходатайство принято судом к рассмотрению. В последующем истец в порядке статьи 49 АПК РФ заявил об изменении исковых требований, просит взыскать 532 091 293 руб. 20 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, по свидетельству N 423101. Ходатайство об изменении исковых требований принято судом к рассмотрению.

Решением суда от 27.01.2021 исковые требования удовлетворены в части. С общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", город Мариинск, Кемеровская область в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интелпро", город Москва взыскано 266 045 646 руб. 60 коп. компенсации за неправомерное использование товарных знаков, 100 000 руб. расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение, отказать в удовлетворении требований. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, неправильным применением норм права.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители апеллянта поддержали доводы жалобы, настаивали на ее удовлетворении.

Надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили, в связи, с чем апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, дополнений, отзывов, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, полагая, что общество с ограниченной ответственностью "Интелпро", город Москва согласно, представленных сведений с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в сети Интернет и свидетельств на товарные знаки листы дел, в период времени с 13.01.2017 по 01.11.2018 являлось правообладателем товарного знака N 423101 (графическое изображение в виде следа медвежьей лапы): дата приоритета 11.02.2010, дата регистрации 18.11.2010, дата истечения срока действия исключительного права: 11.02.2020; Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров относящихся к 33 классу МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), водка.

В ходе мониторинга истцом установлено, что обществу с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", город Мариинск, Кемеровская область производит, реализует и вводит в гражданский оборот алкогольную продукцию с торговым названием "Добрый медведь" с использованием товарного знака N 423101 (изображения лапы медведя) на этикетках и крышечке.

Обстоятельства размещения на производимом и реализуемом товаре спорного товарного знака подтверждены протоколом осмотра письменных доказательств от 14.10.2019, а также сведениями, содержащимися в уведомлении от 05.04.2017 N 79, направленном в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка о намерении реализовывать алкогольную продукции, к которым приложены образцы маркировки алкогольной продукции (внешний вид продукта) на которых изображен спорный товарный знак, при этом в графе "сведения о товарном знаке" ответчиком не указаны сведения об использовании товарного знака N 423101, а указаны только три товарных знака, права на использование которых переданы по лицензионному и сублицензионным договорам.

Объем реализованной продукции определен истцом в соответствии с ответом федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), с учетом доводов ответчика дублировании одной накладной два раза, применив контррасчет ответчика: 1 112 220 бутылок, проданных по цене 173 руб. и 437 580 бутылок, проданных по цене 168 руб. 27 коп.

Ответчик объем и стоимость произведенной и реализованной продукции не оспорил.

Нарушение ответчиком исключительных прав на использование товарных знаков и наименования места происхождения товара послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая обжалуемое решение, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных требований. Рассмотрев материалы дела повторно, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьями 1488, 1489 ГК РФ распоряжение правообладателем исключительным правом на товарный знак возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Правообладатель товарного знака вправе передать по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак, в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного права (пункт 1 статьи 1488 ГК РФ). Такой договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что следует из статьи 1490 ГК РФ.

Как разъяснено в пунктах 62, 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 ГК РФ, заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ предусмотрено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 ГК РФ в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных положений, исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на товар, этикетку и упаковку.

Следовательно, неправомерное нанесение товарного знака на этикетку или упаковку товара является нарушением исключительных прав на товарный знак в отношении не упаковки, а самого этого товара.

Ответчик указывает, что истцом не представлено доказательств использования товарного знака при маркировке товаров, нарушение прав истца должно заключаться в нанесении товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения, на продукцию ответчика и реализации такой продукции, однако истцом не предоставлено таких доказательств.

С данной позицией суд апелляционной инстанции согласиться не может на основании следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный правовой подход изложен в пункте 164 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" согласно которому при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В пункте 55 Постановления N 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств.

Так, в материалы настоящего дела были предоставлены доказательства, подтверждающие незаконное использование ООО "СВК" товарного знака N 423101 путем его нанесения на продукцию ответчика.

В настоящем деле доказательством незаконного использования товарного знака является уведомление ООО "СВК" о начале производства алкогольной продукции от 04.05.2017 N 79 (далее - Уведомление), образец маркировки алкогольной продукции (внешний вид продукта, который общество производит) с изображением товарного знака N4231011.

В отсутствие указанного уведомления, согласно абзаца 49 пункта 1 статьи 26 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171-ФЗ, оборот алкогольной продукции на территории Российской Федерации запрещен.

Правила предоставления уведомления в Федеральный реестр алкогольной продукции, действовавшие на момент незаконного использования Ответчиком товарного знака N 423101, установлены в Постановлении Правительства РФ от 05.06.2013 N 4742 (далее также - Постановление).

Уведомление о начале оборота алкогольной продукции, согласно пункту 6 Постановления, должно содержать в том числе описание маркировки алкогольной продукции.

Исходя из пункта 8 Постановления в случае изменения какой-либо информации об алкогольной продукции определенного наименования, содержащейся в уведомлении, поданном организацией, организация представляет в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка уточненную информацию об алкогольной продукции этого наименования.

За период с даты подачи уведомления (04.05.2017) до окончания поставки алкогольной продукции в адрес приобретателей (24.11.2017) ООО "СВК" не обращалось в Росалкогольрегулирование с заявлением об изменении информации об алкогольной продукции "Добрый медведь", в том числе в части изменения маркировки такой продукции.

Соответственно, ответчиком не могла реализовываться алкогольная продукция, внешний вид которой отличался бы от маркировки, содержащейся в уведомлении и опубликованной в Федеральном реестре алкогольной продукции.

Указанные сведения являются доказательством незаконного использования ООО "СВК" товарного знака N 423101.

Факт введения ООО "СВК" в оборот контрафактной алкогольной продукции подтверждается предоставленным Росалкогольрегулированием Отчетом из ЕГАИС об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за период с 08.04.2017 по 31.12.2017 в отношении алкогольной продукции "Добрый медведь".

Так, за указанный в Отчете период ответчиком было поставлено 1 549 800 экземпляров продукции с использованием товарного знака N 423101 (маркировка соответствует уведомлению).

Также в качестве доказательства незаконного использования ответчиком товарного знака N 423101 следует учитывать предоставленные ООО "СВК" в материалы дела макеты декора и правила нанесения элементов оформления, прямо подтверждающие нанесение товарного знака на продукцию ответчика в отсутствие согласия правообладателя (ООО "Интелпро").

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ООО "СВК" исключительных прав истца на товарный знак N 423101 путем изготовления и реализации ответчиком товара, содержащего указанный товарный знак.

Также нельзя согласиться с доводом ответчика о том, что разработка ООО "Дивинус" унифицированного бренда и эталонного этикета является предоставлением согласия на использование такого товарного знака, что все правообладатели избрали единый способ распоряжения правом на товарный знак по свидетельству N 423101 путем выдачи простого согласия, без заключения лицензионного договора.

Для целей доказывания правомерности использования товарного знака ответчик должен предоставить суду доказательства получения согласия правообладателя на использование спорного товарного знака при маркировке продукции. Такое согласие может быть выражено в форме заключенного лицензионного (сублицензионного) договора либо иным способом, соответствующим законодательству и судебной практике. При этом, следует учитывать положение пункта 1 статьи 1229 ГК РФ, в соответствии с которым отсутствие запрета правообладателя не считается согласием (разрешением) на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем, доказательств предоставления ООО "Интелпро" в какой-либо форме согласия на использование ответчиком товарного знака N 423101 при маркировке алкогольной продукции в материалы дела N А27-18035/2020 не предоставлено.

Довод апелляционной жалобы о "создании ООО "Дивинус" унифицированного бренда и этикета продукции "Добрый медведь" является предположением ответчика и также не подтвержден какими-либо относимыми и допустимыми доказательствами.

Отсутствие публично выраженного истцом запрета на использование товарного знака N 423101 в отношении иных производителей продукции "Добрый медведь" нельзя рассматривать в качестве такого согласия ввиду несоответствия указанного довода положениям пункта 1 статьи 1229 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности ответчиком факта злоупотребления правом со стороны истца при подаче искового заявления.

Доводы ответчика в указанной части по существу сводятся лишь к факту неиспользования истцом товарного знака N 423101 и не могут рассматриваться в качестве оснований для применения в отношении истца положений статьи 10 ГК РФ о злоупотреблении правом.

По смыслу статьи 10 ГК РФ злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем использования их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и законных интересов других лиц. Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением, установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставили другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 N 17388/12).

Следовательно, для квалификации действий истца, как совершенных со злоупотреблением правом, должны быть представлены доказательства того, что сторона имела умысел на реализацию какой-либо противоправной цели.

Таким образом, действия истца по защите своих прав не могут являться злоупотреблением правом.

Кроме того, в подобной ситуации ответчик должен привести обстоятельства и доказательства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели заявителя причинить вред другому лицу.

К числу таких обстоятельств, согласно сложившейся правоприменительной практике Верховного суда РФ и Суда по интеллектуальным правам РФ, могут быть отнесены регистрация истцом обозначения, сходного или идентичного с уже существующим, которое использовалось ответчиком без соответствующей регистрации, наличие со стороны правообладателя фактов целенаправленного запрещения использования товарного для третьих лиц, наличие вступившего в законную силу судебного акта о прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования.

Однако в ходе рассмотрения дела ни одно из указанных обстоятельств установлено или подтверждено не было.

В свою очередь, приведенные в апелляционной жалобе доводы не подтверждены относимыми, допустимыми и достаточными доказательствами.

Довод об аффилированности ООО "Интелпро" с компаниями ООО "Статус-Групп" и ООО "Магнат" не соответствует положениям статьи 4 Закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции".

Указанные нормы статей не подлежат расширительному толкованию, а перечень лиц, подпадающих под признаки аффилированности и входящие в группу лиц, является исчерпывающим.

Доказательств фактической аффилированности названных выше организаций не предоставлено, заключение лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав к числу таких доказательств не относится.

Также отклоняется довод об отсутствии реальной экономической заинтересованности ООО "Интелпро" в использовании товарных знаков группы "Добрый медведь" в виду короткого срока владения товарными знаками.

Истцом в период владения товарными знаками заключались лицензионные и сублицензионные договоры с производителями алкогольной продукции, осуществлялся контроль качества ее производства. Продажа товарных знаков (в том числе товарного знака N 423101 осуществлялась по возмездному договору об отчуждении исключительного права.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях ООО "Интелпро", связанных с подачей иска к ООО "СВК" признаков злоупотребления правом.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1537 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

В силу части 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере, по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в виде двукратного размера стоимости контрафактных товаров, который составил исходя из объема реализованного товара 532 091 293 руб. 20 коп. (2 * 1 112 220 бут.* 173 руб. = 384 828 120 руб. + 2 * 437 580 бут.* 168, 27 руб. = 147 263 173 руб. 20 коп. = 532 091 293 руб. 20 коп.).

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо за допущенное правонарушение в целом.

В силу абзаца 3 части 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом, в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" абзацы 3, 4 пункта 3.2. и пункт 4) отражено, что абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

Пунктом 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П установлено, что отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Конституционный суд Российской Федерации указал, что при снижении размера компенсации ниже пределов, установленных законом, суд с учетом принципа разумности, справедливости и обеспечения баланса основных прав и законных интересов участников гражданского оборота, помимо соблюдения превентивной функции компенсации, должен учитывать материальную возможность предпринимателя нести ответственность.

Пунктом 5 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П, указано, что с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Согласно статьям 8, 9, 65, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и на основе состязательности и равноправия сторон.

При определении размера компенсации, суд, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствия сведений о наличии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, исходя из того, что ранее не было истцом заявлено ответчику требование о прекращении нарушения и изъятии контрафактного товара из продажи, с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности требуемой истцом суммы компенсации последствиям совершенного ответчиком нарушения, пришел к выводу о возможности снизить размер компенсации вдвое до суммы 266 045 646 руб. 60 коп. (532 091 293 руб. 20 коп.: 2).

По убеждению ответчика, суд неправильно применил норму Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П, которая позволяет суду снизить размер компенсации до стоимости права использования товарного знака.

С данным доводом судебная коллегия также не соглашается на основании следующего.

Как ранее изложено, в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два альтернативных типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак: - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак; - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом изменение выбранного истцом размера компенсации возможно лишь путем уточнения им своих требований.

В соответствии с пунктом 1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г N 40-П, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признан не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 статьи 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Абзацем 4 пункта 5 Постановления установлено, что до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

При этом, исходя из конкретного спора и избранного в рамках конкретного спора способа защиты, что если стороной избран такой способ защиты, как взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, то он может быть снижет до однократного размера права использования.

Соответственно, если избран иной способ защиты (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак), то и снижается сумма компенсации исходя из изначально заявленного истцом размера.

В рассматриваемом случае, размер компенсации определен истцом исходя из двукратного размера стоимости реализованной продукции, что не предполагает возможности взыскания такой компенсации исходя из двукратного размера стоимости использования товарного знака.

Относительно довода ответчика о том, что он действовал по поручению третьего лица, что в силу положения пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ указывает на невозможность применения такой меры ответственности, как компенсация, судебная коллегия указывает следующее.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Между тем, ответчик при нарушении исключительных прав на товарный знак истца осуществлял самостоятельную предпринимательскую деятельность и не являлся лицом, действовавшим по поручению правообладателя.

Согласно абзаца 1 пункта 73 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 действием по поручению правообладателя может признаваться выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства или производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем. В иных случаях, когда использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не охватывается исключительным правом правообладателя, необходимо заключение лицензионного договора в отношении каждого используемого товарного знака.

Поручений на изготовление продукции с использованием товарного знака N 423101 ООО "Интелпро" ответчику не давало, соответствующих договоров не заключало. За реализацию произведенной алкогольной продукции ООО "СВК" получало значительный доход.

Ссылка на согласование макета продукции с незаконным использованием товарного знака N 423101 ООО "Статус-Групп" не подтверждает ни законность использования товарного знака, ни наличие у ответчика статуса лица действовавшего по поручению, так как у ООО "Статус-Групп" отсутствовали какие-либо права на указанный товарный знак.

ООО "СВК" как профессиональный участник рынка производства и реализации алкогольной продукции знал или должен был знать о наличии либо отсутствии у него прав на товарные знаки, используемые при маркировке алкогольной продукции (в том числе в отношении товарного знака N 423101). Деятельность ответчика не свидетельствует о принятии им необходимых мер по проверке реализуемой продукции на предмет наличия при ее маркировке нарушений прав третьих лиц на средства индивидуализации.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности применения в отношении ООО "СВК" меры ответственности установленной в статье 1515 ГК РФ.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 АПК РФ дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения. Апелляционный суд, исследовав обжалуемый судебный акт, пришел к выводу, что суд первой инстанции при вынесении решения по данному делу не допустил нарушений процессуальных прав ответчика, норм арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации, закрепляющих принципы состязательности и равноправия сторон. С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2021 по делу N А27-18035/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

С.В. Кривошеина С.Н. Хайкина