Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2021 г. N 18АП-6955/21 по делу N А76-47558/2020

г. Челябинск

11 июня 2021 г.

Дело N А76-47558/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июня 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Скобелкина А.П.,

судей Бояршиновой Е.В., Ивановой Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семеновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Фокина Леонида Алексеевича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2021 по делу N А76-47558/2020.

В судебном заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью "Хартунг" - Оленичев И.П. (паспорт, доверенность от 07.10.2020, диплом);

Фокин Леонид Алексеевич (паспорт).

Общество с ограниченной ответственностью "Хартунг", (далее - истец, ООО "Хартунг") 16.11.2020 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Фокину Леониду Алексеевичу, (далее - ответчик, Фокин Л.А.) о запрете использования в доменном имени gartung.ru обозначение "gartung", сходное до степени смешения с товарными знаками "ГАРТУНГ"/ "GARTUNG" по свидетельствам РФ N 755335, N 755337; признании администрирование домена gartung.ru администратором Фокиным Леонидом Алексеевичем нарушением исключительных прав ООО "ХАРТУНГ" на товарные знаки "ГАРТУНГ"/"GARTUNG" по свидетельствам РФ N 755335, N 755337.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 26.11.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ".

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2021 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, Фокин Л.А. (далее также - апеллянт, податель жалобы) обжаловал его в апелляционном порядке. Просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов податель жалобы сослался на то, что при рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции сделаны неверные выводы о том, что ответчик является индивидуальным предпринимателем. Из материалов дела и решения следует, что истцом не был доказан факт коммерческого использования спорного доменного имени.

Ответчик не нарушает исключительных прав истца, поскольку не ведет коммерческую деятельность ни по одному из 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца. Отмечает, что момент регистрации доменного имени имеет значение в комплексе других факторов.

Полагает неверными выводы суда о том, что сам факт регистрации доменного имени ответчиком создает угрозу нарушения исключительного права истца на указанные товарные знаки.

Судом не рассмотрен довод о недопустимости Протокола истца и целесообразности его исключения из материалов дела.

Запрет использования доменного имени ответчиком нарушает принцип презумпции добросовестности, поскольку права истца не нарушены ни по одному из классов МКТУ.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие не явившихся лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Хартунг" является правообладателем товарных знаков "ГАРТУНГ"/"GARTUNG" по свидетельствам РФ N 755335, N 755337 в отношении всех возможных товаров и услуг всех 45 классов МКТУ, что подтверждается копиями представленных свидетельств на товарные знаки (т. 1, л.д. 70-107) и не оспаривается ответчиком.

Дата приоритета товарных знаков "ГАРТУНГ"/"GARTUNG" - 15.11.2019. Дата государственной регистрации товарных знаков "ГАРТУНГ"/"GARTUNG" - 27.04.2020.

Ответчик является администратором доменного имени gartung.ru, в котором используется словесное обозначение "gartung". Регистратором доменного имени gartung.ru является ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ". Домен gartung.ru был зарегистрирован 11.10.2017. Факт администрирования домена ответчиком подтверждается ответом от 02.09.2020 N 10730, представленного регистратором доменных имен обществом с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" по запросу истца.

Ответ на запрос был предоставлен на основании п. 9.1.5. Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ.

Таким образом, домен gartung.ru был зарегистрирован ранее даты приоритета и даты регистрации товарных знаков, то есть ранее даты, когда сведения о регистрации товарного знака стали общедоступными в Государственном реестре товарных знаков РФ.

По заявлению истца, он не состоит в каких-либо правоотношениях с ответчиком и не предоставлял ответчику согласия на использование товарного знака в доменном имени.

При этом истец указывает, что из нотариального протокола осмотра от 02.10.2020 N 77АГ 4854026, представленного в материалы дела (т.1, л.д. 54-60) следует, что поисковый запрос в Яндексе "Валерий Гартунг сайт" отсылает на сайт gartung.ru. При этом в поисковой выдаче сайт gartung.ru имеет заголовок "Валерий Гартунг - депутат Государственной Думы". Подзаголовок сайта: "Биографические сведения и материалы прессы о депутате. Обзор законотворческой деятельности и отчет о проделанной работе в Думе". Данная информация позволяет любому пользователю сети "Интернет" воспринимать данный сайт как официальный сайт депутата В.К. Гартунга и сайт семьи Гартунг.

Также указывает, что из протокола осмотра сайта gartung.ru усматривается, что на самом сайте размещается объявление о продаже прав администрирования доменного имени gartung.ru. На сайте размещена подробная информация о порядке приобретения прав на домен и информация рекламного характера о продаже других доменных имен. На сайте указывается, что владелец домена gartung.ru владеет другими доменными именами, приобретает их на аукционах, перепродает с наценкой 25-28%, регулярно 1-2 раза в год проводит оценку активов - доменных имен, корректируя их цену, и уже совершил более сотни сделок по перепродаже доменных имен.

Указанная информация позволяет характеризовать деятельность ответчика как направленную на систематическое получение прибыли от деятельности по продаже прав на доменные имена, оказанию услуг по регистрации доменных имен.

Вышеуказанные обстоятельства и их оспаривание ответчиком явились основанием для обращения истца с рассматриваемым исковым заявлением в арбитражный суд.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором.

Статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В статье 184 Гражданского кодекса Российской Федерации правило предусмотренное ст. 1229 названного кодекса конкретизировано применительно к такому средству индивидуализации, как товарный знак. В приведенной норме предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения правообладателя. Использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), в т.ч. размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени, является нарушением исключительного права обладателя, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о том, что истец давал согласие и заключил лицензионный договор с ответчиком на право использования товарного знака, в материалах дела отсутствуют.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений Использование ответчиком общеизвестного товарного знака и фирменного наименования истца может создать большую вероятность смешения у потребителей двух организаций. (Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 N 2133/11). У потребителя создается впечатление того, что существует торговые отношения между истцом и ответчиком, что он приобретает услугу (товар) непосредственно у компании-владельца общеизвестного товарного знака, у его дочернего общества. Однако ответчик не является дочерним обществом.

В пункте 4 статьи 1474 и пункте 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что к гражданско-правовой ответственности может быть привлечен нарушитель использующий не только тождественное обозначение, но и сходное до степени смешения с товарным знаком.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с утвержденным приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, обозначения считаются сходным до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Используемое в спорном доменном имени обозначение "gartung" и товарные знаки "ГАРТУНГ"/"GARTUNG" являются фонетически и семантически тождественными. Элемент ".ru" не имеет различительной способности, поэтому не влияет на сходство обозначений.

Таким образом, доменное имя gartung.ru является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, так как оно ассоциируется с ним в целом ввиду практически полного фонетического и семантического тождества.

Факт использования ответчиком обозначения GARTUNG, сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком истца в наименовании доменного имени gartung.ru, подтверждается материалами дела.

Согласно протоколу осмотра от 02.10.2020 N 77АГ 4854026, представленного в материалы дела (т.1, л.д. 54-60) следует, что поисковый запрос в Яндексе "Валерий Гартунг сайт" отсылает на сайт gartung.ru. При этом в поисковой выдаче сайт gartung.ru имеет заголовок "Валерий Гартунг - депутат Государственной Думы". Подзаголовок сайта: "Биографические сведения и материалы прессы о депутате. Обзор законотворческой деятельности и отчет о проделанной работе в Думе". Данная информация позволяет любому пользователю сети "Интернет" воспринимать данный сайт как официальный сайт депутата В.К. Гартунга и сайт семьи Гартунг.

Указанный протокол выполнен временно исполняющим обязанности нотариуса Теребкова А.В Ламзиной Е.В., который соответствует Основам законодательства РФ о Нотариате.

Довод подателя жалобы об исключении указанного протокола из материалов дела, как ненадлежащее доказательство, рассмотрен апелляционной коллегией и признан несостоятельным.

Согласно статье 102 Основ законодательства РФ о нотариате по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

В соответствии с частью 5 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Заявляя о недостоверности содержащихся в нотариальном протоколе осмотра сведений, ответчик не предпринял действий, установленных частью 5 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства.

Таким образом, оснований для признания протокола осмотра от 02.10.2020 N 77АГ 4854026 ненадлежащим доказательством у суда апелляционной инстанции не имеется.

В своей жалобе апеллянт указывает, что не нарушает исключительных прав истца, поскольку не ведет коммерческую деятельность ни по одному из 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Согласно абз. 2 п. 1.1 "Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров", утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам N СП-21/4 от 28.03.2014, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

Согласно информации зафиксированной в нотариальном протоколе осмотра от 02.10.2020 ответчик оказывает услуги, однородные следующим услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца: "агентства печати новостей" 38-го класса МКТУ, "служба новостей" 41-го класса МКТУ, "сбор информации о физических лицах" 45-го класса МКТУ.

Как следует из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, закрепленной в постановлении от 01.02.2016 N С01-1245/2015 по делу NА41-39045/2015, сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

Пояснения ответчика о том, что он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Как разъяснено в пункте 4 постановления N 10, суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Как следует из искового заявления спор по настоящему делу связан с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в связи с чем подлежит рассмотрению арбитражным судом.

Поскольку администрирование домена ответчиком само по себе препятствует использованию тождественного домена истцом, то иск правомерно признан обоснованным и правомерным, а требования истцов подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным. Выводы суда первой инстанции соответствуют конкретным обстоятельствам и материалам дела, имеющимся в деле письменным доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы, изложенные ответчиком в суде первой инстанции, новых доводов не приведено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах, решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба - удовлетворению.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2021 по делу N А76-47558/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу Фокина Леонида Алексеевича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.П. Скобелкин

Судьи

Е.В. Бояршинова Н.А. Иванова