Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2021 г. N 08АП-4803/21 по делу N А46-15214/2020

город Омск

06 июля 2021 г.

Дело N А46-15214/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июля 2021 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Омаровой Б.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-4803/2021) общества с ограниченной ответственностью "Омская шоколадная фабрика" на решение Арбитражного суда Омской области от 23.03.2021 по делу N А46-15214/2020 (судья Луговик С.В.), принятое по исковому заявлению открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" (ИНН 7705033216, ОГРН 1027700042985, 115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, 13/15), открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ИНН 7708029391, ОГРН 1027700070881, 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, 7), закрытого акционерного общества "Пензенская кондитерская фабрика" (ИНН 5837003461, ОГРН 1025801443667, 440034, Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, 112А) к обществу с ограниченной ответственностью "Омская шоколадная фабрика" (ИНН 5503238489, ОГРН 1125543055164, 644013, Омская область, г. Омск, ул. Сибмисовская, 1) о взыскании 1 400 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Омская шоколадная фабрика" - Мазур Вероники Ивановны по доверенности от 24.02.2021 сроком действия три года;

от открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ" - Масюкова Антона Васильевича по доверенности от 19.05.2021 N 77АГ 7114004;

от открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" - Масюкова Антона Васильевича по доверенности от 20.05.2021 N 77АГ 7114026;

от закрытого акционерного общества "Пензенская кондитерская фабрика" - Масюкова Антона Васильевича по доверенности от 194.05.2021 N 22;

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (далее - ОАО "РОТ ФРОНТ"), открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - ОАО" Кондитерский концерн Бабаевский"), закрытое акционерное общество "Пензенская кондитерская фабрика" (далее - ЗАО" Пензенская кондитерская фабрика") (далее - истцы) обратились в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Омская шоколадная фабрика" (далее - ООО "Омская шоколадная фабрика", ответчик) о взыскании в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Лакомка" в размере 386 585,50 руб.; в пользу ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Вдохновение" и "Талисман" в размере 500 537, 98 руб.; в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" компенсацию за незаконное использование товарного знака "Черное домино" в размере 124 638, 60 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 23.03.2021 по делу N А46-15214/2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу ОАО "РОТ ФРОНТ" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Лакомка" в размере 386 585,50 руб., а также 9 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины, с ответчика в доход федерального бюджета взыскано 1 732 руб. государственной пошлины; с ответчика в пользу ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Вдохновение" и "Талисман" в размере 500 537, 98 руб., а также 13 011 руб. расходов по оплате государственной пошлины, ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" возвращено из федерального бюджета 5 989 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 18.08.2020 N 4671; с ответчика в пользу ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Черное домино" в размере 124 638, 60 руб., а также 4 739 руб. расходов по оплате государственной пошлины, ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" возвращено из федерального бюджета 4 264 руб. государственной пошлины, уплаченной по платёжному поручению от 18.08.2020 N 5308.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Омская шоколадная фабрика" обратилось в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, снизив размер компенсации до однократной стоимости произведенной продукции: за незаконное использование товарного знака "Лакомка" в размере 193 292,75 руб.; за незаконное использование товарного знака "Вдохновение" в размере 250268,99 руб.; за незаконное использование товарного знака "Черное домино" в размере 62 319,30 руб.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал на то, что судом первой инстанции не учтено, что истцами заявлено требование о взыскании компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ): в двукратном размере стоимости товаров, на которые незаконно нанесен товарный знак, а не компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, как посчитал суд первой инстанции.

По мнению подателя жалобы, суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание мотивированное ходатайство ответчика о снижении размере компенсации с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П (далее - постановление КС РФ N 28-П).

ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором истцы не согласились с доводами подателя апелляционной жалобы.

Ответчиком представлены письменные возражения на отзыв истцов, в которых ООО "Омская шоколадная фабрика" повторило изложенные в апелляционной жалобе доводы, просило суд апелляционной инстанции при рассмотрении вопроса о снижении размера компенсации учесть тяжелое материальное положение ответчика, справки о снятии с производства (т.3 л.д. 48).

В судебном заседании представитель ООО "Омская шоколадная фабрика" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" возразил на доводы апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв, возражения на отзыв, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарного знака "Лакомка" по свидетельству N 126784.

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является правообладателем товарных знаков "Вдохновение" по свидетельству N 477380 и общеизвестного товарного знака "Вдохновение" по свидетельству N 198, "Талисман" по свидетельству N 164223.

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" является правообладателем товарного знака "Черное домино" по свидетельству N 190134.

Правовая охрана вышеуказанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении кондитерских изделий (т.1 л.д.100-119).

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцами установлено, что ООО "Омская шоколадная фабрика" производит, предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", а именно: конфеты "Леди-лакомка"; печенье "Вдохновение"; печенье "Талисман"; печенье "Домино" (т.1 л.д. 120-122).

Факт реализации ответчиком указанной выше продукции подтверждается товарными и кассовыми чеками (т. 1 л.д. 123-125).

Истцы полагая, что изготовление, предложение к продаже и последующая реализация кондитерской продукции с нанесением на этикетки и упаковку обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ОАО "РОТ ФРОНТ", ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский", ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", нарушают их исключительные права на товарные знаки, направили в адрес ответчика претензию с требованиями о выплате компенсации.

Поскольку ответчик требования претензий не исполнил, истцы обратились с соответствующим иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, установив факт наличия у истцов исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в защиту которых подан иск, и факты использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истцов, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований, не усмотрев при этом оснований для снижения заявленного размера компенсации.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Материалами дела установлено, что ОАО "РОТ ФРОНТ" является правообладателем товарного знака "Лакомка" по свидетельству N 126784.

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" является правообладателем товарных знаков "Вдохновение" по свидетельству N 477380 и общеизвестного товарного знака "Вдохновение" по свидетельству N 198, "Талисман" по свидетельству N 164223.

ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика" является правообладателем товарного знака "Черное домино" по свидетельству N 190134.

Факт продажи ответчиком контрафактного товара подтверждается товарными и кассовыми чеками (т. 1 л.д. 123-125).

Товарные знаки истцов: "Лакомка", "Вдохновение", "Талисман" "Черное домино"; и используемые ответчиком обозначения: этикетка конфет "Леди-лакомка", этикетка печений "Вдохновение", этикетка печений "Талисман", этикетка печений "Домино", для производства, предложения к продаже и реализации кондитерских изделий являются сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах потребителя, что установлено судом первой инстанции, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Доказательств наличия у ответчика права использования спорных товарных знаков в материалы дела не представлено, что свидетельствует о нарушении со стороны ответчика исключительных прав истцов.

В ходе рассмотрения настоящего дела, ответчиком в материалы дела предоставлена Справка о производстве и стоимости спорной продукции:

Конфеты "Леди-лакомка" - 1101,53 кг за 2019-2020 гг. на сумму 193292,75 руб.;

Печенье "Вдохновение" - 1790,1 кг за 2019 год на сумму - 229830,94 руб.;

Печенье "Талисман" - 152,5 кг за 2019 г. на сумму - 20438,05 руб.;

Печенье "Домино" - 465 кг за 2019 г. на сумму - 62319,3 руб.

Исходя из представленных данных, истцы рассчитали двукратный размер стоимости товаров, на которых ООО "Омская шоколадная фабрика" размещало товарные знаки правообладателей и просили взыскать компенсацию исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещены товарные знаки.

Проверив обоснованность довода ответчика о чрезмерности взысканной компенсации, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обоснованно обстоятельствами, предусмотренными Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации N 40-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.

Как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее- постановление КС РФ N 40-П) сформулированные в постановлении КС РФ N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил применение правовых позиций, изложенных в постановлении N 28-П в отношении компенсации, испрашиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как следует из разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации, содержащихся в постановлении N 28-П, отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в постановлении КС РФ N 28-П, надлежит доказать наличие не одного из этих критериев, а их совокупность, поскольку каждый из них в отдельности не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного действующим гражданским законодательством.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств судом апелляционной инстанции установлено, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии всей совокупности условий, необходимых для применения судом положений постановления КС РФ N 28-П. При этом сами по себе доводы о необходимости снижения размера компенсации, а также сведения о финансовом положении ответчика не являются достаточными доказательствами, свидетельствующими о наличии оснований для снижения компенсации, исчисленной истцами исходя из двукратный размер стоимости товаров, на которых ООО "Омская шоколадная фабрика" размещало товарные знаки правообладателей.

Как усматривается из материалов дела, в качестве доказательств тяжелого материального положения ответчик предоставил сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год, которая составила - 15 человек; а также финансовую отчетность общества за 2019 год и за 2020 год, ссылаясь на незначительную прибыль, полученную обществом в 2019 году - 87 586 руб., в 2020 -48 229 руб..

Вместе с тем, численность сотрудников предприятия не может свидетельствовать о трудном материальном положении, учитывая, что часть сотрудников могла исполнять свои обязанности по договору гражданско-правового характера.

Ссылки ответчика на незначительную прибыль, полученную в 2019 году - 87 586 рублей, в 2020 году - 48 229 руб., при годовом доходе предприятия (согласно тем же финансовым отчётам) в 2019 гожу - 22 488 745 руб., \ в 2020 году. - 10 479 041 руб. говорят о том, что предприятие при высоком годовом доходе несет значительные затраты, которые могут быть не связаны с функционированием предприятия, а доход расходуется не эффективно: на премии, командировки, аренду машин для личных нужд руководства и т.п.

Ответчик не исполнил возложенную на него обязанность и не предоставил доказательства многократного превышения размера компенсации над причинёнными правообладателю убытками.

Применительно к обстоятельствам данного дела суд апелляционной инстанции, исследовали имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с требованиями, установленными статьями 65 и 71 АПК РФ, и приходит к выводу о недоказанности обстоятельств, являющихся основаниями для снижения размера компенсации.

Учитывая, что при разрешения вопроса о возможности снижения компенсации в соответствии с постановлением КС РФ N 28-П доказыванию подлежат иные обстоятельства, а не сложное имущественное положение ответчика, суд апелляционной инстанции считает, что ответчиком не доказана вся совокупность критериев для снижения заявленного размера компенсации, указанных в постановлении КС РФ N 28-П, в связи с чем суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии возможности снижения компенсации и об удовлетворении исковых требований в заявленном истцами размере.

Указание суда первой инстанции на то, что правообладателями заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака не привело к принятию неправильного решения и не свидетельствует о судебной ошибке, следовательно, не является основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 23.03.2021 по делу N А46-15214/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.Ю. Рыжиков

Судьи

Н.Е. Иванова Н.А. Шиндлер