Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2021 г. N 14АП-4923/21 по делу N А13-14356/2020

г. Вологда

27 июля 2021 г.

Дело N А13-14356/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2021 года.

В полном объёме постановление изготовлено 27 июля 2021 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Романовой А.В., судей Черединой Н.В. и Шадриной А.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Вирячевой Е.Е.,

при участии от акционерного общества "Вологодский мясокомбинат" Шиловой Т.Н. по доверенности от 19.07.2021,

рассмотрев в открытом судебном апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" на решение Арбитражного суда Вологодской области от 07 апреля 2021 года по делу N А13-14356/2020,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (адрес: 450059, Башкортостан Республика, город Уфа, проспект Октября, дом 25/1, квартира 59; ОГРН 1110280024832, ИНН 0275073645; далее - ООО "ХК Бизнесинвестгрупп") обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Вологодский мясокомбинат" (адрес: 160012, город Вологда, улица Промышленная, дом 4; ОГРН 1023500893657, ИНН 3525070130; далее - ООО "Вологодский мясокомбинат") о взыскании 850 000 руб. компенсации за использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 551003, N 619444 (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 07.04.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

ООО "ХК Бизнесинвестгрупп" с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. Доводы жалобы сводятся к следующему:

- суд первой инстанции не учел, что исключительное право на товарный знак действует вне зависимости от использования этого товарного знака правообладателем, в связи с чем, суд первой инстанции неправомерно сравнил период, за который заявлено о взыскании компенсации, с периодом, в котором осуществлялось использование товарного знака лицензиатом;

- суд первой инстанции уклонился от оценки однородности товара "мясо", в отношении которой зарегистрирован товарный знак N 619444, и товара "колбаса", в отношении которой ответчик использовал спорное обозначение, не оценивал и не устанавливал обстоятельства регистрации и приобретения товарных знаков;

- суд не обосновал свой вывод о том, что отсутствие ведения истцом деятельности в 2017 году свидетельствует об отсутствии ресурсов, а также не указал, какое имеет значение для настоящего дела наличие у истца многочисленных зарегистрированных обозначений, а также какими доказательствами это подтверждается;

- непредставление ответчиком доказательств, истребованных у него судом, не может предоставлять ответчику преимущества, а, следовательно, суд должен был посчитать признанным довод истца о том, что за период с 14.04.2017 по 31.12.2017 ответчиком было продано товаров, маркированных спорным обозначением, на сумму 30 000 000 руб.;

- суд первой инстанции не учел, что в пояснениях, а также в возражениях на отзыв ответчика на заявление об увеличении исковых требований, истец указывал, что он ошибочно указал, что вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 1 386 248 тыс. рублей (693 124 руб. х 2), а верным является расчет, в соответствии с которым истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 60 000 000 руб. (30 000 000 руб. х 2).

- суд первой инстанции неправомерно указал, что заявляемые истцом обозначения являются слабыми ввиду их низкой индивидуализирующей способности, что подтверждается фактом регистрации Роспатентом иных товарных знаков других производителей, включающих в свой состав словесный элемент "ДЕРЕВЕНСКАЯ/ДЕРЕВЕНСКИЙ".

Истец надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, направил ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие его представителей.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей истца в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

ООО "Вологодский мясокомбинат" в отзыве на жалобу и его представитель в судебном заседании возражали против удовлетворения жалобы.

Заслушав объяснения представителя ответчика, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность судебного акта, апелляционная инстанция находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела, ООО "Бизнесинвестгрупп" является правообладателем товарных знаков:

- N 551003 "ДЕРЕВЕНСКАЯ", зарегистрирован 21.08.2015 с приоритетом от 14.05.2013 и сроком действия до 15.05.2023 в отношении 29 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров: ветчина, изделия колбасные, мясо, мясо консервированное, паштеты из печени, печень, свинина, сосиски, консервы мясные;

- N 619444 "ДЕРЕВЕНСКИЙ", зарегистрирован 08.06.2017 с приоритетом от 25.10.2012 и сроком действия до 25.10.2022 в отношении 29 и 32 классов МКТУ, в том числе в отношении товаров: мясо, мясные экстракты.

Истец полагает, что в период с 14.04.2017 по 31.12.2017 (с учетом принятого судом уточнения и увеличения исковых требований) от реализации товаров с использованием спорных обозначений ответчиком была получена выручка в размере 30 000 000 рублей, в связи с чем, истец имеет право на компенсацию в размере 850 000 рублей за использование спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Поскольку, досудебное обращение истца о прекращении использования спорного обозначения (словесный элемент "ДЕРЕВЕНСКАЯ") и выплате компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал требования необоснованными и отказал в их удовлетворении.

Апелляционная инстанция не находит оснований не согласиться с обжалуемым судебным актом.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующих норм права и обстоятельств дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении ВАС РФ от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. При этом, товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результатов производства.

Между тем, как обоснованно указал суд, в рассматриваемом случае, истцом не представлены суду доказательства использования спорного товарного знака (N 551003 "ДЕРЕВЕНСКАЯ") при осуществлении ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" предпринимательской деятельности.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности истца является производство молочной продукции.

Какие-либо доказательства реального использования для индивидуализации товаров зарегистрированных товарных знаков N 551003 "ДЕРЕВЕНСКАЯ" и N 619444 "ДЕРЕВЕНСКИЙ" истцом в материалы дела не предоставлены.

Представленные истцом фотографии и видеозаписи приобретения колбасы "Деревенской по-домашнему" не содержат полной информации, позволяющей сделать вывод об использовании им товарных знаков в спорный период: записи относятся к 2020 году (май, июнь), то есть за пределами периода, заявленного истцом в иске; по данным свидетельств на товарные знаки истца N 551003 "деревенская" и N 619444 "деревенский", лицензионный договор с ИП Назыровым И.М. был заключен по товарному знаку N 619444 "деревенский" 24.07.2019, расторгнут 01.09.2020, в перечне товаров, на которые распространяется защита данного товарного знака, "колбасные изделия" отсутствуют. При этом, лицензионные договоры по указанным товарным знакам истцом не представлены.

Как верно указал суд первой инстанции, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ.

Однако неиспользование товарного знака может быть оценено в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Между тем совокупностью представленных истцом доказательств не подтверждается факт использования им либо под его контролем спорного товарного знака.

Доказательств использования самим истцом товарного знака после его приобретения для индивидуализации каких-либо товаров или услуг материалы дела не содержат.

Таким образом, доказательств того, что имущественные права истца были нарушены, в материалы дела не представлено.

Соответственно, поскольку самим истцом принадлежащий ему товарный знак не используется, цель его приобретения противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых им товаров.

В этом аспекте суд правомерно признал заслуживающим внимания доводы ответчика о том, что регистрация в качестве товарного знака общеизвестного и широко употребляемого слова русского языка - деревенский/деревенская не с целью его использования для индивидуализации оказываемых услуг, а с целью создания препятствий коммерческой деятельности производителей, использующих в своей деятельности сходные общеизвестные обозначения, не может быть признана в качестве добросовестного поведения профессионального участника гражданского оборота. По данным открытых источников информации о юридических лицах и предпринимателях Российской Федерации, в частности, Сервиса проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей RUSPROFILE.RU, среднесписочная численность сотрудников ООО "ХК Бизнесинвестгрупп" в 2019 году составила 0 сотрудников, уплачено налогов согласно сведениям ФНС за 2019 год 11 000 руб., взносов - 0 руб. (https://www.rusprofile.ru/id/5605768), согласно данным бухгалтерской отчетности ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", полученным с помощью справочной правовой системы Гарант, деятельность Общества в 2017 году не велась, что свидетельствует об отсутствии ресурсов и самого факта осуществления хозяйственной деятельности ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" по производству товаров, услуг с использованием многочисленных зарегистрированных компанией обозначений, служащих согласно гражданскому законодательству для индивидуализации производимых (оказываемых) субъектом экономический деятельности товаров и услуг.

В рассматриваемом случае истец не подтвердил использование товарного знака (обозначения), факт незаконного его использования ответчиком в указанный в иске период (с 14.04.2017 по 31.12.2017). Представленные истцом копии деклараций ответчика, как и вышеупомянутый скриншот страницы сайта ответчика, датированы 2020 годом, не подтверждают ввод продукта в гражданский оборот и не относятся к периоду иска.

Кроме того, в заявлении истца об увеличении исковых требований и периода, за который заявляется о взыскании компенсации, указывается, что "истец считает, что ответчиком было продано товаров, маркированных обозначением "деревенская", "деревенское", "деревенские" за период с 14.04. по 31.12.2017 года на сумму 30 млн. руб. Таким образом, на основании подпункта 2 пункту 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в сумме 1 386 248 тыс. рублей (693 124 руб. х 2)". Данный расчет не может быть принят к вниманию в связи с его противоречивостью и тем, что он основывается только на предположениях истца, тогда как бремя доказывания лежит на истце, ответчик же вправе представлять свои доводы и доказательства, опровергающие доводы истца, однако не обязан поддерживать, представлять документы в поддержку доводов и расчетов истца. Именно в этом заключается принцип состязательности сторон.

С учетом изложенного, суд отклоняет как противоречащее статьям 65, 66 АПК РФ ходатайство истца об истребовании доказательств у ответчика - информации о количестве реализованных ответчиком товаров, маркированных обозначениями "ДЕРЕВЕНСКАЯ", "ДЕРЕВЕНСКИЙ", "ДЕРЕВЕНСКОЕ", "ДЕРЕВЕНСКИЕ", а также стоимости единицы товара и общую стоимость этих товаров.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам, в частности, относятся неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Следует отметить, что заявляемые истцом обозначения являются слабыми ввиду их низкой индивидуализирующей способности, что подтверждается фактом регистрации Роспатентом иных товарных знаков других производителей, включающих в свой состав словесный элемент "ДЕРЕВЕНСКАЯ/ДЕРЕВЕНСКИЙ".

В то время как использованное ответчиком словесное обозначение "колбаса деревенская" кат В (исходя из скриншота страницы сайта ответчика 2020 года, л.д. 24) характеризуется определенным однозначным смыслом, не требующим дополнительных рассуждений и домысливания. Самого факта присутствия в обозначениях товаров ответчиком словесного элемента "деревенские"/"деревенская" недостаточно для вывода об ассоциировании с товарными знаками истца в целом.

Вышеуказанное указывает на то, что ответчик выступает в гражданском обороте исключительно от своего имени, не выдавая себя за другое лицо.

При этом использование на товарах словесных обозначений "деревенские/деревенская" не способствуют продвижению им своего товара в связи с известностью товарных знаков истца.

Наличие на товарах истца словесного элемента "деревенские"/"деревенская" с учетом иных отличий не приводит к смешению маркируемых товаров, поскольку в данном случае словесные элементы "деревенские"/"деревенская" являются слабыми, а обычный потребитель обращает внимание и запоминает сильные элементы обозначения нанесенного на товар.

Товарные знаки истца "ДЕРЕВЕНСКИЙ/ДЕРЕВЕНСКАЯ" имеют низкую и слабую различительную способность, что неоднократно отмечено Судом по интеллектуальным правам (в рамках дел N СИП-440/2018, СИП-441/2018, СИП-442/2018), а также подтверждается наличием иных зарегистрированных Роспатентом товарных знаков со словесными элементами "деревенское", "деревенские" N 377179, 756254, 244322, 432940, 784277, 768653, 777703, 424303, 749955, 773246, 731692, 449092, 443737, 786502, 782174, 412284, 764540, 430841 и т.д. (всего 38 штук).

Таким образом, самого факта присутствия на товаре ответчика словесного элемента "деревенские/деревенская" в сочетании с другими элементами не достаточно для вывода об ассоциировании с товарными знаками истца в целом, в результате которого возникает опасность смешения обозначений в глазах потребителя.

Кроме того, как верно установил суд первой инстанции, истец не является производителем мясной продукции (колбасы, сосисок, сарделек). Как следует из выписки ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности истца является производство молочной продукции (10.8 ОКВЭД), дополнительными - производство прочих пищевых продуктов, производство какао, шоколада и сахаристых изделий, производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п., производство пива, производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках.

При таких обстоятельствах дела суд пришел к обоснованному выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Апелляционная инстанция считает, что судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства дела, выводы суда им соответствуют. Оснований для отмены решения суда не имеется.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Вологодской области от 07 апреля 2021 года по делу N А13-14356/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.В. Романова

Судьи

Н.В. Чередина А.Н. Шадрина