Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 5 августа 2021 г. N 08АП-5560/21 по делу N А70-18538/2020

город Омск

05 августа 2021 г.

Дело N А70-18538/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 августа 2021 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Лотова А.Н., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Шнайдер Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5560/2021) общества с ограниченной ответственностью "Комплексный поставщик" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-18538/2020 (судья Петренко О.В.), принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РЕДМОНД" (ИНН 7804504040, ОГРН 1137847092129, адрес: 195027, город Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 44, литер Ю) к обществу с ограниченной ответственностью "Комплексный поставщик" (ИНН 7203391715, ОГРН 1167232077231, адрес: 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 19) о защите исключительных прав на товарный знак и выплате компенсации в размере 150 000 руб., судебных издержек в размере 1 122 руб. 87 коп., а также расходов по уплате государственной пошлины,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания извещенных надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РЕДМОНД" (далее - ООО "РЕДМОНД", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Комплексный поставщик" (далее - ООО "Комплексный поставщик", ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 349142 в размере 150 000 руб., судебные издержки на покупку контрафактного товара в размере 890 руб., почтовые расходы в размере 232 руб. 87 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 527 руб.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-18538/2020 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак N 349142 в размере 50 000 руб., судебные издержки в размере 1 122 руб. 87 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ООО "Комплексный поставщик" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить полностью, принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование своей жалобы ответчик ссылается на то, что реализация обогревателя Redmond была осуществлена на основании договора комиссии от 25.06.2020 N 356, заключенного с физическим лицом и носила разовый характер. Согласно приложению 1 к договору комиссии на реализацию были приняты обогреватель Redmond, утюг Redmond, электрочайник Redmond. Ответчик не выпускает свою продукцию под маркой Redmond, не перемаркировывает продукцию более низкого качества товарным знаком Redmond, а производит реализацию техники, бывшие в употреблении, по договорам комиссии принятой от физических лиц.

Ответчик утверждает о том, что договор комиссии относится к числу договоров, направленных на предоставление услуг, не является розничной торговлей. Ответчик не может нести ответственность за реализацию техники являющейся фальсификатом при оказании услуг по договору комиссии.

ООО "Комплексный поставщик" считает, что взысканный размер компенсации в 50 000 руб. за нарушение исключительных прав является несоразмерным, так как цена проданного товара составляет 890 руб. Доказательства наличия убытков вследствие действий ответчика, либо систематичности противоправной деятельности, в материалах дела отсутствуют.

От истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец просит в удовлетворении требований ответчика отказать, решение суда оставить без изменения.

Надлежащим образом уведомленные о месте и времени рассмотрения дела в порядке апелляционного производства лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, ходатайства об его отложении не заявили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие данных лиц в порядке части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев апелляционную жалобу, отзыв, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 08.07.2020 при мониторинге сети Интернет по поиску реализации контрафактных товаров маркированных зарегистрированным товарным знаком "REDMOND" был обнаружен факт незаконного использования данного товарного знака на территории Российской Федерации, а именно на сайте https://www.avito.ru, где предлагались к продаже следующие товары:

- чайник Redmond А85(А) NOV3011 https://www.avito.ru/tyumen/bytovaya tehnika/chaynik redmond а85а now3011 1952418641;

- обогреватель новый Redmond FH-01 DEC1012 https://www.avito.ru/tyumen/bytovaya tehnika/obogrevatel novyy redmond fh-01 dec1012 1920501364;

- утюг новый (утюг Redmond RI-3315 (JAN2401) https://www.avito.ru/tyumen/bytovaya tehnika/utyug novyy 1920900209;

Во вкладке "О компании" https://www.avito.ru/komissionkin/about указано общество "Комплексный поставщик" ОГРН 1167232077231, юридический адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 19.

Предложение осуществлялось от имени ООО "Комплексный поставщик" (https://www.avito.ru/komissionkin).

При проверке магазина была проведена проверочная закупка товара Обогреватель Redmond FH-01 в помещении розничного магазина, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 19, которая подтвердила факты хранения для целей продажи, предложения к продаже и реализации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком "REDMOND" на территории Российской Федерации.

В наименовании товара на этикетке и кассовом чеке от 10.07.2020 указано: "Обогреватель Redmond FH-01 НавМ27.1119" (л. д. 44).

Факт предложения к продаже посредством сети Интернет зафиксирован скриншотом страниц сайта https://www.avito.ru (л. д. 21-42).

Исключительными правами на зарегистрированный товарный знак "REDMOND" согласно свидетельству на товарный знак N 349142, дата регистрации 04.05.2008, (продукции 9, 11, 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), обладает ООО "РЕДМОНД" (л. д. 18-20).

В перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, согласно свидетельства N 349142 входят в том числе: "чайники электрические"; "вентиляторы бытовые электрические"; "воздухонагреватели"; "приборы отопительные электрические"; "утюги электрические".

Товары чайник электрический Redmond А85(А), обогреватель электрический Redmond FH-01, утюг электрический Redmond RI-3315 входят в вышеуказанную товарную группу, на которую зарегистрирован товарный знак.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами в адрес общества "Комплексный поставщик" была направлена претензия б/н от 10.07.2020(л. д. 42), которая последним оставлена без удовлетворения.

Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился с иском в суд.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований, снизив размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 349142 с 150 000 руб. до 50 000 руб.

Решение суда первой инстанции является предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены или изменения.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как было указано выше, ООО "РЕДМОНД" является правообладателем товарного знака N 349142, дата регистрации 04.05.2008 (продукции 9, 11, 28 класса Международной классификации товаров и услуг).

Факт продажи товара ответчиком с использованием зарегистрированного товарного знака N 349142 подтверждается кассовым чеком от 10.07.2020, наименованием товара на этикетке "Обогреватель Redmond FH-01 НавМ27.1119".

В пункте 13 "Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

В пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015) отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В целях разрешения вопроса о сходстве обозначения с зарегистрированным товарным знаком можно руководствоваться положениями Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), в соответствии с которыми при определении сходства словесных обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а именно (пункт 42):

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, сравнив обозначение, зарегистрированное истцом как товарный знак и словесное обозначение "REDMOND", размещенное на приобретенном у ответчика товаре "Обогреватель Redmond FH-01 НавМ27.1119", судом первой инстанции установлено их сходство до степени смешения с товарным знаком "REDMOND" (свидетельство N 349142), исключительные права на который принадлежат истцу.

Доказательств передачи ответчику прав на товарный знак N 349142 (наличие лицензионного соглашения и т.п.) ответчиком не представлено.

Таким образом, нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 349142 подтверждается материалами дела.

Доводы подателя жалобы о том, что реализация обогревателя Redmond была осуществлена на основании договора комиссии от 25.06.2020 N 356, заключенного с физическим лицом и носила разовый характер, противоречат материалам дела.

Так, согласно представленным в материалы дела скриншотам интернет-страниц сайта https://www.avito.ru, где осуществлялось предложение к продаже товаров с признаками контрафакта по состоянию на 08.07.2020 и 29.09.2020, ответчиком предлагался новый, а не бывший в употреблении товар, что подтверждается наименованием предлагаемого товара и отсутствие указания состояния товара как бывшего в употреблении.

Более того, из скриншотов интернет-страниц сайта https://www.avito.ru судом усматривает, что ответчиком реализуется значительное количество товара со словесным обозначением "REDMOND", сходным до степени смешения с товарным знаком "REDMOND" (свидетельство N 349142), а именно: чайники, обогреватели, мультиварки, утюги, что опровергает утверждение о том, что реализация товара носила разовый характер.

При этом, согласно информации, размещенной на указанной сайте, состояние товаров указано новое.

Утверждение ответчика о том, что он не может нести ответственность за реализацию техники являющейся фальсификатом при оказании услуг по договору комиссии, является ошибочным, так как ответственным за нарушение исключительного права на товарный знак при реализации на основании договора комиссии товара, маркированного таким знаком и ввезенного на территорию Российской Федерации без согласия его правообладателя, является комиссионер (постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 N С01-74/2013 по делу N А56-10416/2013).

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из искового заявления следует, что истец определил компенсацию за нарушение товарного знака в размере 150 000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Судом первой инстанции размер компенсации снижен до 50 000 руб. с учетом того, что ответчик не является крупным розничным продавцом потребительских товаров, а также исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В апелляционной жалобе ответчик утверждает о том, что взысканный размер компенсации в 50 000 руб. за нарушение исключительных прав является несоразмерным, так как цена проданного товара составляет 890 руб. Доказательства наличия убытков вследствие действий ответчика, либо систематичности противоправной деятельности, в материалах дела отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, оценив материалы настоящего дела, признает доводы ответчика несостоятельными, исходя из следующего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При рассмотрении настоящей категории дел именно на ответчика возложено бремя предоставления доказательства отсутствия на стороне истца убытков или того, что размер убытков не сопоставим с размером взысканной компенсации (статьи 9, 65 АПК РФ).

При этом отсутствие расчета убытков со стороны истца не отменяет обязанность именно ответчика доказать отсутствие убытков на стороне правообладателя. Исходя из существа отношений, возникновение на стороне истца убытков в результате незаконного использования объектов интеллектуального права предполагается.

Вопреки позиции ответчика, само по себе превышение размера истребуемой истцом компенсации над стоимостью товара не является безусловным критерием для снижения компенсации.

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание правовую позицию, изложенную Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 Постановления от 24.07.2020 N 40-П, согласно которой будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, то есть на ответчике лежала обязанность предпринять все меры, направленные на соблюдение прав третьих лиц при осуществлении им предпринимательской деятельности. Ответчик мог самостоятельно предпринять меры по проверке сведений о возможном нарушении исключительных прав истца на объекты интеллектуальной собственности, однако таких мер предпринято не было.

Информацию о правообладателе, охраняемых товарных знаках, лицензиатах и иные сведения, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, можно получить из открытых и общедоступных источников.

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, ответчиком в материалы дела не представлено.

Анализируя материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для ещё большего снижения размера компенсации в настоящем случае, с учетом того, что судом первой инстанции размер компенсации уже снижен в три раза.

Истцом также предъявлены требования о взыскании с ответчика расходов по приобретению контрафактного товара в размере 890 руб. и расходов по уплате почтовых услуг в размере 232 руб. 87 коп., а также расходов по оплате государственной пошлины.

Требования в данной части удовлетворены судом первой инстанции с учетом правил статей 101, 106, 110 АПК РФ.

Доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, влияли бы на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

При таких обстоятельствах нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба ответчика удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Комплексный поставщик" оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 31.03.2021 по делу N А70-18538/2020 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

А.Н. Лотов О.Ю. Рыжиков