Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2021 г. N 20АП-3919/21 по делу N А68-3156/2020

г. Тула

16 августа 2021 г.

Дело N А68-3156/2020 Дело N А68-3156/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 11 августа 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 августа 2021 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Мосиной Е.В., судей Тучковой О.Г., Афанасьевой Е.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулешовой А.В.,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Пряничный город" - Зиатдиновой Р.Р. (паспорт, доверенность от 31.08.2020),

от общества с ограниченной ответственностью Тульская кондитерская фабрика "Пряничная столица" - Бородиной Е.А. (директор),

в отсутствие в судебном заседании иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Пряничный город"

на решение Арбитражного суда Тульской области от 23.04.2021

по делу N А68-3156/2020 (судья Чубарова Н.И.),

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Пряничный город" (ОГРН 1037101128921, ИНН 7107061880) к обществу с ограниченной ответственностью Тульская кондитерская фабрика "Пряничная столица" (ОГРН 1197154008193, ИНН 7104082184) о взыскании компенсации в размере 250 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 15 500 руб., расходов по оплате на услуг представителя в размере 75 000 руб. и обязании ООО ТКФ "Пряничная столица" изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, списать, уничтожить и прекратить закупку и использование рекламных и других материалов, содержащих указанное обозначение,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры", индивидуальный предприниматель Дмитриев А. В.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Пряничный город" (далее - ООО "ТД "Пряничный город", истец) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением, в котором просило:

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью Тульская кондитерская фабрика "Пряничная столица" (далее - ООО ТКФ "Пряничная столица", ответчик) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 738370 в размере 250 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 500 руб., расходы по оплате услуг за услуги представителя в размере 75 000 руб.,

- обязать ООО ТКФ "Пряничная столица" изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, списать, уничтожить и прекратить закупку и использование рекламных и других материалов, содержащих указанное обозначение.

ООО "ТД "Пряничный город" 04.11.2020 уточнило заявленные требования и просило взыскать с ООО ТКФ "Пряничная столица" 250 000 руб. компенсации, 15 500 руб. в счет возмещения расходов на уплату госпошлины, 75 000 руб. на услуги представителя.

Уточнение принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В связи с тем, что ООО ТКФ "Пряничная столица" представило в суд приказ N 26-ОД от 16.02.2020, согласно которому прекратило изготавливать пряники "ДЕНЬ ПРЯНИКА", истец, уточнив требования, исключил из числа оспариваемых требование об обязании ООО ТКФ "Пряничная столица" изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, списать, уничтожить и прекратить закупку и использование рекламных и других материалов, содержащих указанное обозначение.

14.12.2020 ООО "ТД "Пряничный город" уточнило исковые требования и просит взыскать с ООО ТКФ "Пряничная столица" 100 000 руб. компенсации; 15 500 руб. в счет возмещения расходов по оплату государственной пошлины, понесенные судебные расходы на общую сумму 81 250 руб.

Уточнение принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития культуры" (далее - ГУК ТО "ОЦРК", Учреждение) индивидуальный предприниматель Дмитриев А. В. (далее - ИП Дмитриев А. В.).

Решением Арбитражного суда Тульской области от 23.04.2021 ООО "ТД "Пряничный город" в удовлетворении заявленных (уточненных) требований отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Тульской области от 23.04.2021, ООО "ТД "Пряничный город" обратилось в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит судебный акт отменить. В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указывает на неправильное применение судом первой инстанции положений главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статей 1233 - 1234, 1264, 1285 ГК РФ при оценке факта передачи исключительного права на объект авторского права (эскиза пряничной доски) от Дмитриева А.В. к третьему лицу ГУК ТО "ОЦРК". Полагает, что судом области неправильно применены положения статьи 10 ГК РФ при оценке довода ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации и использовании товарного знака. Считает, что истец предоставил в суд достаточно доказательств самостоятельного использования товарного знака в своей деятельности, в том числе до даты проведения конкурса, равно как и доказательств ведения производственной деятельности в целом.

Представитель истца в судебном заседании поддержала доводы апелляционной жалобы, настаивала на ее удовлетворении.

ООО ТКФ "Пряничная столица" представило отзыв на апелляционную жалобу, поддержанный директором общества в судебном заседании, возражает против доводов истца, просит в удовлетворении жалобы отказать.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц в соответствии со статьями 156, 266 АПК РФ.

Проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 268, АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда отмене не подлежит по следующим основаниям.

Обращаясь с заявлением в арбитражный суд, ООО "ТД "Пряничный город" указало на то, что является обладателем исключительных прав на обозначение "ПРЯНИЦА", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 738370 с приоритетом от 12.07.2018, в отношении товаров 30 класса и услуг 35 класса МКТУ, охраняемого на территории Российской Федерации, товаров, приведенных в перечне свидетельства, в том числе для кондитерских изделий, пряников.

ООО ТКФ "Пряничная столица" производит и предлагает к продаже кондитерские изделия (пряники), сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 738370, что подтверждается произведенной истцом контрольной закупкой. 28.01.2020 в магазине "Белевская пастила", расположенном по адресу г. Тула, ул. Металлистов, д. 16А, был приобретен пряник стоимостью 170 руб., изобразительный элемент которого совпадает с изобразительным элементом охраняемого товарного знака истца.

Производство, а также предложение к продаже данных товаров ответчиком является нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака по свидетельству N 738370 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Согласия (разрешения) на использование указанного товарного знака правообладателем (истцом) не предоставлялось.

Направленная истцом в адрес ответчика 11.02.2020 претензия оставлена без ответа и удовлетворения, в связи с чем ООО "ТД "Пряничный город" на основании статей 1225, 1229, 1479, 1250, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обратилось в арбитражный суд с настоящим иском (уточненным впоследствии).

Суд первой инстанции, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства и доводы сторон, пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований на основании следующего.

В соответствии со статьей 1225 ГК РФ товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, приравненными к результатам интеллектуальной деятельности, права на которые охраняются законом.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из пункта 2 этой статьи, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как установлено пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу положений статей 65, 66, 71 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в качестве своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте.

Судом установлено, что 10.12.2019 за ООО "Торговый дом "Пряничный город" было зарегистрировано право на товарный знак по свидетельству N 738370 с приоритетом от 12.07.2018, в отношении товаров 30 класса и услуг 35 класса МКТУ, охраняемого на территории Российской Федерации.

Правовая охрана вышеуказанного товарного знака распространяется:

- на товары 30 класса: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; блины; бриоши; булки; ванилин (заменитель ванили); вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; зефир (кондитерские изделия); изделия желейные фруктовые (кондитерские); изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели (конфеты); конфеты; конфеты лакричные (кондитерские изделия); корица (пряность); крекеры; крем заварной; макарон (печенье миндальное); марципан; мед; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные (кондитерские изделия); муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные (кондитерские изделия); пастила (кондитерские изделия); пастилки кондитерские изделия); печенье; печенье сухое; пироги; помадки (кондитерские изделия); порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; пряники; птифуры (пирожные); пудинг рисовый; пудинги (запеканки); пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые (соусы); сахар; сахар пальмовый; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп из мелассы; сладости; соус яблочный (приправа); тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад.

- на услуги 35 класса: информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по составлению перечня подарков.

В качестве товарного знака N 738370 зарегистрировано комбинированное обозначение, которое представляет собой объемную окружность, в центре которой расположено стилизованное изображение башни Тульского кремля и стены. Над изображением башни расположен словесный элемент "ПРЯНИЦА", выполненный по дуге на кириллице оригинальным шрифтом. Под данным словесным элементом расположены изогнутые горизонтальные линии. По бокам от данного словесного элемента расположены объемные элементы в виде точек и изогнутых стеблей растений. Товарный знак выполнен в следующих цветах: серый, светло-серый, черный, белый.

Как обоснованно указал суд, сравнительный анализ товарного знака по свидетельству N 738370, правообладателем которого является истец, и обозначения на прянике, изготавливаемом ответчиком, показал отсутствие полного вхождения товарного знака в обозначение.

Отличие заключается в словесных элементах: в состав товарного знака входит словесный элемент "ПРЯНИЦА", а в состав обозначения на прянике ответчика "ПРЯНИК" и "Тула".

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Однако при этом наличие на прянике истца и ответчика одинакового изобразительного элемента - изображения фрагмента Тульского кремля (с иными художественными элементами), его композиционное расположение - находится в центре идентичного товара (пряника), в целом может восприниматься потребителями в качестве соответствующего товарного знака и потребитель может полагать, что обозначение используется одним и тем же лицом (связанными с ним лицами).

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о сходстве до степени смешения спорного изображения на прянике, изготавливаемом ответчиком, противопоставляемому товарному знаку.

Вместе с тем, само по себе установление данного факта не дает оснований для удовлетворения требования о взыскании с ответчика компенсации, учитывая установленные в ходе судебного разбирательства обстоятельства.

Из материалов дела следует, что в рамках организации и подготовки III Межрегионального фестиваля "День пряника" в Тульской области с 12 февраля по 1 апреля 2018 года проводился открытый конкурс на лучший эскиз рисунка пряничной доски (далее - конкурс).

ГУК ТО "ОЦРК" 05.02.2018 было утверждено Положение о порядке проведения конкурса на лучший эскиз пряничной доски в рамках Межрегионального фестиваля "ДЕНЬ ПРЯНИКА".

Настоящее Положение определяло порядок организации и проведения конкурса на лучший эскиз пряничной доски в рамках Межрегионального фестиваля "День пряника" в Тульской области (далее - конкурс).

Анонс конкурса на создание эскиза пряничной доски в рамках III Межрегионального фестиваля "День пряника" https://ocktula.iufoimounces/eskiz размещен 07.02.2018. Данный анонс включает информацию о проведении конкурса, Положение https:,7ocktula.ru/Polozenva/2018/pol konkurs prvan doska.PDF и заявку на участие.

ГУК ТО "ОЦРК" также сообщило, что анонсы на официальном сайте учреждения снимаются с публикации после проведения мероприятий и недоступны для просмотра, поэтому при переходе по ссылке появляется ошибка 404. Просмотреть публикацию можно только имея доступ в личный кабинет системы управления сайтом MODX. Для подтверждения публикации на официальном сайте данного анонса, включающего положение и заявку на участие приложен скриншот из личного кабинета ocktula.ru системы управления сайтом MODX, скриншот из базы данных официального сайта, где указана дата размещения положения и публикации анонса.

Из пункта 1.2 Положения о конкурсе следует, что учредителем конкурса является министерство культуры Тульской области; на основании пункта 1.3 данного Положения организатором конкурса является ГУК ТО "ОЦРИНКиТ" (далее - организатор).

В пункте 1.4 Положения указано, что основными целями Конкурса являются: поиск художественного решения, максимально отражающего уникальность и значимость Межрегионального фестиваля "День пряника"; создание фирменного пряника фестиваля, способствующего повышению престижа и формированию позитивного имиджа фестиваля; формирование эстетического восприятия масштабного культурного события; организация широкой рекламной кампании для продвижения фестиваля.

Согласно пункту 3.7 Положения о конкурсе работы выполняются на основании Технического задания (Приложение 1).

В пункте 3.8 Положения о конкурсе указано, что по эскизу победителя будет вырезана формовочная доска для изготовления пряника.

Согласно пункту 3.10 Положения о конкурсе участники конкурса гарантировали, что представленные ими на конкурс эскизы рисунков пряничной доски не нарушают авторских прав третьих лиц. Также участники конкурса гарантировали, что сведения о них, представленные в заявке, являются достоверными.

В пункте 3.11. Положения о конкурсе предусмотрено условие, что Участники конкурса автоматически передают организатору авторские и имущественные права на все работы, присланные ими на конкурс.

Критерием оценки конкурсных работ является, в том числе, адаптивность (при выпекании пряника детали оформления, надписи должны легко читаться и просматриваться (пункт 4.6 Положения).

В пункте 5.1 Положения о конкурсе указано, что в пакет представленных на конкурс документов должны входить: заявка на участие (Приложение 2); эскиз (рисунок, графическое изображение).

Согласно пункту 5.2 Положения о конкурсе работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.

Согласно пункту 7 Технического задания, являющегося приложением N 1 к Положению о порядке проведения конкурса на лучший эскиз пряничной доски в рамках Межрегионального Фестиваля "День Пряника" эскизные проекты не должны быть ранее нигде не опубликованы или участвовать в других конкурсах.

Как указано в пункте 7.1 Положения о конкурсе, победителем конкурса станет участник, чья работа получит большее количество голосов по суммарным оценкам профессионального жюри и результатам зрительского голосования. Победитель будет определен до 01.05.2018.

Правовое регулирование отношений по проведению публичного конкурса осуществляется на основе норм, предусмотренных главой 57 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1057 ГК РФ публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей.

Согласно пункту 3 названной статьи публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.

Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.

Пунктом 4 статьи 1057 ГК РФ предусмотрено, что объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.

Согласно пункту 5 статьи 1057 ГК РФ к публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса договор, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются постольку, поскольку статьями 447 - 449 настоящего Кодекса не предусмотрено иное.

Как установлено статьей 1060 ГК РФ, если предмет публичного конкурса составляет создание произведения науки, литературы или искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения.

В силу статьи 1061 ГК РФ лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения искусства.

Пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, другие произведения.

Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в форме изображения, в объемно-пространственной форме.

Предметом объявленного публичного конкурса в рамках Межрегионального фестиваля "День Пряника" являлось создание на лучший эскиза пряничной доски, и пунктом 3.11 Положении о конкурсе установлено, что все участники конкурса передают учреждению авторские права на присланные ими на конкурс работы (эскизы рисунков пряничной доски).

Таким образом, пунктом 3.11 Положения о конкурсе, устанавливающем условие об автоматической передаче организатору авторских и имущественных прав на все работы, присланные ими на Конкурс, предусмотрены допускаемые статьей 1060 ГК РФ иные условия, нежели те, при которых лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения. То есть договор не заключается, предусмотрен автоматический переход прав.

Пункт 3.11 Положения о конкурсе не противоречит статье 1061 ГК РФ.

Кроме того, из этого пункта, а также из пункта 5.2 Положения вытекают допускаемые статьей 1061 ГК РФ иные условия, нежели те, при которых лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды (то есть не обязано возвращать работы других участников, не удостоенные награды).

На основании статьи 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

В силу статьи 1241 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Универсальное правопреемство (наследование, реорганизация юридического лица), обращение взыскания на имущество правообладателя предусмотрены как одни из оснований перехода исключительных на результат интеллектуальной деятельности без заключения договора с правообладателем (о чем свидетельствует словосочетание "в том числе"), но не все возможные основания.

Суд области верно указал, что в рассматриваемом случае положения статьи 1060 ГК РФ и условия, содержащиеся в пункте 3.11. Положения о конкурсе (участники конкурса автоматически передают организатору авторские и имущественные права на все работы, присланные ими на конкурс), также дают основания для перехода исключительных прав на рисунок (эскиз) от автора к организатору конкурса.

Одним из представивших свою работу на конкурс был гражданин Дмитриев А.В. (копия его заявки на участие в конкурсе эскизов в 2018 году - в деле).

Содержание эскиза: вверху слова - ДЕНЬ ПРЯНИКА, в центре стилизованное изображение фрагмента Тульского кремля (башня со стеной) с некоторыми художественными элементами (веточками растений), внизу слова - ТУЛА 2018.

01.05.2018 были подведены итоги конкурса и эскиз, представленный Дмитриевым А.В., был признан победителем конкурса. Информация о победителе Конкурса эскизов 2018 года Дмитриеве А.В. и эскиз-победитель были размещены ТУК ТО "ОЦРИНКиТ" на сайте Министерства культуры и туризма Тульской области 01.05.2018, опубликованы в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках освещения межрегионального Фестиваля "День пряника" 2018.

Дмитриев А.В., как победитель конкурса, на сцене фестиваля "День пряника", проходившем 19.08.2018 в Тульском кремле, был награжден дипломом победителя и ценным подарком согласно условиям Положения о конкурсе.

Присылая заявки на участие в конкурсе и свои работы (эскизы пряничных досок), участники конкурса согласились с правилами, установленными Положением о конкурсе, о том, что авторские и имущественные права на все работы автоматически передаются организатору (ГУК ТО "ОЦРК"), что дает основание для признания ГУК ТО "ОЦРК" является правообладателем эскиза (рисунка) пряничной доски, автором которого является Дмитриев А.В.

ООО "ТД "Пряничный город", единственным учредителем и директором которого является Дмитриев А.В., 12.07.2018 (после подведения и опубликования итогов конкурса) подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака "ПРЯНИЦА".

В 2019 году (до регистрации товарного знака N 738370 за ООО "ТД "Пряничный город" 10.12.2019) в рамках проведения IV Межрегионального фестиваля "День пряника" 2019 года, организатором которого являлось ГУК ТО "ОЦРК", между ИП А.В. Дмитриевым (он же победитель конкурса 2018 года) и ГУК ТО "ОЦРК" был заключен возмездный договор N 218 от 05.07.2019, согласно которому заказчик (ГУК ТО "ОЦРК") поручает, а исполнитель (ИП А.В. Дмитриев) обязуется оказать услугу по изготовлению сувенирной продукции (пряничные доски) для вручения участникам IV Межрегионального фестиваля "День пряника", в соответствии с техническим заданием, содержащимся в Приложении N 1 к договору и являющимся неотъемлемой частью договора.

В данном договоре указана дата проведения мероприятия: 03.08.2019, срок оказания услуг: с даты заключения договора, не позднее 31.07.2019, цена договора составляет 120 000 руб., цена договора включает в себя все затраты исполнителя. Согласно техническому заданию на оказание услуги по изготовлению сувенирной продукции для вручения участникам IV Межрегионального фестиваля "День пряника" (приложение к указанному договору), наименование и объем оказываемых услуг следующие: Услуга по изготовлению сувенирной продукции (пряничная доска), количество - 40 штук, предусмотрены параметры (размер, диаметр, глубина формы, материал и т.д.).

Договор от 05.07.2019 N 218 и техническое задание к нему не содержит эскиза доски, но стороны договора не отрицали тот факт, что эскиз, по которому необходимо было изготовить 40 пряничных досок, представляет собой эскиз, признанный победителем Фестиваля "День пряника" в 2018 году.

Услуги по договору от 05.07.2019 N 218 оказаны (акт сдачи-приемки выполненных работ, товарная накладная от 16.07.2019 N 24), расчеты с ИП Дмитриевым А.В. произведены.

Пряничные доски представляют собой форму из древесины с вырезанным на ней рельефным узором для создания отпечатка на пряниках; вверху - слова День пряника, в центре - изображение фрагмента Тульского кремля, внизу слова ТУЛА 2019.

Таким образом, рисунок пряничной доски Дмитриева А.В. использовался как символ ежегодно проводимых учреждением межрегиональных фестивалей "День пряника". Например, 10 мая в региональном издании https://mvslo.ru/news/tula/2018-05-10-v-tule-vybrali-luchshii-eskiz-prvanichnoj-doski. (скрин-шот страницы с датой публикации 10.05.2018).

Согласно положениям статьи 1264 ГК РФ право авторства на проект официального документа, в том числе на проект официального перевода такого документа, а также на проект официального символа или знака принадлежит лицу, создавшему соответствующий проект (разработчику).

Разработчик проекта официального документа, символа или знака вправе обнародовать такой проект, если это не запрещено государственным органом, органом местного самоуправления муниципального образования или международной организацией, по заказу которых разработан проект. При опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя (пункт 1 статьи 1264 ГК РФ).

Проект официального документа, символа или знака может быть использован государственным органом, органом местного самоуправления или международной организацией для подготовки соответствующего официального документа, разработки символа или знака без согласия разработчика, если проект обнародован разработчиком для использования этими органом или организацией либо направлен разработчиком в соответствующий орган или организацию.

После официального принятия к рассмотрению проекта государственным органом, органом местного самоуправления или международной организацией проект может использоваться без указания имени разработчика (пункт 2 статьи 1264 ГК РФ).

В силу статьи 53 Основ законодательства Российской Федерации о культуре организации культуры обладают исключительным правом использовать собственную символику (официальное и другие наименования, товарный знак, эмблема) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе.

Предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц.

Указанные пряничные доски были публично переданы на сцене фестиваля его участникам в рамках IV Межрегионального фестиваля "День пряника", прошедшего на территории Тульского Кремля 03 - 04 августа 2019 года, в качестве специально разработанного/созданного и произведенного/овеществленного ценного подарка.

Одна из таких пряничных досок была вручена генеральному директору ООО ТКФ "Пряничная столица" (ответчик) Бородиной Е.А.

Как заявляет ГУК ТО "ОЦРК", он как правообладатель авторских прав на эскиз, с учетом общеполезных целей ограничений на дальнейшее использование пряничной доски с изображением символа фестиваля "День пряника" не устанавливало. Участники, которым были вручены пряничные доски, были свободны в выборе их использования, в том числе, по прямому назначению - изготовлению пряников, т.е. воспроизведению символа фестиваля "День пряника" на лицевой стороне пряника.

Таким образом, единственный учредитель и директор ООО "ТД "Пряничный город" Дмитриев А.В. подал 12.07.2018 заявку на регистрацию комбинированного товарного знака, тождественного эскизу, изготовленному ИП Дмитриевым А.В. по заказу государственного учреждения ко Дню пряника 2018. Товарный знак "ПРЯНИЦА" был зарегистрирован 10.12.2019 за N 738370 за ООО "Торговый Дом "Пряничный город" с приоритетом с 12.07.2018. В товарном знаке использовал изобразительный элемент (состоящий из стилизованного изображения фрагмента Тульского кремля) и вместо словесного элемента "День пряника" и ТУЛА 2018 размещен вверху словесный элемент "ПРЯНИЦА".

При изложенных обстоятельствах еще до регистрации товарного знака было введено в гражданский оборот изображение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в целях индивидуализации проводимого фестиваля "День пряника", введена в оборот сувенирная продукция (пряничные доски) для вручения этой продукции участникам IV Межрегионального фестиваля "День пряника" летом 2019 года.

Участники Межрегионального фестиваля "День пряника" являлись производители пряников.

При этом Дмитриев А.В. (учредитель и руководитель ООО "ТД "Пряничный город") не мог не понимать, что изготовленные им по договору от 05.07.2019 N 218 в качестве сувенирной продукции с соответствующими изображениями пряничные доски, предназначенные для вручения участникам Межрегионального фестиваля "День пряника", имеют размеры (внутренняя рельефная часть), соответствующие размерам изготавливаемых пряников, могут быть использованы обладателями досок по прямому назначению (для производства пряников), учитывая, что никаких ограничений на использование досок не налагалось.

Заключая с ГУК ТО "ОЦРК" договор N 218 от 05.07.2019, ИП Дмитриев А.В. не сообщил о подаче ООО "ТД "Пряничный город" заявки на регистрацию тождественного товарного знака, никаких возражений не заявлял.

ООО ТКФ "Пряничная столица" производила пряники только с использованием пряничной доски с символом Фестиваля, подаренной ГУК ТО "ОЦРК" в рамках межрегионального фестиваля "День пряника 2019.", без словесного элемента "ПРЯНИЦА".

Кроме того, ответчик и третье лицо в ходе рассмотрения дела утверждали, что самим истцом не используется спорный товарный знак со словом ПРЯНИЦА.

Из представленных товарных накладных усматривается реализация ООО "ТД "Пряничный город" (истцом) в 2017 году пряника с наименованием "ПРЯНИЦА", однако документов, свидетельствующих об оплате покупателем данного товара, не представлено, как не представлено изображения готового пряника, содержащего надпись "ПРЯНИЦА".

Истец обращает внимание на то, что он требует компенсации не за нарушение авторских прав на произведение изобразительного искусства, а за нарушение ответчиком прав на товарный знак по свидетельству N 738370, правообладателем которого является истец.

Суд первой инстанции обоснованно учел, что рисунок (эскиз) и товарный знак с воспроизведенным в нем рисунком представляют собой разные объекты интеллектуальных прав, однако регистрируя товарный знак N 738370, общество знало, что аналогичное изображение (рисунок) уже используется (введено в оборот).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Как установлено пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,

Как следует из пункта 2 этой статьи, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

В пункте 154 Постановления N 10 указано, что, поскольку в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю), этому лицу не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Суд области правомерно посчитал, что ИП Дмитриев А.В. разработал именно такой эскиз для пряничной доски не по собственной инициативе, а по заказу организатора конкурса - государственного учреждения культуры Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма", учредителем конкурса является государственный орган субъекта Федерации (министерство культуры Тульской области); ИП Дмитриев А.В. согласно условиям пункту 3.11. Положения о Конкурсе передал авторские права на изображение "День пряника" государственному учреждению культуры Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма".

Таким образом, изображение, тождественное в определенной части изображению, впоследствии зарегистрированному истцом в качестве товарного знака другим словесным элементом ("ПРЯНИЦА"), было доведено до всеобщего сведения (введено в гражданский оборот), обнародовано в целях использования в качестве символа мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, до регистрации товарного знака учредителем и директором истца, он же участвовал в дальнейшем в использовании Учреждением изображения в качестве символа фестиваля.

При таких обстоятельствах подача заявки на регистрацию спорного товарного знака и его регистрация впоследствии ООО "ТД "Пряничный город" под руководством директора Дмитриева А.В., а равно и заявление исковых требований, основанных на такой регистрации, является недобросовестным поведением, нарушающим правомерные интересы иных лиц, и не может быть признано заслуживающим судебной защиты (статья 10 ГК РФ). ООО "ТД "Пряничный город" создало ситуацию использования спорного товарного знака под своим контролем, а после предъявило иск о нарушении. Поведение истца по последующей регистрации товарного знака и предъявлению основанного на такой недобросовестной регистрации искового требования направлено на причинение вреда иным лицам и публичному порядку Российской Федерации (что не свидетельствует об умалении иных прав истца и его директора), учитывая, что ежегодный Межрегиональный фестиваль "День пряника" приобрел статус общественно значимого мероприятия.

Аналогичная позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.07.2016 N 305-ЭС16-2802 по делу NА40-124255/2013.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд области пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований истца.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для их переоценки у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы подателя, изложенные в жалобе, не опровергают выводы суда первой инстанции по существу рассмотренного дела, а выражают несогласие с ними, что не является основанием для отмены оспариваемого решения.

Нарушений норм процессуального права, влекущих по правилам части 4 статьи 270 АПК РФ безусловную отмену судебного акта, апелляционным судом не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 23.04.2021 по делу N А68-3156/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.В. Мосина

Судьи

О.Г. Тучкова Е.И. Афанасьева