Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сентября 2021 г. N 12АП-7666/21 по делу N А57-3051/2021

г. Саратов

10 сентября 2021 г.

Дело N А57-3051/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2021 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С. А. Жаткиной,

судей Т. В. Волковой, Л. Ю. Луевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А. Д. Ардабацким,

при участии в судебном заседании:

от акционерного общества "Тандер" представитель Сафошкин М.С., действующий на основании доверенности от 27.10.2020,

от Carte Blanche Greetings Limited представитель Дудченко Ю.С., действующий на основании доверенности от 30.07.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи апелляционную жалобу акционерного общества "Тандер"

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2021 года по делу N А57-3051/2021

по исковому заявлению Carte Blanche Greetings Limited (номер компании 2265225, Великобритания)

к акционерному обществу "Тандер" (ОГРН 1022301598549, ИНН 2310031475)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Carte Blanche Greetings Limited (далее - истец) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к акционерному обществу "Тандер" (далее - АО "Тандер", ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1151549 в размере 220 000 руб., компенсации за нарушение исключительных прав на персонажа литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" ("A grey bear with a blue nose? The story of Me to You") медвежонка "Тети Тедди" ("Tatty Teddy") в размере 220 000 руб., расходов по приобретению товара в размере 511 руб., почтовых расходов в размере 356 руб. 22 коп.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2021 года по делу N А57-3051/2021 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное по основаниям, изложенным в жалобе.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, полагая, что оспариваемый судебный акт принят с соблюдением норм материального и процессуального права.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, с учетом отзыва на неё, исследовав материалы дела, выслушав в судебном заседании полномочных представителей сторон, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак ME TO YOU, зарегистрированный под N 1151549 (классы МКТУ: 3, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 38, дата регистрации 08.08.2012, дата истечения срока регистрации 08.08.2022). В дело представлено свидетельство о регистрации товарного знака с нотариально заверенным переводом с английского языка на русский. Запись о товарном знаке внесена в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров "кондитерские изделия" (30 класс МКТУ).

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак ответчиком не оспаривается.

Также материалами дела подтверждается принадлежность истцу исключительных авторских прав на персонажа литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" медвежонка "Тэтти Тедди".

В материалы дела представлен трудовой договор от 27.11.2000 между автором иллюстраций произведения Стивом Морт-Хиллом и истцом. На основании пункта 17.1 указанного договора Стив Морт-Хилл передал истцу все настоящие и будущие авторские права, права на дизайн и другие имущественные права на все материалы, написанные, созданные или разработанные им в связи с бизнесом или деятельностью истца.

Авторство Стива Морт-Хилла подтверждается указанием его в качестве автора иллюстраций (художника) на обложке книги "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" впервые опубликованной в 2003 году, также представленной в материалы дела.

Представленная книга является достаточным доказательством авторства Стива Морт-Хилла в соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса РФ (лицо, указанное в качестве автора на экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное).

Наряду с этим в материалы дела представлен аффидевит Стива Морт-Хилла как доказательство передачи истцу исключительных прав на персонажа.

13.01.2018 в семейном гипермаркете "Магнит" по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 58, представитель правообладателя приобрел шоколадную фигурку медведя "Кондитерская фигурка из глазури "Мишка" 0,22 кг (СП ГМ)", относящуюся к 30 классу МКТУ. Фигурка изготовлена производителем (ответчиком) 08.12.2017 в семейном гипермаркете "Магнит" (Саратовская область, г. Балаково, шоссе Академика Королева, 50).

При продаже товара ответчик оформил и предоставил кассовый чек от 13.01.2018. Кассовый чек содержит идентифицирующие сведения об ответчике (наименование и организационно-правовая форма, ИНН), наименование магазина ответчика и его адрес, дату заключения договора купли-продажи, указание на товар и цену.

Факт реализации товара зафиксирован видеозаписью.

Ответчик реализацию спорных товаров не оспаривал.

Таким образом, материалами дела установлен факт реализации товаров, представленных в качестве вещественных доказательств, именно ответчиком.

С целью досудебного урегулирования и соблюдения претензионного порядка истцом 07.03.2018 в адрес ответчика направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с заявленными исковыми требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Истец указывает на сходство до степени смешения между обозначениями на товаре и товарным знаком, принадлежащим ему.

Суд первой инстанции, ссылаясь на пункты 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 41 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, проведя визуальное сравнение обозначений на товаре со словесным товарным знаком N 1151549, в отношении которого истец истребует защиты, установил их звуковое, графическое и смысловое сходство до степени смешения.

При этом, истец также указывал на то, что товар, приобретенный у ответчика, является переработкой персонажа.

В пункте 7 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ указано, что авторские права распространяются в том числе на часть произведения, его название и персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом труда автора.

Под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме, присущей произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др. (абзац 1 пункта 82 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ) презюмируется (абзац 3 пункта 82 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ) (абзац 4 пункта 82 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (абзац 4 пункта 87 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ, абзац 5 пункта 87 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Принципиальное значение для правильного разрешения вопроса о наличии признаков воспроизведения либо переработки объекта исключительного авторского права имеет общее впечатление потребителя от сопоставления таких объектов (постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2016 по делу N А46-7311/2015).

Суд первой инстанции установил, что уникальными особенностями медвежонка "Тэтти Тедди" являются овальный нос, густая короткая шерсть, маленькие близко посаженные глазки, пропорции и характерное расположение его черт, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на правой части головы с характерными стежками, овальные заплатки на задних (нижних) лапах с характерными стежками.

При этом, товар ответчика воспроизводит все основные черты персонажа, наделяющие его различительной способностью: округлая голова медведя с густой короткой шерстью с двумя ушами в верхней части головы, две овальных лапы, овальная морда, овальный нос на морде, два маленьких близко посаженных глаза над мордой, квадратная заплатка на правой части головы с характерными стежками, овальные заплатки на задних (нижних) лапах с характерными стежками, а также размещением на левой нижней лапе фигурки слов "MetoYou", что является частью названия произведения ("Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю"). Указанные слова являются зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим истцу.

Таким образом, суд первой инстанции верно установил наличие переработки персонажа произведения.

Отклоняя довод апелляционной жалобы, судебная коллегия отмечает, что помимо округлой формы всех деталей, характерной для мягких игрушек, ответчик признает факт наличия на голове фигурки характерной квадратной заплатки.

При этом, использование для товара ответчика цветовой гаммы, отличной от используемой истцом для персонажа, обусловлено в том числе тем, что товар является кондитерским изделием и предполагает расцветку того материала, из которого изготовлен.

На спорном товаре сохранено достаточное количество деталей, позволяющих товару (фигурке) производить общее впечатление медвежонка "Тэтти Тедди", в том числе надпись на лапе "Me to You", что не оспаривается ответчиком.

Истец не вводил в гражданский оборот товар, реализованный ответчиком. То есть истец не давал согласия на использование объектов интеллектуальной собственности.

Использование произведения искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1 - 11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя (пункт 89 постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 N 10).

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 разъясняется, что согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского Кодекса РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Таким образом, неправомерность действий ответчика предполагается, если им не доказано соблюдение правовых норм, и достаточно лишь заявления истца об отсутствии разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности.

Неправомерное использование ответчиком интеллектуальной собственности истца подтверждено материалами дела.

Ответчик не представил доказательств правомерности своих действий.

При этом, апелляционная коллегия отклоняет довод апеллянта относительно необоснованного принятия судом первой инстанции в качестве доказательств товара и товарных чеков от более ранних закупок ввиду пропуска срока исковой давности, поскольку данные доказательства предъявлены не как обоснование предъявляемых требований истца, а как доказательство производства ответчиком контрафактной продукции и ее реализации на территории нескольких регионов.

В силу положений пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом обратившийся за защитой права правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10000 руб. до 5000000 руб.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от 10000 руб. до 5000000 руб. за каждый факт нарушения.

В пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, указано, что при удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ суд не может определять ее размер произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Если ответчиком представленный истцом расчет размера компенсации не опровергнут, то исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

Приведенная правовая позиция применима и к случаям взыскания компенсации на основании статьи 1301 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей ответственность за нарушение исключительных прав на произведение.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017).

В соответствии с абзацем 4 пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно).

Истец заявил о взыскании компенсации в размере 440 000 руб. (по 220 000 руб. за нарушение в отношении каждого из объектов интеллектуальной собственности).

В качестве формулы расчета компенсации истец представил расчет с коэффициентами, где каждому обстоятельству, описывающему характер нарушения, присваивается соответствующий коэффициент. Все коэффициенты суммируются и умножаются на минимальный размер компенсации, предусмотренный соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ. Расчет истца: 10000 руб. (минимального размер компенсации, предусмотренный ст. 1301 и 1515 Гражданского кодекса РФ) х 22 (суммарный коэффициент) = 220 000 руб. за нарушение в отношении каждого из объектов интеллектуальной собственности (товарный знак и персонаж произведения).

Суд первой инстанции, устанавливая фактические обстоятельства дела на основании полного и всестороннего исследования представленных доказательств, принимая во внимание неоднократность нарушения, изготовление контрафактного товара и его распространение на территории нескольких регионов, с учетом того, что ответчик неоднократно привлекался к ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность, являясь при этом крупным межрегиональный продавцом, пришел к выводу о том, что допущенное ответчиком нарушение прав истца является грубым, вследствие чего счел размер требуемой истцом компенсации обоснованным, соразмерным и отвечающим принципам разумности и справедливости.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств, явно свидетельствующих о необходимости снижения компенсации, ответчиком не представлено.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции суд апелляционной инстанции не усматривает.

Судом первой инстанции с ответчика обоснованно взыскана компенсация в размере 440 000 рублей.

Апелляционная коллегия считает выводы суда первой инстанции правомерными.

Довод о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права ввиду неознакомления ответчиком с представленным истцом расчетом компенсации апелляционная коллегия отклоняет, поскольку представитель ответчика участвовал в судебном заседании 28.06.2021 и указал на отсутствие необходимости дополнительного исследования документов, имеющихся в материалах дела, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.

Истцом также заявлено требование о взыскании почтовых расходов в размере 356,22 руб., расходов за приобретение товара в размере 511 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 11800 руб.

В соответствии с положениями статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии с положениями статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если Федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Факт несения расходов по оплате государственной пошлины, расходов по приобретению контрафактного товара в размере 511 руб., почтовых расходов в размере 356,22 руб. подтвержден материалами дела.

Оснований для изменения размера судебных расходов суд апелляционной инстанции не усматривает.

Доводы апелляционной жалобы, приведенные в их обоснование, не соответствуют нормам действующего законодательства и фактическим обстоятельствам дела, они не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, дают иную правовую оценку установленным обстоятельствам и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемом судебном акте выводов, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого законного и обоснованного решения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 05 июля 2021 года по делу N А57-3051/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с акционерного общества "Тандер" (ОГРН 1022301598549, ИНН 2310031475) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3 000 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

С. А. Жаткина

Судьи

Т. В. Волкова Л. Ю. Луева