Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2021 г. N 07АП-5020/21 по делу N А03-16758/2019

город Томск

22 сентября 2021 г.

Дело N А03-16758/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Бородулиной И.И.,

Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Волковой Т.А. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества Алтайского вагоностроения (N 07АП-5020/2021) на решение от 06.04.2021 Арбитражного суда Алтайского края по делу NА03-16758/2019 (судья Кулик М.А.), по исковому заявлению акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (622007, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Восточное Шоссе, 28, ОГРН 1086623002190, ИНН 6623029538) к акционерному обществу Алтайского вагоностроения (658087, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда Улица д. 16, ОГРН 1022200766279, ИНН 2208000010), о взыскании денежной компенсации в размере 138 361 410 руб. за нарушение исключительных прав, об обязании прекратить использование изобретения,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (107174, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.2, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727).

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Серебрякова М.К. по доверенности от 31.12.2020, диплом, паспорт (онлайн),

от ответчика: Шабалина В.А. по доверенности от 14.11.2019, диплом, паспорт (онлайн),

от третьего лица: без участия (извещен),

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее - АО "НПК "Уралвагонзавод", истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к акционерному обществу Алтайского вагоностроения (далее - АО "Алтайвагон", ответчик) с исковым заявлением о взыскании денежной компенсации в размере 38,24 млн. руб. за нарушение исключительных прав на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 06.04.2021 исковые требования удовлетворены частично, признаны обоснованными требования о взыскании с АО "Алтайвагон" в пользу АО "НПК "Уралвагонзавод" денежной компенсации за нарушение исключительных прав в размере 36 322 400 руб., в возмещение расходов на проведение судебных экспертиз 65 808 руб. 64 коп., в возмещение судебных расходов на оплату государственной пошлины 52 507 руб. 45 коп.; требования о взыскании с АО "Алтайвагон" в пользу АО "НПК "Уралвагонзавод" в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы 73 008 руб. 81 коп.

Произведен зачёт встречных требований сторон. С АО "Алтайвагон" в пользу АО "НПК "Уралвагонзавод" взыскана денежная компенсация за нарушение исключительных прав в размере 36 322 400 руб., в возмещение судебных расходов 45 307 руб. 28 коп.

В части требований об обязании АО "Алтайвагон" прекратить использование изобретения "Тележка железнодорожного вагона" по патенту N 2200681, выражающееся в производстве и реализации АО "Алтайвагон" полувагонов модели 12-296-01, оборудованных тележкой модели 18-2128 производство прекращено.

В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Алтайвагон" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать истцу в удовлетворении исковых требований полностью.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что патент N 2200681 признан недействительным 30.04.2021 коллегией Роспатента; патент касается только одной детали (наличие пластин и их загиб), а не тележки в целом; оспариваемое судебное решение не содержит доказательств, подтверждающих факт использования охраняемого изобретения истца в продукции ответчика; поскольку охраняемое патентом техническое решение не касается тележки железнодорожного вагона в целом, то компенсация подлежит расчету исходя из стоимости детали.

В отзыве на апелляционную жалобу АО "НПК "Уралвагонзавод" просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. В соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) отзыв приобщен к материалам дела.

Определением апелляционного суда от 12.07.2021 судебное заседание отложено.

После отложения в порядке статьи 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи, судебное разбирательство производится с самого начала.

От АО "Алтайвагон" поступило ходатайство о приобщении к материалам дела уведомления ФИПС N 2001101657/11 от 23.07.2021. В порядке статьи 268 АПК РФ уведомление ФИПС N 2001101657/11 от 23.07.2021 приобщено к материалам дела.

Определением апелляционного суда от 25.08.2021 судебное заседание отложено, с учетом того, что согласно уведомления ФИПС N 2001101657/11 от 23.07.2021 рассмотрение возражений АО "Алтайвагон" против выдачи патента на изобретение перенесено на 06.09.2021.

В порядке статьи 81 АПК РФ АО "НПК "Уралвагонзавод" представило письменные пояснения, в которых указывает, что ответчик умышленно принимает меры с целью затягивания судебного процесса и оспаривания патента N 2200681 "Тележка железнодорожного вагона". Полагает нецелесообразным дальнейшее отложение сроков рассмотрения дела по существу, указывая на несостоятельность доводов апелляционной жалобы ответчика.

На основании части 2 статьи 268 АПК РФ к материалам дела приобщен скриншот сайта ФИПС о назначении даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам на 29.09.2021, представленный АО "Алтайвагон".

В судебном заседании апелляционной инстанции, проводимом с использованием систем веб-конференции, представители истца и ответчика поддержали свои позиции в полном объеме.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, не явилось в судебное заседание суда апелляционной инстанции.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Исходя из положений части 5 статьи 268 АПК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в отсутствие возражений сторон, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность судебного акта в пределах доводов апелляционной жалобы в обжалуемой части.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца и ответчика, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, письменных пояснений, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что АО "НПК "Уралвагонзавод" является правообладателем патента Российской Федерации N 2200681 на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" (далее - патент) со следующей формулой:

"1. Тележка железнодорожного вагона, содержащая колесные пары с буксовыми узлами, воспринимающими нагрузку от рамы тележки, включающей в себя надрессорную балку, опирающуюся на рессорные комплекты, расположенные в центральных проемах боковых рам с выполненными над буксовыми челюстями технологическими отверстиями, и сменные наличники с износостойкими пластинами, расположенные между горизонтальными опорными поверхностями надбуксовых проемов и буксовых узлов, отличающаяся тем, что ветви, выступающие вверх от противоположных сторон основания сменных наличников, загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам.

2. Тележка железнодорожного вагона по п. 1, отличающаяся тем, что ветви сменных наличников имеют трапецеидальную форму".

Срок действия патента с даты приоритета 17.01.2001 и до 18.01.2021.

АО "НПК "Уралвагонзавод" претензией от 09.08.2019 N 5-35/26 обратилось к АО "Алтайвагон" с требованием о прекращении использования ответчиком изобретения, охраняемого патентом N 2200681 на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" и выплате компенсации за незаконное использование патента.

Не исполнение АО "Алтайвагон" претензии в добровольном порядке послужило основанием для обращения АО "НПК "Уралвагонзавод" в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение, определив сумму компенсации в размере 36 322 400 руб.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 1); охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376) (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему спору входит установление факта принадлежности истцу интеллектуального права и факта его нарушения ответчиком.

Согласно материалам дела срок действия патента N 2200681, принадлежащего истцу, истек 18.01.2021.

В период своего действия (с 17.01.2001 и до 18.01.2021) патент дважды признавался Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) недействительным полностью, а именно в период с 10.12.2012 по 02.06.2014 и с 27.05.2016 по 10.02.2017, по той причине, что заявленное техническое решение не соответствует условию патентоспособности изобретения "изобретательский уровень", поскольку техническое решение явным образом следует из уровня техники.

В период действия спорного патента между истцом и ответчиком заключались следующие лицензионные договоры: N 6/3-97Р-2010(256сб/15) от 11.03.2010, действовавшего с 11.03.2010 по 31.03.2011, N 6/3-130р-2011 (307сб/15) от 25.03.2011, действовавшего с 25.03.2011 по 31.08.2012, N 6/3-573Р-2015 (619сб/15) от 01.11.2015, действовавшего с 01.11.2015 по 31.12.2016.

На основании указанных договоров ответчик использовал изобретение охраняемое патентом N 2200681.

По мнению истца в период с 01.05.2018 по 28.02.2019 ответчик незаконно использовал изобретение по патенту N 2200681, при изготовлении вагонов модели 12-296-01.

Данное обстоятельство подтверждается заключением судебной экспертизы от 02.03.2020, по итогам проведения которой эксперт пришел к выводу, что признаки запатентованного истцом изобретения используются ответчиком при изготовлении спорной продукции.

Использование ответчиком в спорный период изобретения по патенту N 2200681 подтверждается в частности письмом ОАО "РЖД" от 18.10.2019, согласно которому в период с 01.05.2018 по 28.02.2019 ответчик произвел 4767 вагонов модели 12-296-01.

Доводы ответчика о том, что патент N 2200681 признан недействительным 30.04.2021 во внимание апелляционной коллегией не принимаются, исходя из того обстоятельства, что в период с 01.05.2018 по 28.02.2019 патент N 2200681 являлся действующим.

Кроме того, как верно отметил суд первой инстанции, в случае успешного оспаривания патента ответчик вправе подать заявление об отмене судебных актов по настоящему делу по новым обстоятельствам.

Отклоняя довод апелляционной жалобы о том, что патент касается только одной детали (наличие пластин и их загиб), а не тележки в целом, апелляционной коллегией отклоняется на основании того, что формула изобретения N 2200681 "Тележка железнодорожного вагона" охватывает полностью изделие - тележка железнодорожного вагона. Соответственно, в произведенной ответчиком продукции, использовалось изобретение - тележка железнодорожного вагона, а не её отдельные детали.

Истец представил достаточный объем доказательств, свидетельствующих о принадлежности ему защищаемого права, тогда как ответчик со своей стороны в нарушение статьи 65 АПК РФ не исполнил возложенную на него обязанность по представлению доказательств законности использования исключительных прав на спорный патент.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из пункта 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истец в качестве меры ответственности за нарушения, потребовал выплату компенсации в размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

При этом, по пункту 2 статьи 1406.1 ГК РФ не предполагается возможности снижения размера компенсации ниже пределов, установленных законодателем.

Суд первой инстанции, взяв за основу для методики определения цены последний лицензионный договор N 6/3-573Р-2015/619сб/15 от 01.11.2015, принимая во внимание, установленные в рамках дела N А03-16316/2018 обстоятельства, в том числе то, что истец в 2017 году своими действиями по немотивированному отказу в поставках продукции за рубеж пытался устранить ответчика с рынка железнодорожных вагонов, игнорировал запросы ответчика, не давал ответов на них, чем нарушал условия лицензионного договора от 30.01.2017 N 51сб/5/6/3-474Р-2016, отказывал в поставках продукции в Республику Казахстан, чем поставил ответчика в крайне затруднительную ситуацию перед казахстанскими партнерами, учитывая то, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) ранее дважды признавала недействительным патент N 2200681 по той причине, что защищаемое им техническое решение не соответствует условию патентоспособности изобретения "изобретательский уровень", а также учитывая то обстоятельство, что техническое решение, отраженное в патенте N 2200681, активно используется на территории Российской Федерации, правомерно посчитал обоснованной сумму компенсации в размере 36322400 руб.

Размер определенной судом первой инстанции суммы компенсации не выходит за пределы разумности и обоснованности, а также установленных законом размеров.

Доказательств свидетельствующих о чрезмерности и неразумности взысканной судом первой инстанции суммы компенсации, ответчиком не представлено.

Учитывая, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не свидетельствуют о наличии оснований, установленных статьей 270 АПК РФ, для отмены или изменения решения суда первой инстанции, апелляционный суд считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционную жалобу - не подлежащей удовлетворению.

По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на подателя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 06.04.2021 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-16758/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу акционерного общества Алтайского вагоностроения - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

И.И. Бородулина Т.В. Павлюк