Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2021 г. N 17АП-10697/21 по делу N А60-9904/2021

г. Пермь

23 сентября 2021 г.

Дело N А60-9904/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 сентября 2021 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной М.В.,

судей Власовой О.Г., Назаровой В.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Макаровой С.Н.,

при участии

от истца: не явились,

от ответчика: Мелихова О.В., удостоверение, ордер от 15.09.2021,

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика, ООО "Промизол",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 18.06.2021

по делу N А60-9904/2021

по иску акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ИНН 7706019704, ОГРН 1027739072492)

к обществу с ограниченной ответственностью "Промизол" (ИНН 6679082660, ОГРН 1156658093778)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

АО "ТехноНИКОЛЬ" (истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "Промизол" (ответчик) о взыскании 1 617 176 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 652011.

Решением суда первой инстанции от 18.06.2021 иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу истца взыскано 900 000 руб. компенсации.

Ответчик не согласился с принятым решением. В апелляционной жалобе, доводы которой поддержаны его представителем в судебном заседании, просит изменить решение, снизив размер компенсации до 166 400 руб.

В обоснование своих доводов указывает, что взысканный размер компенсации судом первой инстанции не обоснован, мотивы, по которым установлен такой размер, в решении не изложены.

Между тем, как полагает ответчик, сумма взысканной компенсации несоразмерна установленному нарушению исключительного права, так как фактический ущерб, составляющий стоимость реализованного контрафактного товара, не превышает 166 400 руб. По мнению заявителя, поскольку вред правообладателю фактически установлен в сумме 166 400 руб., иных обстоятельств, влияющих на размер вреда, арбитражным судом не установлен, взыскание 900 000 руб. компенсации нарушает права ответчика.

Кроме того, последний ссылается на то, что при определении размера компенсации арбитражным судом не учтено финансовое положение ответчика. Так, согласно бухгалтерскому балансу ООО "Промизол" по состоянию на 31.12.2019 размер его оборотных активов составляет 1 230 000 руб., при этом компенсация взыскана в размере 900 000 руб., что с очевидностью свидетельствует о том, что такая выплата привет к банкротству ответчика.

Заявитель также отмечает, что установленный судом размер компенсации ущемляет права лиц, уже привлеченных к ответственности за то же самое нарушение.

К апелляционной жалобе приложено дополнительное доказательство: копия бухгалтерского баланса ООО "Промизол" по состоянию на 31.12.2019.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, находя приведенные в ней доводы несостоятельными.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, а также заявил ходатайство о приобщении к материалам дела приложенной к апелляционной жалобе копии бухгалтерского баланса ООО "Промизол" по состоянию на 31.12.2019.

Истец явку представителя в судебное заседание апелляционного суда не обеспечил, представил письменное ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 16.09.2021 отказано в удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного разбирательства, поскольку отсутствуют основания, предусмотренные статьей 158 АПК РФ, отложение рассмотрения дела является правом, а не обязанностью суда, к заявлению не приложены документы, подтверждающие невозможность направления в суд другого представителя, в том числе с учетом того, что доверенность от 28.12.2020 N 28122020/2726 выдана истцом нескольким представителям.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 16.09.2021, вынесенным на основании части 2 статьи 268 АПК РФ, в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела копии бухгалтерского баланса ООО "Промизол" по состоянию на 31.12.2019 отказано, так как им не обоснована невозможность представления указанного документа в суд первой инстанции, по причинам, не зависящим от него.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, АО "ТехноНИКОЛЬ" обладает исключительными правами на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 652011, включающий словесный элемент "Технониколь" и графический элемент; дата приоритета - 12.05.2017, действителен до 12.05.2027, зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 17, 19 классов Международной классификации товаров и услуг.

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 27.08.2019, протоколу от 02.03.2020 6604 N 0548210 об административном правонарушении, постановлению от 25.05.2020 по административному делу N 5-228/2020, рассмотренному мировым судьей судебного участка N 5 Октябрьского района города Екатеринбурга, счету-фактуре от 27.08.2019 N 976 и пояснениям истца ООО "Промизол" осуществлена реализация продукции, на которой размещен спорный товарный знак, а также осуществлено хранение этикеток с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011, АО "ТехноНИКОЛЬ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции исходил из того, что ООО "Промизол" нарушены принадлежащие истцу исключительные права на спорный товарный знак. При этом арбитражный суд посчитал возможным снизить заявленный размер компенсации до 900 000 руб.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, ознакомившись с отзывом на нее, суд первой инстанции находит обжалуемый судебный акт законным и обоснованным ввиду следующего.

В соответствии с подпунктами 1 и 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, среди прочего, произведения науки, литературы и искусства и товарные знаки.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В пунктах 1, 3 статьи 1484 ГК РФ указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на товаре, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом (пункт 1 статьи 1229, статьи 1233, 1484 ГК РФ).

Как верно установлено судом первой инстанции, ООО "Агат-СБ" по поручению истца произведена закупка у ответчика товара - праймера битумного Технониколь N 01 в количестве 1,664 тн на сумму 166 400 руб., что подтверждено счетом-фактурой от 27.08.2019, а также мастики гидроизоляционной "Технониколь N 24 (МГТН" в количестве 1,600 тн на сумму 131 200 руб. (счет-фактура от 27.08.2019 N 976).

По данному факту составлен протокол от 02.03.2020 6604 N 0548210 об административном правонарушении, из которого следует, что ответчик в лице директора Упорова А.С. организовал продажу товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, а именно продажу праймера битумного "Технониколь N 01" в количестве 108 ведер общей массой 1664 кг на сумму 166 400 руб., содержащего признаки контрафактности.

В рамках административного производства органами дознания произведены осмотры места происшествия, результаты которых отражены в протоколах от 27.08.2019. Из данных протоколов усматривается, что в складских помещениях ответчика обнаружена продукция, в том числе праймер битумный Технониколь, мастика Технониколь N N 21, 24 МГНТ, а также этикетки с надписью Технониколь в количестве 740 шт.

На основании упомянутого протокола об административном правонарушении постановлением от 25.05.2020 директор ООО "Промизол" Упоров А.С. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 249 600 руб. за реализацию контрафактного товара - праймера битумного Технониколь N 01 в количестве 108 ведер на сумму 166400 руб.

В силу статьи 69 АПК РФ факт реализации контрафактного товара - праймера битумного Технониколь N 01 в количестве 108 ведер на сумму 166 400 руб., установленный судом общей юрисдикции, не подлежит доказыванию вновь.

Используемое в наименовании реализуемой продукции слово "Технониколь" является сходным до степени смешения по визуальным, фонетическим признакам со словесным элементом товарного знака истца и по общему впечатлению обычного покупателя указывает на правообладателя - АО "Технониколь", тем самым создает реальную угрозу смешения оригинального товара, выпускаемого истцом, и контрафактного товара, изготовителем которого истец не является.

Факт продажи спорного товара ответчиком не оспаривается (статья 65 АПК РФ), таким образом, ответчик признается правонарушителем в силу факта распространения товара, содержащего элементы обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 652011, интеллектуальные права на которые ему не принадлежат.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (пункт 1 статьи 1250 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных настоящим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на средства индивидуализации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

В соответствии с пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В обоснование размера предъявляемой компенсации (1 617 176 руб.) истец сослался на стоимость контрафактного товара, который был приобретен по счет-фактуре от 27.08.2019 N 970 у ответчика, а также рассчитал стоимость товара, который мог быть реализован ответчиком, как произведение количества найденных на складе ответчика 27.08.2019 этикеток мастики гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ N 24 (МГТН) - 25 штук на стоимость одной банки такого товара в соответствии со счетом-фактурой от 27.08.2019 N 970 - 1640 руб., что составило 41 000 руб. за 25 банок мастики; произведение количества найденных на складе ответчика 27.08.2019 этикеток праймера с маркировкой Технониколь - 740 штук на стоимость Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ N 01 в соответствии со счетом-фактурой от 27.08.2019 N 970 - 1664 руб., что составило 1 231 360 руб.

Кроме того, истец в размер компенсации включил суммы лицензионных платежей по лицензионным договорам с третьими лицами. В материалы дела представлен лицензионный договор от 28.09.2021 N 1-28/9-11 с дополнительным соглашением от 31.08.2020 N 5 к нему, заключенный между истцом и ООО "Завод Техно", предметом которого является право использования товарных знаков, принадлежащих истцу, в том числе товарный знак N 652011. Стоимость ежемесячного лицензионного платежа по договору определена в размере 19 824 руб. Истец рассчитал общую сумму платежей за период с 27.08.2019 по 10.06.2020 (9 месяцев с момента обнаружения факта реализации контрафактной продукции посредством осуществления закупки ООО "Агат-СБ" по дату вступления в законную силу постановления мирового судьи по административному делу), которая составила 178 416 руб.

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации. По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Проанализировав представленные истцом доказательства и приведенное им обоснование размера компенсации, суд первой инстанции не усмотрел основания для ее взыскания в полном объеме.

При этом арбитражным судом приняты во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения, размер причиненного истцу действительного и возможного ущерба, учтены изъятие обнаруженных этикеток, содержащих слово "Технониколь", и в связи с этим предотвращение причинения значительного ущерба истцу, стоимость праймера битумного, который мог быть реализован с применением этикеток в количестве 740 штук (1 140 148 руб., а 1 231 360 руб., как указано истцом), недоказанность факта размещения спорного обозначения "Технониколь" на обнаруженных этикетках мастики в количестве 25 штук, отсутствие оснований для учета стоимости правомерного использования спорного товарного знака в течение 9 месяцев, а также привлечение руководителя ответчика к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 249 600 руб.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что допущенное нарушение не является малозначительным, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что соразмерным допущенному нарушению исключительного права истца на спорный товарный знак является взыскание компенсации в сумме 900 000 руб.

Вопреки доводам жалобы взысканный размер компенсации судом первой инстанции обоснован, мотивы, по которым установлен такой размер, изложены в решении.

При этом апелляционный суд отмечает, что в рамках настоящего дела взыскивается компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак, а не фактический ущерб от продажи ответчиком контрафактной продукции, в связи с чем оснований для снижения компенсации до 166 400 руб. не имеется.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает позицию, изложенную в пункте 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, согласно которой предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Используя товары с изображением товарного знака, право на который не было передано ему в установленном законом порядке, ответчик не мог не осозновать возможность наступления для него и "семейного бизнеса" учредителя и директора ООО "Промизол" негативных последствий, в том числе финансового характера.

Ссылки ответчика на то, что при определении размера компенсации арбитражным судом не учтено материальное положение ответчика, выплата взысканного размера компенсации привет к банкротству ответчика, документально не подтверждены (статьи 9, 65 АПК РФ).

Судом первой инстанции при рассмотрении дела были полно установлены фактические обстоятельства дела, всесторонне исследованы доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, им дана надлежащая правовая оценка и принято решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели юридическое значение для вынесения иного судебного акта по существу, влияли на оценку законности и обоснованности обжалуемого решения, либо опровергали выводы арбитражного суда области, в связи с чем, признаются апелляционной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах, исходя из доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 АПК РФ оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Таким образом, решение арбитражного суда от 18.06.2021 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 3000 руб., понесенные при подаче апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 18 июня 2021 года по делу N А60-9904/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.В. Бородулина

Судьи

О.Г. Власова В.Ю. Назарова