Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2021 г. N 02АП-4579/21 по делу N А82-22546/2019

г. Киров

24 сентября 2021 г.

Дело N А82-22546/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 сентября 2021 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судей Горева Л.Н., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Братухиной Е.В.,

при участии в судебном заседании:

представителя ответчика - Тимофеева М.А. по доверенности от 19.02.2020,

представителя ответчика - Маврина М.В. (директор);

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС"

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 31.03.2021 по делу N А82-22546/2019.

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ" (ИНН 1661052271, ОГРН 1171690026683)

к обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС" (ИНН 7604199529, ОГРН 1117604003660),

с привлечением третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Призма" (ОГРН: 1161326053030, ИНН: 1327027330), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН: 1047730015200, ИНН: 7730176088), общества с ограниченной ответственностью "ЭКВИЛХУК" (ОГРН: 1147746547915, ИНН: 7729772181),

об обязании прекратить использование товарного знака, изъятии из оборота продукции, содержащей изображение товарного знака и взыскании 200000.00 руб. компенсации

в рамках дела по встречному иску о признании действий актом недобросовестной конкуренции

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ" (далее - ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ", истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС" (далее - ООО МКК "ДОМФИНАНС", ответчик) об обязании прекратить использование товарного знака "НА ЛИЧНОЕ", изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака "НА ЛИЧНОЕ", а также оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак "НА ЛИЧНОЕ"; взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

ООО МКК "ДОМФИНАНС" обратилось в Арбитражный суд Ярославской области со встречным иском к ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" и обществу с ограниченной ответственностью "Призма" (далее - ООО "Призма") о признании недобросовестной конкуренцией действия ООО МКК "НА ЛИЧНОЕ" и ООО "Призма" по регистрации и использованию товарного знака "НА ЛИЧНОЕ" согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 710202, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 апреля 2019 года.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 31.03.2021 требования первоначального иска удовлетворены, в удовлетворении требований встречного иска отказано.

ООО МКК "ДОМФИНАНС" с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований первоначального иска и удовлетворении требований встречного иска.

Заявитель жалобы указывает, что спорное обозначение используется ответчиком в коммерческой деятельности с 2016 года, при том, что товарный знак истца зарегистрирован 26.04.2019 с датой приоритета 28.08.2018; указанное обозначение приобрело в период 2016 - 2018 известность на территории коммерческой деятельности ответчика. Считает, что проведение экспертизы Роспатента не опровергает доводов ответчика о том, что действия истца по регистрации товарного знака, фактически используемого ответчиком в течение двух лет до даты приоритета, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Визуальное сравнение товарного знака и коммерческого обозначения свидетельствует о полной тождественности изображений, что не представляется вероятным в случае самостоятельной разработки истцом товарного знака и свидетельствует о заимствовании изображения из общедоступных источников.

ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" в представленном отзыве и дополнениях возражает против удовлетворения жалобы; указывает, что ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом и допущении недобросовестной конкуренции; установлено исключительное право истца на использование товарного знака; ответчик не представил доказательств более раннего возникновения права на коммерческое обозначение; ответчик в течение длительного периода времени не предпринимал действий по регистрации товарного знака; действия ответчика не соответствуют принципам разумности и добросовестности и привели к возникновению настоящего спора.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в представленном отзыве поддерживает собственные доводы, изложенные при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 31.05.2021 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 01.06.2021 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Протокольным определением от 29.06.2021 судебное разбирательство отложено на на 13.07.2021 в 11 час. 00 мин.

Протокольным определением от 13.07.2021 судебное разбирательство отложено на 17.08.2021 в 13 час. 00 мин.

Определением от 16.08.2021 произведена замена судей Овечкиной Е.А. и Савельева А.Б. на судей Горева Л.Н. и Панина Н.В.

Протокольным определением от 17.08.2021 судебное разбирательство отложено на на 13.09.2021 в 13 час. 00 мин.

Определением от 10.09.2021 произведена замена судьи Панина Н.В. на судью Савельева А.Б., рассмотрение дела начато с самого начала.

Протокольным определением от 13.09.2021 в судебном заседании объявлен перерыв до 20.09.2021 в 15 час. 30 мин.

В судебном заседании, проведенном с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ярославской области, представители ответчика поддержали собственную позицию, дали пояснения, ответили на вопросы суда.

Иные участники процесса явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей неявившихся сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" является правообладателем товарного знака N 710202, дата регистрации: 26.04.2019, дата приоритета: 28.08.2018, срок действия регистрации: 28.08.2028, класс МКТУ 36, в том числе - агентства кредитные.

Истец, указывая, что ответчиком в коммерческой деятельности используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, обратился в адрес ответчика с претензией о прекращении использования спорного обозначения.

Неисполнение указанных требований явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Ответчик иск не признал, указал, что спорное изображение используется ответчиком в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета товарного знака. Указанное обозначение заимствовано ответчиком при регистрации товарного знака, что является актом недобросовестной конкуренции. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд со встречным иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

По результатам рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что товарный знак истца прошел экспертизу на сходство и смешение и был зарегистрирован Роспатентом. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 710202 не оспорено, данное свидетельство является действующими, зарегистрировано надлежащим образом. Суд пришел к выводу, что представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют о длительном использовании обозначения "НА ЛИЧНОЕ" и известности данного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака (28.08.2018); ответчик не представил достаточных доказательств, свидетельствующих, что правообладатель на момент приобретения товарного знака знал об использовании такого обозначения иными лицами, а также наличия у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение причинить вред истцу. Суд установил факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, в результате чего удовлетворил требования первоначального иска и отказал в удовлетворении требований встречного иска.

Повторно оценив обстоятельства дела по правилам статьи 71 АПК РФ, судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции в силу следующего.

На основании статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе коммерческие обозначения, а также товарные знаки и знаки обслуживания.

На основании части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1494 ГК РФ установлено, что приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В данном случае ответчик, не оспаривая факт использования спорного обозначения в своей деятельности, однако возражая против удовлетворения иска, ссылался на недобросовестность истца и аффилированного с ним на дату приоритета и на дату регистрации товарного знака третьего лица, ссылался на нарушение истцом и третьим лицом запрета на недобросовестную конкуренцию при предоставлении правовой охраны товарному знаку, а также указал на принадлежность ответчику исключительного права на коммерческое обозначение.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - постановление Пленума N 10).

Из пунктов 8, 170 того же постановления Пленума следует, что допускается рассмотрение судом требования о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту 8 Постановления N 10 дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно материалам дела, требования ответчика о признании действий ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" и ООО "Призма" по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявлены в качестве встречного иска при рассмотрении дела по первоначальному иску.

Указанный встречный иск принят судом первой инстанции к производству. При рассмотрении дела в суде первой инстанции стороны не заявили возражений о подсудности. Представленный истцом отзыв на апелляционную жалобу с дополнениями также не содержит доводов о подсудности.

С учетом положений статьи 39 АПК РФ, а также разъяснений пункта 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", апелляционный суд приходит к выводу, что требования встречного иска подлежат рассмотрению по существу.

Согласно статье 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На основании пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Апелляционный суд приходит к выводу, что ответчик доказал основания своих возражений, а также основания заявленного встречного иска.

Как следует из материалов дела, истец зарегистрирован под наименованием общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "На личное" с 02.11.2018 (прежнее наименование истца - ООО МКК "Арзан Займ"; т.3 л.д.162).

12.03.2019 истец и третье лицо ООО "МКК Призма" заключили договор об уступке права по заявке на регистрацию товарного знака N 2018736752; при этом в материалы дела представлены две копии договора об уступке с указанными выше реквизитами, отличающиеся составом лиц, подписавших договор от имени его сторон (т.3 л.д.84, 119). В составе документации, полученной судом от ФГБУ "ФИПС", получена копия договора, где подписи от обеих сторон выполнены Аминовой Р.М. (т.3 л.д.119).

Из представленных ответчиком письменных доказательств следует, что ООО МКК "На личное" и ООО "Призма" являлись связанными между собой лицами, т.к. в период с 05.05.2017 по 28.01.2020 единственным участником общества "Призма" являлся Аминов Р.Э. (с 28.08.2018 - единственный участник истца), а руководителем в период с 23.05.2017 по 26.03.2019 - Аминова Р.М. (с 05.09.2018 - руководитель истца).

Истцу принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству N 710202, зарегистрированный в Государственном реестре 26.04.2019 с датой приоритета 28.08.2018 (т.1 л.д.12). Однако в материалы дела истец и третье лицо (ответчик по встречному иску) не представили доказательств самостоятельного использования спорного обозначения на дату приоритета или в период между 28.08.2018 и 26.04.2019.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчиком на дату предъявления претензии и иска истец представил: фотография вывески, размещенной на стене многоквартирного дома от 27.11.2019 (т.1 л.д.15); фото информационного стенда от 27.11.2019 (т.1 л.д.16), фото офиса от 27.11.2019 (т.1 л.д.17), фото таблицы с адресами отделений выдачи займа ответчиком в Ярославской и Ивановской областях (т.1 л.д.18), протокол осмотра сайта по адресу: nalichnoe.ru (т.1 л.д.20 - 22).

08.10.2019 истец обратился к ответчику с претензией, в которой указал на выявленное с 26.04.2019 нарушение исключительных прав истца и потребовал прекратить использование товарного знака.

Возражая против удовлетворения иска и настаивая на удовлетворении встречного иска, ответчик указал, что спорное обозначение было разработано по заданию ответчика третьим лицом ООО "Эквилхук" по договору от 17.09.2015, работы по которому были выполнены, приняты и оплачены на сумму 332 000 рублей; с 04.10.2016 по 23.05.2017 ответчик осуществлял разработку сайта путем привлечения ООО "Экзотик Веб"; 27.01.2017 зарегистрирован домен nalichnoe.ru, используемый для поиска сайта ответчика с 2017 года; с 2016 года спорное обозначение широко используется ответчиком при разрешении рекламы в сети "Интернет", наружной рекламы, рекламы в печатных изданиях.

В указанной части ответчик подтвердил свои возражения, представив в копиях договор от 17.09.2015 N ЭХ170915 с ООО "Энвихук" с приложениями и доказательствами его исполнения (т.1 л.д.112 - 180; т.2 л.д.1 - 22).

Апелляционный суд оценил доводы обеих сторон о самостоятельной разработке спорного обозначения и пришел к выводу, что обоснованными следует признать возражения ответчика, т.к. представленные им документы позволяют однозначно идентифицировать разработанное по его заданию обозначение; доказательства не вызывают сомнения в их достоверности, не содержат противоречий, не опровергнуты иными доказательствами.

Также апелляционный суд не может признать доказанным факт разработки спорного обозначения по заданию истца или его правопредшественника - третьего лица ООО "Призма", т.к. представленные ими в материалы дела в копиях договор от 15.06.2018 N 07/06 с приложениями N N 1 - 3, акты от 18.12.2018, от 24.12.2018 не содержат сведений которые бы позволили установить это обстоятельство.

При этом апелляционный суд, принимая во внимание комбинированный характер спорного обозначения, его определенное цветовое решение, композицию (соотношение всех его элементов в совокупности), полностью исключает возможность случайного совпадения спорного товарного знака и разработанного по заданию ответчика обозначения.

При этом спорное обозначение обладает достаточными различительными признаками.

В подтверждение заявленных возражений и требований по встречному иску ответчик представил договор N 2016/1001 от 04.10.2016 с обществом "Экзотик Веб" с приложениями и доказательствами исполнения (т.2 л.д.23 - 49); снимок экрана с портала reg.ru с информацией об аккаунте с указанием даты его регистрации 27.01.2017 и номера договора (т.2 л.д.50), снимки экрана сайта nalichnoe.ru с отзывами, датированными 01 и 02.11.2017, новостями с февраля по ноябрь 2017 года, в том числе об открытии новых офисов в г.Ярославле и в г. Иванове (т.2 л.д.57, 58); снимки экрана страниц в социальных сетях с информацией за 31.05.2017, 02.03.2017, 25.03.2017, 21.05.2018, 06.12.2017, 30.01.2017, 13.08.2017, 07.02.2017, 12.03.2017, 14.03.2017, 26.10.2017 об оказании услуг по выдаче микрозаймов, об офисах ответчика в различных населенных пунктах Ярославской и Ивановской областей и т.п., а также с использованием на каждой из соответствующих страниц спорного обозначения (т.2 л.д.56 - 66; т.4 л.д.81 - 90); фотографии заглавных страниц издаваемых в городах Ростов, Гаврилов-Ям Ярославской области, г.Иваново рекламных изданий "Ваша газета" за 13.08.2016, "Вестник" за 13.10.2016, "Частник" за 12.08.2016, с использованием спорных обозначений и указанием офисов ответчика (т.2 л.д.67 - 68); документы о согласовании макета баннера (наружной рекламы) в г.Ярославле в июне 2016 года (т.2 л.д.76 - 80); образцы полиграфической продукции в 2017 году (т.2 л.д.81-81); изображения интернет-страниц сервиса "ЯндексКарты" (https://yandex.ru/maps); согласие собственника на установку рекламной конструкции с 01.01.2017 (т.2 л.д.100); разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции N 121 от 27.10.2016 в г.Ростов Ярославской области (т.2 л.д.101-102); предписание о демонтаже рекламной конструкции в г.Ярославле от 07.12.2016 (т.3 л.д.58); документы о согласовании рекламной конструкции в г.Ярославле в 2017-2018 г.г. (т.2 л.д.103-104)

Указанные доказательства в их совокупности подтверждают, что в период не позднее чем с июня 2016 года ответчик осуществлял использование спорного обозначения в своей деятельности, осуществляемой на территории Ярославской и Ивановской областей, в том числе, через отделения, открытые в различных городах указанных областей; осуществлял размещение наружной рекламы, рекламировал свою деятельность с использованием спорного обозначения в сети "Интернет", а также в широко распространяемых печатных изданиях; понес на разработку обозначения и осуществление с его использованием рекламы значительные материальные затраты.

При этом установлено, что такое использование осуществляется непрерывно и не прекращалось ни на дату приоритета спорного товарного знака (28.08.2018), ни впоследствии вплоть до настоящего времени; при этом указанные выше доказательства свидетельствуют о том, что на соответствующей территории использованное ответчиком обозначение приобрело известность.

Так, в пояснениях от 12.07.2021 ответчик указал на то, что в 2016 году выдал 10273 займа, в 2017 году - 13184 займа, в 2018 году - 8896 займов; эти пояснения согласуются с представленными суду первой инстанции сведениями о масштабах деятельности ответчика в период до 28.08.2018.

Истец не представил апелляционному суду возражений относительно пояснений истца, указанных выше.

Таким образом, апелляционный суд пришел к выводу, что ответчик доказал возникновение у него ранее даты приоритета спорного товарного знака исключительного права на спорное обозначение как на коммерческое обозначение (статьи 1538, 1539 ГК РФ), что исключает удовлетворение первоначального иска.

Также апелляционный суд признаёт установленным наличие в поведении истца и третьего лица при предоставлении правовой охраны товарному знаку признаков злоупотребления правом.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В абзаце 2 пункта 3.2 "Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам N СП-21/2 от 21.03.2014, указано, что злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 4 указанной справки, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, действия лица по регистрации товарного знака могут быть признаны судом злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В частности, такие действия признаются злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) при наличии следующих обстоятельств: на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака другое лицо законно и добросовестно использовало соответствующее обозначение без регистрации в качестве товарного знака на протяжении длительного времени; такое обозначение приобрело известность среди потребителей; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать об обстоятельствах, указанных выше; лицо, зарегистрировавшее товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения.

Приведенные выше доказательства в их совокупности являются достаточными для подтверждения указанных выше обстоятельств, т.к. подтверждают факт интенсивного и широкого использования ответчиком спорного обозначения на территории Ярославской и Ивановской областей, а также в сети "Интернет", в связи с чем спорное обозначение приобрело известность среди потребителей соответствующих услуг. При этом истец и третье лицо ООО "Призма", учитывая широту и интенсивность использования спорного обозначения, должны были знать об указанных обстоятельствах, т.к. любая проверка использования спорного обозначения неизбежно выявила бы наличие указанного выше сайта ответчика в сети "Интернет"; осведомленность истца и третьего лица об указанных обстоятельствах, а также намерение воспользоваться разработанным, используемым ответчиком обозначения, ставшего известным, подтверждается и полным совпадением обозначения, разработанного по заданию ответчика, и обозначения, о регистрации которого в качестве товарного знака была подана заявка от 28.08.2018.

Последующее поведение истца, потребовавшего от ответчика прекращения использования спорного обозначения спустя непродолжительное время после регистрации товарного знака, в совокупности с отсутствием доказательств самостоятельного использования спорного обозначения истцом или аффилированным с ним третьим лицом ООО МКК "Призма" в период до даты приоритета, также подтверждают совершение действий по предоставлению правовой охраны в недобросовестных целях и в нарушение прав ответчика.

Указанное поведение ООО МКК "Призма" и аффилированного с ним ООО МКК "Наличное" подтверждает злоупотребление ими правом, что в силу статьи 10 ГК РФ исключает удовлетворение первоначального иска.

Встречный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

На основании пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации

В силу статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров ("Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883).

Как следует из материалов дела, заявка на государственную регистрацию спорного товарного знака подана ООО "Призма" 28.08.2018 (том 3 листы дела 99-104). В указанной заявке в отношении спорного товарного знака заявителем определен класс МКТУ 36, в том числе - агентства кредитные. Следовательно, заявителем определена сфера применения товарного знака на рынке оказания кредитных услуг, прямым конкурентом на котором для третьего лица на дату приоритета товарного знака является ответчик.

Установлено, что на дату приоритета и на момент заключения договора уступки на получение свидетельства на товарный знак (том 3 лист дела 126) и регистрации спорного товарного знака ООО "Призма" и ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" являлись аффилированными лицами. Следовательно, при регистрации спорного товарного знака, указанные участники действовали согласовано как группа лиц, в связи с чем их поведение должно оцениваться лишь совместно.

ООО "Призма" и ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" при разработке и регистрации спорного товарного знака должны были изучить конкурентный рынок сферы кредитования и установить обстоятельства использования указанного обозначения ответчиком.

Принимая во внимание, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, ответчик интенсивно использовал указанное коммерческое обозначение на рынке кредитования, ООО "Призма" и ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" не могли не знать о принадлежности указанного обозначения ответчику. При этом в деле нет доказательств того, что спорное обозначение использовалось ООО "Призма" и ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" до даты приоритета.

Таким образом, действия ООО "Призма" и ООО "МКК "НА ЛИЧНОЕ" по регистрации товарного знака не могут считаться добросовестными. Указанные действия были направлены на ограничение деятельности ответчика по использованию спорного коммерческого обозначения на конкурентном рынке оказания услуг.

Проведенная Роспатентом экспертиза товарного знака не опровергает обстоятельств недобросовестного поведения указанных лиц. Отсутствие замечаний Центрального Банка Российской Федерации в отношении коммерческого наименования истца также не свидетельствует об обратном.

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу, что действия ООО "Призма" и ООО "МК "НА ЛИЧНОЕ" по регистрации спорного товарного знака являлись актом недобросовестной конкуренции.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО "Призма" исключено из реестра 01.03.2021 (т.е. на день объявления резолютивной части решения суда по настоящему делу), на основании чего, согласно статье 150 АПК РФ производство в отношении указанного лица по встречному иску подлежит прекращению.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что решение суда первой инстанции принято при неправильном применении норм материального права, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами, что является основанием для отмены судебного решения (пункт 2 статьи 269, пункты 1, 3, 4 части 1, пункты 1, 3 части 2 статьи 270 АПК РФ) с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении первоначального иска, удовлетворении встречного иска в отношении ООО "МК "НА ЛИЧНОЕ" и прекращении производства по встречному иску в отношении ООО "Призма".

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ суд относит на истца расходы ответчика по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой и апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 319 АПК РФ исполнительный лист на основании настоящего постановления выдается Арбитражным судом Ярославской области.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС" удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 31.03.2021 по делу N А82-22546/2019 отменить полностью и принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ" отказать полностью.

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС" удовлетворить в отношении общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ".

Признать недобросовестной конкуренцией действия общества с ограниченной ответственностью "Призма" и общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ" по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству на товарный знак и знак обслуживания N 710202, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.04.2019.

В отношении ответчика по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Призма" производство по делу прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "НА ЛИЧНОЕ" (ИНН 1661052271, ОГРН 1171690026683) в пользу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ДОМФИНАНС" (ИНН 7604199529, ОГРН 1117604003660) 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой и апелляционной инстанции.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

Л.Н. Горев А.Б. Савельев