Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2021 г. N 09АП-58919/21 по делу N А40-179887/2019

г. Москва

23 сентября 2021 г.

Дело N А40-179887/19

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей О.Н. Лаптевой, В.Р. Валиева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина", ООО "ЗАРЯД!" на решение Арбитражного суда города Москвы от 20 июля 2021 года по делу N А40-179887/2019, принятое судьей Е.В. Титовой, по иску Государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина"

(ОГРН 1027700096280) к ООО "ЗАРЯД!" (ОГРН 1187746359294)

о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Исайкин Д.Ю. по доверенности от 11.06.2020,Петкевич А.И. по доверенности от 08.11.2018

от ответчика: Яшукова О.А. по доверенности от 12.07.2019

УСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - ГУП г. Москвы "Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "ЗАРЯД!" (далее - ООО "ЗАРЯД!", ответчик) о прекращении нарушения исключительных прав и взыскании компенсации в размере 3 306 000 рублей.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 09.12.2019 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 10.03.2020 указанный судебный акт обставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 по делу N А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 по тому же делу отменены, дело N А40-179887/2019 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, указал следующее.

В ходе нового рассмотрения в суде первой инстанции истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, которое принято судом к рассмотрению в порядке ст. 49 АПК РФ. Исковые требования изложены в следующей редакции:

1. Прекратить нарушение исключительных прав ГУП "Московский метрополитен" на товарные знаки N N 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045, 585361, 585362, 585363, 620987, 622276, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787 путем запрета ООО "ЗАРЯД!" использовать обозначения, сходные до степени смешения с Товарными знаками ГУП "Московский метрополитен" на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru и https://info-berizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах.

2. Взыскать с ООО "ЗАРЯД!" в пользу ГУП "Московский метрополитен" компенсацию за нарушение исключительного права товарные знаки N N 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045, 585361, 585362, 585363, 620987, 622276, 620672, 627924, 628293, 633043, 644787 в размере 5 476 600 рублей (Пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.

Решением суда первой инстанции от 20.07.2021 г. исковые требования удовлетворены частично.

Истец и ответчик не согласились с принятым решением и обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 21.09.2021 г. представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал. Возражал против удовлетворения жалобы ответчика.

Ответчик поддержал доводы своей апелляционной жалобы, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, предприятие является правообладателем средств индивидуализации, указанных им в исковом заявлении.

Предприятию стало известно об оказании обществом услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством автоматов самообслуживания, а также размещения им на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru рекламы с использованием для индивидуализации деятельности спорных обозначений.

Полагая, что используемые обществом спорные обозначения сходны до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, ссылаясь на отсутствие у общества разрешения на использование данных обозначений, а также на то, что его действия по оказанию услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством размещения информации на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах, нарушают исключительные права на принадлежащие ему товарные знаки, предприятие направило в адрес общества претензию с требованиями о прекращении незаконного использования указанных обозначений любыми способами, об удалении их с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг общества, в том числе с зарядных устройств, автоматов самообслуживания, документации, рекламы, вывесок, с интернет-сайтов.

Поскольку общество, лишь сообщив о намерении изменить спорные обозначения путем исключения из них линий в виде разомкнутой окружности и о выведении из оборота оборудования со старыми обозначениями, не признало нарушение исключительных прав на принадлежащие предприятию товарные знаки, предприятие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

При этом, судом первой инстанции правомерно сделаны следующие выводы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждён факт принадлежности предприятию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Истец указал, что Товарные знаки истца интенсивно используются в деятельности правообладателя и под его контролем: ежегодно товарные знаки истца демонстрируются почти 4 миллиарда раз только при оказании услуг перевозки на насыщенной указанными знаками транспортной инфраструктуре. Широкая известность товарных знаков истца также подтверждается участием и представлением последнего на различных международных конференциях и выставках, иных мероприятиях. Деятельность Московского метрополитена является одним из частых информационных поводов в прессе. Отдельно в качестве доказательства широкой известности Товарных знаков стоит указать книжные печатные издания, поскольку их издание свидетельствует об интересе к Московскому метрополитену не только как средству передвижения среди населения, но и как к культурному и экономическому феномену.

Результатом интенсивного использования товарных знаков стала информированность среднего потребителя (98%) о Товарных знаках истца, подтверждающаяся Аналитическим отчетом ООО "Исследовательская компания "Эс Ай Эс Корпорейшн" о проведенном социологическом опросе.

По утверждению истца, ответчик нарушает исключительные права истца на Товарные знаки, оказывая услуги по предоставлению в аренду зарядных устройств с использованием спорных обозначений.

В частности, ответчик использует спорные обозначения: на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru и https://info-berizaryad.ru; на автоматах самообслуживания; на зарядных устройствах. Ответчик оказывает услуги по предоставлению в аренду зарядных устройств (пауэрбанков) через автоматы самообслуживания. Спорные обозначения используются как непосредственно в оформлении сайта https://info-berizaryad.ru, так и в размещаемой на его страницах контенте, в частности видеоролике.

При этом в предоставленном ответчиком фотоотчете фигурирует исключительно оборудование, а именно аппараты по выдаче пауэрбанков, какие-либо сведения о перебрендировании пауэрбанков в отчете отсутствуют. Более того, в фотоотчет Ответчиком включены лишь 139 аппаратов по выдаче пауэрбанков. Совокупность имеющихся в материалах дела доказательств также подтверждает факт и длительность незаконного использования спорных обозначений ответчиком.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку ряд товарных знаков истца и спорные обозначения ответчика являются комбинированными, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ сходства товарных знаков Истца и обозначений, используемых Ответчиком, а также анализ однородности товаров/услуг.

Доминирующим элементом Товарных знаков Истца и Спорных обозначений Ответчика является изобразительный графический элемент - Дуга. Существенную роль в спорных обозначениях ответчика играет изобразительный элемент, поскольку данный изобразительный элемент является приоритетным и ярко выраженными, играет главенствующую роль.

Если при сравнении комбинированных обозначений установлено их сходное композиционное решение за счет одинакового или сходного расположения элементов в композиции, одинакового или сходного графического оформления словесных и/или цифровых элементов, что в совокупности порождает вероятность смешения таких обозначений.

У всех Товарных знаков словесный элемент исключен из объема правовой охраны (дискламирован). Наличие неохраняемого словесного элемента не влияет на общее впечатление от сравнения Товарных знаков со спорными обозначениями ответчика, поскольку словесный элемент в Товарных знаках является слабым, при этом различительную функцию в Товарных знаках в первую очередь выполняет сильный элемент (графический) - Дуга, акцентирующий на себе внимание потребителей.

При этом использование разных цветов и различных пиктограмм в центре изобразительных элементов не устраняет опасность смешения Спорных обозначений Ответчика и Товарных знаков Истца.

Кроме того, согласно Аналитическому отчету о выполнении социологического исследования: "Степень сходства товарных знаков", проведенного Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательская компания "Эс Ай Эс Корпорейшн", в ходе которого было опрошено 1 500 человек, Товарные знаки и Спорные обозначения признают схожими в разных вариантах сравнения подавляющее большинство опрошенных (от 76% до 86%). При этом Товарные знаки и Спорные обозначения считают одной серией товарных знаков от 66% до 73% опрошенных в разных вариантах сравнения.

Более того, от 68% до 74% респондентов воспринимают Товарные знаки и Спорные обозначения как принадлежащие одному производителю. Около трети из тех, кто считает, что Товарные знаки и Спорные обозначения не принадлежат одному производителю, считают, что между организациями есть партнерские или иные особые отношения.

С учетом того, что установлению подлежит угроза возникновения неверных представлений (ассоциаций) применительно к товарному знаку, социологические отчеты как раз позволяют наряду с другими доказательствами подтвердить или опровергнуть наличие соответствующих ассоциаций.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции обоснованно посчитал, что результаты исследований, свидетельствующие о высокой различительной способности сравниваемых обозначений, соответствуют имеющимся в деле доказательствам длительности и интенсивности использования противопоставленных обозначений в деятельности истца и ответчика, в социологическом исследовании судом не выявлено каких-либо недостатков содержательного характера, касающегося сути исследуемых вопросов. Таким образом, не имеется оснований для критической оценки судом данного доказательства.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства

Согласно имеющимся в деле доказательствам товарным знакам истца предоставлена правовая охрана в отношении, в частности, следующих товаров и услуг по МКТУ: товаров 7 класса МКТУ "автоматы торговые"; товаров 9 класса МКТУ "устройства зарядные для аккумуляторных батарей; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные"; услуг 35 класса МКТУ "прокат торговых автоматов"; услуг 38 класса МКТУ "прокат модемов; прокат телефонных аппаратов".

Так, товарные знаки истца зарегистрированы в отношении услуг 39 класса МКТУ "распределение электрической электроэнергии". Данные услуги являются однородными с услугами ответчика по прокату пауэрбанков по критерию "взаимозаменяемость".

Посредством систем подзарядки мобильных устройств, установленных в вагонах поездов истца, а также стендов для подзарядки мобильных устройств, находящихся на инфраструктуре Московского центрального кольца, происходит подача электроэнергии от электросети или иного источника энергии, к которым подключены указанные системы, на соответствующие смартфоны потребителей.

Потребители при возникновении потребности подзарядить свой телефон могут либо взять на прокат пауэрбанк ответчика, либо подзарядить батарею телефона возле стойки подзарядки на Московском центральном кольце.

Услуги истца по перевозке пассажиров, формально не являясь однородными с услугами по прокату пауэрбанков, отчасти ассоциируются с последними. Данное обстоятельство дополнительно подтверждается результатами представленного в материалы дела социологического исследования, согласно которому 23% опрошенных ассоциируют товарные знаки истца также с прокатом зарядных устройств для телефонов.

Ответчик (созданный как юридическое лицо 29.03.2018) за счет использования серияобразующего элемента Товарных знаков, а также композиционных решений изобразительных элементов данных знаков, получил экономическое преимущество для своей предпринимательской деятельности по прокату пауэрбанков за счет использования узнаваемости и репутации Товарных знаков среди потребителей.

Таким образом, ответчик предоставляет в прокат, а Истец осуществляет розничную продажу одного и того же вида товара - аккумулятора электрического, используемого в качестве зарядного устройства.

Товарные знаки используются истцом и под его контролем для маркировки товаров, относящихся к 09 классу МКТУ "аккумуляторы электрические"; "банки аккумуляторов"; "корпуса аккумуляторов электрических"; "устройства зарядные для аккумуляторных батарей"; "устройства зарядные для электрических аккумуляторов", а также при оказании услуг 39 класса МКТУ "распределение электроэнергии", "транспортные услуги", "пассажирские перевозки", которые являются однородными оказываемым услугам ответчика "прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов".

В отношении данного товара Товарным знакам предоставлена правовая охрана по 09 классу МКТУ: "аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов". Следовательно, указанные выше товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы Товарные знаки, однородны сравниваемым с ними услугам ответчика.

Как следует из представленного ответчиком в материалы дела Заключению патентного поверенного Половко С.Н. (peг. N 1284 от 02.06.2010), оказываемая Ответчиком услуга "Предоставление в аренду зарядных устройств" является специфической и не представлена в таком виде в действующей редакции МКТУ. Само по себе зарядное устройство (в том виде, в каком оно предоставляется в аренду) также отсутствует в действующей редакции МКТУ, однако оно может быть классифицировано как "мобильное зарядное устройство" и отнесено к 9 классу МКТУ.

При этом все Товарные знаки истца (за исключением товарного знака N 620987) зарегистрированы в отношении всех товаров 9 класса МКТУ, включая батареи электрические, устройства зарядные для аккумуляторных батарей, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, генераторы электрические.

Более того, согласно Заключению патентного поверенного Половко С.Н. ответчик оказывает услуги по сдаче в аренду указанных мобильных зарядных устройств. Как следует из Заключения патентного поверенного Половко С.Н. такая услуга может быть отнесена к нескольким классам МКТУ по аналогии с услугами: 38 класс МКТУ - Прокат телефонных аппаратов; 40 класс МКТУ - Прокат генераторов; 42 класс МКТУ - Прокат компьютеров.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку используемых обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарные знаки, так и факт их использования ответчиком без разрешения правообладателя.

В соответствии со статьей 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. Согласно пункту 4 части 14 ФЗ от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

При таких обстоятельствах, учитывая то, что факт использования ответчиком спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в материалы дела документами, требования истца о запрете ответчику использовать обозначения, сходное до степени смешения с товарным знаком N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, а также на автоматах самообслуживания и зарядных устройствах для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки N 584941, N 584940, N 584942, N 644789, N 630106, N 633045, N 585361, N 585362, N 585363, N 620987, N 622276, N 620672, N 627924, N 628293, N 633043, N 644787, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Требование о взыскании компенсации заявлено истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно уточнённому расчёту истца компенсация составляет 5 476 600 рублей, исходя из расчёта 139 автоматов*196 дней*100 рублей в сутки*2. Период заявлен с 27.12.2018 по 11.07.2019 (дата подачи иска).

Так, согласно приобщенному к материалам дела письму ответчика от 05.06.2019 и приложенному к этому письму фотоотчету об устранении нарушений, ответчик подтвердил наличие у него автоматов по выдаче пауэрбанков в количестве не менее 139 шт. В представленном в материалы дела фотоотчете зафиксировано количество автоматов (инвентарные номера каждого автомата).

Вместе с тем, из письма ответчика от 05.06.2019 следует, что период нарушения окончен не позднее указанной даты, следовательно, дальнейшее начисление компенсации произведено истцом неверно. В этой связи, размер компенсации составляет 4 475 800 рублей (161*100*139*2) за период с 27.12.2018 по 05.06.2019.

Доводы апелляционной жалобы истца не опровергают выводов, послуживших основанием для удовлетворения судом первой инстанции исковых требований лишь частично, поскольку указанные обстоятельства заявителем документально не оспорены. Расчёт компенсации, произведенный судом первой инстанции, доводами апелляционной жалобы не оспорен.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из нижеследующего.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что нарушение исключительных прав истца не прекращено, в связи с чем запретил ответчику использовать спорные обозначения на будущее время.

Поскольку количество автоматов у ответчика со временем только росло и суду первой инстанции не были известны инвентарные номера всех автоматов со спорными обозначениями, имевшихся на дату вынесения решения, в резолютивной части обжалуемого решения не требовалось указывать номера всех автоматов.

Суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание довод ответчика, согласно которому спорные обозначения были удалены с автоматов и пауэрбанков якобы "сразу" после получения первой претензии истца (направлена 27.12.2018), поскольку из материалов дела следует обратное.

Довод ответчика об отсутствии симметрии в расположении графических элементов Спорного обозначения не соответствует обстоятельствам дела, поскольку и у истца, и у ответчика прослеживается симметрия в композиции графических обозначений относительно вертикальной оси (одинаковое расстояние справа и слева от пиктограммы до линии элемента Дуга). Иные незначительные отличия в симметрии визуально не воспринимаются в качестве существенных, не меняют общее впечатление, которое производит на среднего потребителя каждое сравниваемое обозначение.

Вопреки позиции ответчика, суд первой инстанции обоснованно отклонил ходатайство ответчика о фальсификации аналитического отчета о выполнении социологического исследования ввиду отсутствия установленных ст. 161 АПК РФ оснований, поскольку в ходатайстве не указано, что именно якобы сфальсифицировал (умышлено видоизменил) истец.

Суд первой инстанции сделал правомерный вывод об однородности услуг ответчика и товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, поскольку руководствовался основополагающими признаками однородности. При этом ответчик необоснованно акцентирует внимание лишь на отличиях во второстепенных признаках.

Вопреки позиции заявителя, материалами дела подтверждено количество услуг, исходя их которых рассчитана сумма взысканной компенсации.

Доводы заявителей, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 июля 2021 года по делу N А40-179887/2019 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

О.Н. Лаптева В.Р. Валиев